文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 陳晨
在美國專利法細(xì)則37 C.F.R.§1.56中明確規(guī)定：
Each individual associated with the filing and prosecution of a patent application has a duty of candor and good faith in dealing with the Office, which includes a duty to disclose to the Office all information known to that individual to be material to patentability as defined in this section.
也就是說，每一個(gè)在美國申請的專利，其相關(guān)人員（包括申請人、發(fā)明人、受讓人、代理人等）都有義務(wù)向美國專利局披露與自己遞交的專利相關(guān)的信息，即提交信息披露聲明（Information Disclosure Statement，簡稱IDS）的義務(wù)。
IDS是美國專利法對專利申請人提出的一項(xiàng)特殊義務(wù)，即要求專利申請人將自己（包括申請人、發(fā)明人、受讓人、代理人）所知悉的早于其申請專利時(shí)間與“可專利性相關(guān)”的公開資料，在規(guī)定的時(shí)間期間內(nèi)作為IDS提交，以輔助美國專利審查員對該專利進(jìn)行審查。需要說明的是，這里的“可專利性相關(guān)”包括可能影響權(quán)利范圍的公開資料，以及可能有助于審查員理解、審查權(quán)利范圍的公開資料。
一、需要在IDS中提交什么資料？
按照MPEP609.04(a)的規(guī)定，需要遞交的文件至少包括：
I.所有專利，出版物，美國申請或其他信息的列表 (list of all patents，publications，US applications，or other information)
II.合法副本（legible copies）
III.非英語語言信息相關(guān)性的簡潔解釋 (concise explanation of relevance for non-English language information)
也就是說，在IDS中需要提交：各文獻(xiàn)的列表；各文獻(xiàn)的副本；如果是英文以外的語言的文獻(xiàn)，還需要提供英文譯文或者關(guān)于關(guān)聯(lián)性的簡潔說明。
而關(guān)于在IDS中需要提交的文獻(xiàn)，根據(jù)實(shí)踐，筆者總結(jié)了以下常見幾類：
1.該申請?jiān)谡f明書背景技術(shù)中引用的文獻(xiàn)；
2.該申請?jiān)趪H檢索報(bào)告中出現(xiàn)的對比文件；
3.該申請及其同族申請?jiān)趯彶檫^程中，審查員引用的對比文件，這些文件既可以是專利文獻(xiàn)也可以是公開出版的非專利性文獻(xiàn)；
4.美國審查員主動(dòng)要求提交的材料。
另外還有一種不常見的情況，筆者結(jié)合自己曾處理過的一個(gè)美國專利申請的重復(fù)授權(quán)駁回案，分析如下：在該案中，美國審查員下發(fā)了臨時(shí)性（申請對申請）顯而易見型重復(fù)授權(quán)駁回，即：審查員認(rèn)為，本申請的權(quán)利要求相對于先前申請的權(quán)利要求是顯而易見的。經(jīng)過查閱美國專利法相關(guān)法條及相關(guān)案例，筆者注意到，在針對重復(fù)授權(quán)駁回的答復(fù)中，除了需要克服重復(fù)授權(quán)問題，還需要提交IDS。
也就是說，共同所有案件，即兩個(gè)或多個(gè)具有相同權(quán)利要求（法定重復(fù)授權(quán)）或者明顯變型權(quán)利要求（顯而易見型重復(fù)授權(quán)）的案件，這些案件之間存在強(qiáng)烈的啟示。因此，在一個(gè)案件中引用的對比文件很可能對其它案件中的權(quán)利要求相關(guān)，反之亦然。
例如：審查員認(rèn)為申請A中的一個(gè)權(quán)利要求在申請B中的一個(gè)權(quán)利要求的基礎(chǔ)上顯而易見，對申請A的該權(quán)利要求作出了臨時(shí)性顯而易見型重復(fù)授權(quán)駁回。那么，不管申請人是否想要立即處理該臨時(shí)性顯而易見型重復(fù)授權(quán)駁回，都應(yīng)該在申請A和申請B中遞交IDS，將申請B曾經(jīng)遞交的IDS中的文件及其審查過程中的對比文件作為申請A的IDS進(jìn)行遞交，同時(shí)將申請A曾經(jīng)遞交的IDS中的文件及其審查過程中的對比文件作為申請B的IDS進(jìn)行遞交，即：在申請A和申請B中交叉遞交信息披露聲明(IDS)。
二、需要在什么時(shí)間遞交IDS？
根據(jù)美國專利法細(xì)則規(guī)定，申請人的信息揭露義務(wù)從提交申請日起直至專利證書頒發(fā)之日。因此，申請人可多次提交提交IDS，申請人通常會(huì)在知曉上述文獻(xiàn)或技術(shù)資料后提交。
關(guān)于遞交IDS的時(shí)機(jī)及其產(chǎn)生的費(fèi)用，根據(jù)37 C.F.R. § 1.97(b)-(f) 款規(guī)定，可以分為以下4個(gè)階段：
階段A——不需要繳納官費(fèi)
1.在國家申請的提交日期后的三個(gè)月內(nèi)，但根據(jù)第1.53（d）條提出的繼續(xù)申請除外；
2.在國際申請中進(jìn)入國家階段之日起三個(gè)月內(nèi)；
3.在第一次審查意見下發(fā)之前；
4.在提出繼續(xù)審查的請求之后的第一次審查意見下發(fā)之前；
5.在國際外觀設(shè)計(jì)申請中根據(jù)海牙協(xié)定第10條第3款公布國際注冊之日起三個(gè)月內(nèi)。
階段B——需要繳納官費(fèi)和陳述書
在最終審查意見(Final OA)下發(fā)前、授權(quán)通知書下發(fā)前、或其他導(dǎo)致審查程序關(guān)閉的行為前遞交IDS。在該階段，需要繳納的官費(fèi)為：60美元（微型實(shí)體）、120美元（小實(shí)體）、240美元（除微型實(shí)體和小型實(shí)體外）。此外，需要同時(shí)遞交陳述書，指出向USPTO陳述要提交的文獻(xiàn)是在3個(gè)月內(nèi)獲知的。
階段C——需要繳納官費(fèi)和陳述書
繳納專利授權(quán)費(fèi)用當(dāng)日或之前遞交IDS。在該階段，費(fèi)用和陳述書相關(guān)要求同上述階段B。
階段D——需提出RCE
如果在專利授權(quán)后遞交IDS，則需要重新啟動(dòng)審查程序，需要提出RCE (Request for Continued Examination)。在該階段，費(fèi)用等同于提RCE的官費(fèi)。
另外，值得注意的是，如果申請人沒有盡到信息披露義務(wù)，也就是說，在專利申請過程中沒有把自己知曉的相關(guān)信息提交給美國專利商標(biāo)局（USPTO），專利授權(quán)后，在訴訟過程中，該專利有可能會(huì)以“申請人不正當(dāng)行為（inequitable conduct）”導(dǎo)致專利不可實(shí)施（Unenforceable）, 也就是說無法以此專利來向?qū)Ψ街鲝垯?quán)利。
綜上所述，IDS在美國專利申請中扮演著舉足輕重的角色，專利申請人在遞交IDS時(shí)，不僅需要從專利的授權(quán)角度考慮遞交什么類別的IDS材料，還需要結(jié)合費(fèi)用問題選擇恰當(dāng)?shù)倪f交時(shí)機(jī)。