文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 薛晨光
受專利侵權(quán)判斷基本原則-全面覆蓋原則的限制，為了防止后續(xù)維權(quán)程序“抓”不到侵權(quán)行為人，在撰寫權(quán)利要求時，往往會謹(jǐn)慎選擇采用“使用環(huán)境特征”進(jìn)行表達(dá)甚至是盡量避免使用。然而，基于所確定的保護(hù)主題及撰寫邏輯，客觀上無法完全規(guī)避“使用環(huán)境特征”的使用。
什么是使用環(huán)境特征
“使用環(huán)境特征”的概念并非來自于《專利法》和《專利法實(shí)施細(xì)則》。實(shí)務(wù)中，也有采用“用途限定”來定義非歸屬于保護(hù)主題的關(guān)聯(lián)技術(shù)特征。
隨著司法實(shí)踐中所呈現(xiàn)的法律問題逐步推進(jìn)，北京市高級人民法院2017年發(fā)布的《專利侵權(quán)判定指南（2017）》第24條提出了“使用環(huán)境特征不同于主題名稱，是指權(quán)利要求中用來描述發(fā)明或?qū)嵱眯滦退褂玫谋尘盎蛘邨l件且與該技術(shù)方案存在連接或配合關(guān)系的技術(shù)特征。”
使用環(huán)境特征的限定作用
通常，記載于權(quán)利要求中的技術(shù)特征，在確定該項權(quán)利要求的保護(hù)范圍時應(yīng)當(dāng)予以考慮。然而需要注意的是，“使用環(huán)境特征”的限定作用取決于其對所要求保護(hù)的技術(shù)方案本身產(chǎn)生的實(shí)質(zhì)影響，應(yīng)當(dāng)結(jié)合專利方案描述及比對對象等綜合因素進(jìn)行界定，具體在專利確權(quán)程序及專利侵權(quán)判定程序均需作相應(yīng)考量。
無效宣告請求程序的考量
案例一：（2017）京73行初3385號
原告不服被告專利復(fù)審委員會作出的無效宣告請求審查決定，提起行政訴訟。該案的爭議焦點(diǎn)之一是針對涉案專利權(quán)利要求1的創(chuàng)造性評價中，與證據(jù)1相比的區(qū)別技術(shù)特征的認(rèn)定。其中，涉及用途限定特征的實(shí)際限定作用的判斷。
涉案專利權(quán)利要求1的內(nèi)容為：“1.一種柔性燈條的堵頭結(jié)構(gòu)，其特征在于：包括堵頭本體以及設(shè)于所述堵頭本體表面的槽口，所述槽口的一端連通至所述堵頭本體的一端面，所述槽口的另一端的位置與所述柔性燈條的內(nèi)芯的位置相匹配，所述堵頭本體的設(shè)有槽口的表面設(shè)有膠合層，且通過所述膠合層與所述柔性燈條的端面膠合。
被訴決定中認(rèn)定，涉案專利權(quán)利要求1與證據(jù)1的區(qū)別技術(shù)特征為：1.本專利的堵頭結(jié)構(gòu)用于柔性燈條，證據(jù)1沒有限定；2.本專利堵頭結(jié)構(gòu)的槽口設(shè)于堵頭本體表面；3.本專利槽口的另一端的位置與柔性燈條的內(nèi)芯的位置相匹配；4.本專利堵頭本體的設(shè)有槽口的表面設(shè)有膠合層，且通過所述膠合層與所述柔性燈條的端面膠合。
針對用途限定的區(qū)別技術(shù)特征1的認(rèn)定，該案一審判決進(jìn)行了糾正。一審法院認(rèn)為，對于含有用途限定的產(chǎn)品權(quán)利要求，其中的用途限定在確定該產(chǎn)品權(quán)利要求的保護(hù)范圍時應(yīng)當(dāng)予以考慮，但其實(shí)際的限定作用取決于對所要求保護(hù)的產(chǎn)品本身帶來何種影響。如果“用于……”的限定對所要求保護(hù)的產(chǎn)品本身沒有帶來影響，只是對產(chǎn)品的用途或使用方式的描述，則其對權(quán)利要求的保護(hù)范圍不具有限定作用。本專利權(quán)利要求1要求保護(hù)“一種柔性燈條的堵頭結(jié)構(gòu)”，其中“柔性燈條”系對“堵頭結(jié)構(gòu)”的用途限定，結(jié)合權(quán)利要求1的全部技術(shù)特征可知，“柔性燈條”的作用體現(xiàn)為通過膠合層與“堵頭結(jié)構(gòu)”進(jìn)行端面膠合，其對“堵頭結(jié)構(gòu)”本身并不產(chǎn)生影響。
因此，一審法院認(rèn)定“本專利的堵頭結(jié)構(gòu)用于柔性燈條，證據(jù)1沒有限定”，并非本專利權(quán)利要求1與證據(jù)1的區(qū)別技術(shù)特征。
侵權(quán)訴訟程序的考量
案例二：（（2012）民提字第1號）
最高人民法院在針對株式會社島野訴寧波市日騁工貿(mào)有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛案作出的再審判決，確立了對使用環(huán)境特征進(jìn)行侵權(quán)比對的正確規(guī)則。本案的爭議焦點(diǎn)在于，本案專利權(quán)利要求1中的使用環(huán)境特征對權(quán)利要求保護(hù)范圍是否具有限定作用及其限定程度；本案被訴侵權(quán)產(chǎn)品是否必然用于本案專利權(quán)利要求1限定的自行車車架；本案被訴侵權(quán)產(chǎn)品是否落入本案專利保護(hù)范圍。
一審程序
株式會社島野起訴至寧波中院稱，日騁公司生產(chǎn)銷售的自行車后撥鏈器侵犯了其發(fā)明專利。并提交了公證購買的被訴侵權(quán)產(chǎn)品作為證據(jù)。
涉案專利權(quán)利要求1的內(nèi)容為：1．一種用于將后換檔器（100）連接到自行車車架（50）上的自行車后換檔器支架，所述后換檔器具有支架件（5）、用于支撐鏈條導(dǎo)向裝置（3）的支撐件（4）、以及一對用于連接所述支撐件（4）和所述支架件（5）的連接件（6、7），所述自行車車架具有形成在自行車車架的后叉端（51）的換檔器安裝延伸部（14）上的連接結(jié)構(gòu)（14a），所述后換檔器支架包括……。
一審法院認(rèn)為，被訴侵權(quán)產(chǎn)品尚未被安裝在自行車上，因此自然不具備權(quán)利要求1中的“所述自行車車架具有形成在自行車車架的后叉端（51）的換檔器安裝延伸部（14）上的連接結(jié)構(gòu)（14a）”的技術(shù)特征，也不清楚具體的安裝方式。涉案專利權(quán)利要求1所述的自行車車架結(jié)構(gòu)及特定的安裝方式是本案專利的兩個必要技術(shù)特征，而被訴侵權(quán)產(chǎn)品因尚未被安裝在自行車上，是否構(gòu)成侵權(quán)的比對條件尚不具備。
二審程序
株式會社島野不服一審判決，向浙江高院提出上訴。二審法院認(rèn)為，日騁公司生產(chǎn)的被訴侵權(quán)產(chǎn)品僅具備專利權(quán)利要求中的結(jié)構(gòu)特征，日騁公司沒有進(jìn)行安裝行為，被訴侵權(quán)產(chǎn)品不具有專利權(quán)利要求中的安裝特征，沒有落入本案專利保護(hù)范圍，不構(gòu)成專利侵權(quán)。
再審程序
株式會社島野不服二審判決，最高院裁定指令浙江高院再審。再審法院認(rèn)為，本案爭議焦點(diǎn)為被訴侵權(quán)產(chǎn)品是否落入本案專利保護(hù)范圍。本案專利的主要技術(shù)特征包括結(jié)構(gòu)特征和安裝特征，雖然被訴侵權(quán)產(chǎn)品具備了專利的結(jié)構(gòu)特征，但由于日騁公司未實(shí)施安裝行為，而株式會社島野無法證明被訴侵權(quán)產(chǎn)品必然具備專利權(quán)利要求所述的安裝特征，故日騁公司的被訴行為不構(gòu)成侵權(quán)。
再審提審程序
株式會社島野不服浙江高院再審判決，向最高院申請再審。最高院提審后審理認(rèn)定：
1.關(guān)于使用環(huán)境特征對于保護(hù)范圍的限定作用。涉案專利的保護(hù)主題是“自行車后換檔器支架”，權(quán)利要求1同時限定了后換擋器支架所使用的背景和條件，屬于使用環(huán)境特征，對于權(quán)利要求1所保護(hù)的后換擋器支架具有限定作用。
2.關(guān)于使用環(huán)境特征對于保護(hù)范圍的限定程度。一般情況下，使用環(huán)境特征應(yīng)該理解為要求被保護(hù)的主題對象可以使用于該種使用環(huán)境即可，不要求被保護(hù)的主題對象必須用于該種使用環(huán)境。但是，結(jié)合涉案專利的申請文本及實(shí)審答復(fù)過程中所作的修改，最高院認(rèn)為，對于權(quán)利要求1中的使用環(huán)境特征，應(yīng)該理解為所保護(hù)的自行車后換擋器支架必須使用在相應(yīng)使用環(huán)境特征下。
3.關(guān)于被訴侵權(quán)產(chǎn)品是否必然用于本案專利權(quán)利要求1限定的自行車車架。根據(jù)查明的事實(shí)，被訴侵權(quán)產(chǎn)品在遠(yuǎn)離后換擋器的螺栓孔位置附近有一個延伸出來的凸起部位；同時，為證明被訴侵權(quán)產(chǎn)品可以安裝在不具有后叉端延伸部的自行車車架上，日騁公司通過在被訴侵權(quán)產(chǎn)品與車架后叉端之間增加一個墊圈的方式，彌補(bǔ)被訴侵權(quán)產(chǎn)品凸起部造成的間隙。但是，日騁公司對外銷售被訴侵權(quán)產(chǎn)品時并沒有附帶墊圈，這種安裝方式不是通常的工業(yè)化生產(chǎn)方式，且影響定位效果。
此外，強(qiáng)制性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)公開了兩種類型的自行車車架：一種具有后叉端延伸部，另一種沒有后叉端延伸部。該具有后叉端延伸部的自行車車架具備專利權(quán)利要求1關(guān)于車架的限定特征。而將被訴侵權(quán)產(chǎn)品安裝在沒有后叉端延伸部的自行車車架上并非通常的工業(yè)化生產(chǎn)方式，且影響定位效果。由此可見，將被訴侵權(quán)產(chǎn)品安裝在具有后叉端延伸部的自行車車架上，是被訴侵權(quán)產(chǎn)品唯一合理的商業(yè)用途。
4.關(guān)于被訴侵權(quán)產(chǎn)品是否落入本案專利保護(hù)范圍。除已確認(rèn)的被訴侵權(quán)產(chǎn)品具備該后換檔器支架的結(jié)構(gòu)特征外，最高院認(rèn)為，被訴侵權(quán)產(chǎn)品在商業(yè)上必然用于本案專利權(quán)利要求1限定的自行車車架，具有權(quán)利要求1中限定的使用環(huán)境特征。被訴侵權(quán)產(chǎn)品落入本案專利權(quán)利要求1的保護(hù)范圍。株式會社島野的相應(yīng)申請再審理由成立。
撰寫如何把握使用環(huán)境特征的使用
對于需要體現(xiàn)使用環(huán)境特征，以滿足清楚表述技術(shù)方案充分體現(xiàn)其與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別的情形，在撰寫申請文件時如何進(jìn)行處理，筆者觀點(diǎn)如下：
第一，權(quán)利要求中謹(jǐn)慎采用使用環(huán)境特征。
受限于被訴侵權(quán)產(chǎn)品的不確定性，以及針對被訴侵權(quán)產(chǎn)品是否必然用于涉案專利權(quán)利要求所限定的使用環(huán)境，或者被訴侵權(quán)產(chǎn)品是否可以被應(yīng)用于不具有涉案專利權(quán)利要求所限定的使用環(huán)境特征上，進(jìn)行證據(jù)固定可能會在客觀上存在難度，建議謹(jǐn)慎采用使用環(huán)境特征。
第二，充分考慮該保護(hù)主題非必須用于該使用環(huán)境。
基于不同案情，使用環(huán)境特征對于保護(hù)范圍的限定程度不可一概而論。需要根據(jù)個案情況具體確定，一般情況下，使用環(huán)境特征應(yīng)該理解為要求被保護(hù)的主題對象可以使用于該種使用環(huán)境。但是，如果本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在閱讀專利權(quán)利要求書、說明書以及專利審查檔案后可以明確而合理地得知被保護(hù)對象必須用于該種使用環(huán)境，那么該使用環(huán)境特征應(yīng)被理解為要求被保護(hù)對象必須使用于該特定環(huán)境。
北京高院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》第24條進(jìn)一步規(guī)定了：“專利文件明確限定該技術(shù)方案僅能適用于該使用環(huán)境特征，有證據(jù)證明被訴侵權(quán)技術(shù)方案可以適用于其他使用環(huán)境的，則被訴侵權(quán)技術(shù)方案未落入專利權(quán)的保護(hù)范圍?！?/strong>
因此，為了在訴訟程序可以主張到其他可能使用環(huán)境，即便申請?zhí)岚竷H以某一使用環(huán)境為方案實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)，也應(yīng)當(dāng)在撰寫說明書部分時有所規(guī)避，盡量避免得出所保護(hù)的方案必須用于該使用環(huán)境的認(rèn)定。
第三，授權(quán)審查程序及無效宣告程序中申請人或?qū)＠麢?quán)人的主張，同樣需要特別關(guān)注，以避免在后續(xù)維權(quán)程序出現(xiàn)不必要的訴累。
第四，針對使用環(huán)境特征作概括上位處理，或者增加并列使用環(huán)境的獨(dú)立權(quán)項。
實(shí)務(wù)中，存在通過撰寫說明書部分時，無法當(dāng)然地確定所保護(hù)的方案不是必須用于該使用環(huán)境的情況。此種情形下，除申請?zhí)岚柑峁┑氖褂铆h(huán)境A外，建議在說明書中對可能的其他使用環(huán)境B或使用環(huán)境C進(jìn)行擴(kuò)展性說明。
特別需要注意的是，基于使用環(huán)境的上述擴(kuò)展性說明，同時需要針對權(quán)利要求中的使用環(huán)境特征進(jìn)行合理的概括上位處理，或者增加相應(yīng)并列使用環(huán)境的獨(dú)立權(quán)項，避免說明書中記載使用環(huán)境B或使用環(huán)境C而在權(quán)利要求中僅限定為使用環(huán)境A的法律風(fēng)險；也就是說，訴訟程序主張該使用環(huán)境B或使用環(huán)境C為使用環(huán)境A的等同特征時，對方以“捐獻(xiàn)原則”進(jìn)行抗辯將導(dǎo)致權(quán)利無法得以有效主張。
參考文獻(xiàn)：
1.最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）；
2.北京市高級人民法院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》；
3.（2017）京73行初3385號行政判決書；
4.（2012）民提字第1號民事判決書。