文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 嚴(yán)雨蒙
在美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)實(shí)踐中，申請(qǐng)人可能面臨商標(biāo)因被美國(guó)專利商標(biāo)局認(rèn)為缺乏顯著性，或?qū)οM(fèi)者具有誤導(dǎo)性而被駁回的情況。2025年，美國(guó)商標(biāo)審判和上訴委員會(huì)（TTAB）在“ECOTWEED”商標(biāo)上訴案件中維持了美國(guó)專利商標(biāo)局審查員基于該商標(biāo)具有“欺騙性”所作出的駁回決定。本文將首先分析ECOTWEED案的裁定依據(jù)和理由，隨后簡(jiǎn)述美國(guó)商標(biāo)申請(qǐng)人在申請(qǐng)美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)的過程中，因商標(biāo)的全部或部分元素被認(rèn)為對(duì)申請(qǐng)使用的商品和/或服務(wù)具有一定描述性而可能面臨的“僅具描述性”、“具有欺騙性的錯(cuò)誤描述”和“欺騙性”三種駁回理由的區(qū)別、聯(lián)系以及應(yīng)對(duì)方案。
一、ECOTWEED案概述
1.案件概括
Twisted X, Inc.（以下簡(jiǎn)稱“Twisted X”）是一家總部位于美國(guó)德克薩斯州的鞋類制造商，于2020年申請(qǐng)?jiān)诘?5類“由類似粗花呢的材料制成的鞋類（Footwear made of a tweed-like material）”商品上注冊(cè)“ECOTWEED”商標(biāo)，用于其由回收材料制成的“仿粗花呢”鞋類產(chǎn)品。該申請(qǐng)以意圖使用為基礎(chǔ)。美國(guó)專利商標(biāo)局（USPTO）審查員依據(jù)美國(guó)《商標(biāo)法》第2(a)條，基于該商標(biāo)具有欺騙性予以駁回。Twisted X提交了爭(zhēng)辯復(fù)審，未能說服審查員撤回其駁回決定，隨后向TTAB提起上訴。
2.TTAB裁定理由
TTAB在審理過程中依據(jù)聯(lián)邦巡回上訴法院在In re Budge Mfg. Co.案中確立的三步測(cè)試，來評(píng)估“ECOTWEED”商標(biāo)使用在申請(qǐng)商品上是否具有欺騙性：
1)“ECOTWEED”商標(biāo)是否對(duì)指定商品的特征作出了錯(cuò)誤描述？
TTAB通過查閱詞典定義和相關(guān)市場(chǎng)證據(jù)，認(rèn)為“TWEED”一般指代“一種粗糙的羊毛織物，通常采用斜紋織法，主要用于制作西裝和外套”，該織物常被稱為粗花呢。TTAB發(fā)現(xiàn)大量證據(jù)表明，傳統(tǒng)的粗花呢由羊毛制成或含有羊毛，行業(yè)資料中對(duì)“正宗粗花呢”的描述為“幾乎總是由純新羊毛制成”。TTAB也注意到市場(chǎng)上存在含實(shí)際粗花呢的鞋類產(chǎn)品。
由于Twisted X承認(rèn)其“由類似粗花呢的材料制成的鞋類”商品并不含有粗花呢，而是“由回收塑料瓶制成”，TTAB認(rèn)為“ECOTWEED”商標(biāo)對(duì)指定使用商品的描述存在誤導(dǎo)性。Twisted X爭(zhēng)辯對(duì)“TWEED”不存在精確的定義，TTAB對(duì)該觀點(diǎn)未予支持，認(rèn)為盡管有些人可能會(huì)錯(cuò)誤地將該術(shù)語應(yīng)用于非羊毛面料，但證據(jù)表明真正的、由羊毛制成的“粗花呢（TWEED）”與“類似粗花呢的面料或圖案（Tweed-like fabrics or patterns）”之間存在實(shí)質(zhì)性區(qū)別。Twisted X的產(chǎn)品并不包含真正的粗花呢，因此該商標(biāo)對(duì)商品的成分作出了誤導(dǎo)性描述。
2)消費(fèi)者是否可能相信該錯(cuò)誤描述？
考慮到Twisted X將其產(chǎn)品明確描述為“由類似粗花呢的材料制成”，TTAB認(rèn)為消費(fèi)者看到標(biāo)有“ECOTWEED”商標(biāo)的、材質(zhì)看起來仿佛是粗花呢的鞋類產(chǎn)品時(shí)，很可能會(huì)認(rèn)為該產(chǎn)品含有真正的粗花呢。由于市場(chǎng)上存在含有真正的粗花呢的鞋類產(chǎn)品，消費(fèi)者會(huì)認(rèn)為Twisted X產(chǎn)品也含有真正的粗花呢屬于合理推斷。
3)該錯(cuò)誤描述是否會(huì)影響消費(fèi)者的購(gòu)買決定？
最后，TTAB認(rèn)定該誤導(dǎo)性描述很可能會(huì)影響相當(dāng)一部分消費(fèi)者的購(gòu)買決策。TTAB援引了來自多個(gè)來源的信息證據(jù)，這些信息將粗花呢描述為“適合休閑外衣的理想材料”、“專為抵御嚴(yán)酷氣候設(shè)計(jì)”、“柔軟保暖”，且具有“作為耐用防水材料的真實(shí)優(yōu)勢(shì)”，并據(jù)此認(rèn)為這些優(yōu)點(diǎn)是消費(fèi)者在購(gòu)買鞋類產(chǎn)品時(shí)很可能考慮的因素，對(duì)消費(fèi)者的購(gòu)買決策具有實(shí)質(zhì)性影響。
基于上述分析，TTAB認(rèn)定“ECOTWEED”商標(biāo)具有欺騙性，依據(jù)《商標(biāo)法》第2(a)條，不得注冊(cè)。在該案審理過程中，TTAB對(duì)申請(qǐng)人Twisted X的兩項(xiàng)爭(zhēng)辯主張作出回應(yīng)如下：
商標(biāo)中的“ECO”前綴并不能消除誤導(dǎo)性：Twisted X 主張，“ECOTWEED” 中的“ECO”前綴會(huì)向消費(fèi)者傳達(dá)該產(chǎn)品與傳統(tǒng)粗花呢不同的訊息。Twisted X以“ECOWOOD”和“ECOSAND”等第三方注冊(cè)商標(biāo)為例，指出“ECO”常指回收塑料材料。TTAB未被說服，指出證據(jù)顯示“ECO”最常暗示“生態(tài)”或“環(huán)境”，而非“仿制”。TTAB發(fā)現(xiàn)部分市場(chǎng)證據(jù)顯示“eco tweed”一詞被用于指代具有環(huán)保效益的實(shí)際羊毛產(chǎn)品，這削弱了Twisted X的論點(diǎn)。因此，TTAB的結(jié)論是，消費(fèi)者看到“ECOTWEED”這一詞匯時(shí)，很可能將其理解為指代環(huán)保型粗花呢，而非仿制粗花呢。
指定使用商品中“類似粗花呢的材料”這一描述并不排除誤導(dǎo)性：本案的一個(gè)爭(zhēng)議焦點(diǎn)在于，Twisted X將其商品描述為“由類似粗花呢的材料制成的鞋類”是否能夠排除“ECOTWEED”商標(biāo)的誤導(dǎo)性。TTAB的多數(shù)意見認(rèn)為不能排除，因?yàn)橄M(fèi)者并不了解該商標(biāo)存在于美國(guó)專利商標(biāo)局記錄中的具體商品描述，且盡管Twisted X在商標(biāo)申請(qǐng)中將產(chǎn)品成分描述為“類似粗花呢的材料”而不是粗花呢材料，仍存在Twisted X在實(shí)際宣傳或銷售相關(guān)鞋類產(chǎn)品時(shí)不對(duì)產(chǎn)品成分作此標(biāo)示，從而對(duì)消費(fèi)者產(chǎn)生誤導(dǎo)的可能性。
TTAB的一名行政法官對(duì)多數(shù)意見提出異議，認(rèn)為多數(shù)意見忽視了商品描述中“tweed-like”這一限定詞的意義，且“ECOTWEED”為一整體詞組，“ECO”前綴足以改變“TWEED”的含義。該異議法官主張，應(yīng)從知曉商品本身的消費(fèi)者角度出發(fā)進(jìn)行判斷，而非假設(shè)普通消費(fèi)者不清楚商品真實(shí)屬性。對(duì)此，其他行政法官的多數(shù)意見回應(yīng)稱，消費(fèi)者在真實(shí)世界中不會(huì)因商標(biāo)申請(qǐng)中的商品描述而獲知商品真實(shí)成分；且長(zhǎng)期判例支持，即便商品描述中已載明產(chǎn)品不含某一特征，僅憑商標(biāo)中含誤導(dǎo)性描述也可構(gòu)成欺騙或誤導(dǎo)。
此外，盡管依據(jù)美國(guó)《商標(biāo)法》第2(a)條以具有欺騙性這一項(xiàng)理由已足以駁回“ECOTWEED”商標(biāo)的注冊(cè)，TTAB也確認(rèn)了該商標(biāo)同時(shí)因具有美國(guó)《商標(biāo)法》第2(e)(1)條規(guī)定的“欺騙性的錯(cuò)誤描述”而不得注冊(cè)。
二、美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)相關(guān)駁回理由簡(jiǎn)述和實(shí)務(wù)分析
在美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)過程中，除了“欺騙性（Deceptive）”外，申請(qǐng)人還可能因商標(biāo)所包含的元素對(duì)指定使用的商品和/或服務(wù)具有一定正確或錯(cuò)誤的描述性而面臨“僅具描述性（Merely Descriptive）”和“具有欺騙性的錯(cuò)誤描述（Deceptively Misdescriptive）”兩種駁回理由。這三者的區(qū)別和聯(lián)系概括如下：
1.僅具描述性（Merely Descriptive）駁回
該駁回理由指商標(biāo)直接描述了商品或服務(wù)的特征、功能、用途或成分，缺乏顯著性，也就是我們通常理解的缺顯駁回。法律依據(jù)為美國(guó)《商標(biāo)法》第2(e)(1)條。例如，“OATNUT”商標(biāo)用于含有燕麥和堅(jiān)果的面包，被認(rèn)定對(duì)產(chǎn)品成分僅具描述性；“CURBSIDE EXPRESS”（可直譯為“路邊快件”）商標(biāo)用于提供送貨上門的雜貨零售服務(wù)被TTAB認(rèn)定直接描述了送貨服務(wù)的取貨方式和速度，缺乏顯著性，因而不可注冊(cè)。
美國(guó)審查員一旦下發(fā)僅具描述性的駁回，通常傾向于維持其駁回決定，僅單純爭(zhēng)辯申請(qǐng)商標(biāo)使用在指定商品和/或服務(wù)上天然具備固有顯著性一般難以說服審查員。如申請(qǐng)商標(biāo)僅對(duì)部分指定商品和/或服務(wù)具有直接描述性，可嘗試在刪減關(guān)聯(lián)商品的基礎(chǔ)上爭(zhēng)辯。如申請(qǐng)人已在美國(guó)市場(chǎng)中長(zhǎng)期使用申請(qǐng)商標(biāo)，可通過提交使用五年以上的聲明或充分的廣告、銷售、媒體報(bào)道等證據(jù)，證明申請(qǐng)商標(biāo)已通過長(zhǎng)期大量使用在美國(guó)消費(fèi)者心中建立作為品牌標(biāo)識(shí)的“第二含義”，即通過使用獲得了顯著性。對(duì)于暫時(shí)無法提供證據(jù)證明獲得顯著性的商標(biāo)，申請(qǐng)人可嘗試先申請(qǐng)轉(zhuǎn)為副簿注冊(cè)商標(biāo)，如能獲準(zhǔn)在副簿上注冊(cè)，使用商標(biāo)達(dá)五年以上后可再申請(qǐng)轉(zhuǎn)為主簿注冊(cè)。
2.具有欺騙性的錯(cuò)誤描述（Deceptively Misdescriptive）駁回
僅具描述性駁回適用于商標(biāo)對(duì)商品和服務(wù)有“正確”描述的情況，具有欺騙性的錯(cuò)誤描述駁回則適用于商標(biāo)包含對(duì)商品或服務(wù)的特征的錯(cuò)誤描述，且消費(fèi)者可能會(huì)相信該描述為真的情況。法律依據(jù)為美國(guó)《商標(biāo)法》第2(e)(1)條。例如，“TITANIUM”（含義為“鈦；鈦合金”）商標(biāo)用于不含鈦合金的休閑車，被認(rèn)定為具有欺騙性的錯(cuò)誤描述。
這一駁回理由的判斷標(biāo)準(zhǔn)與欺騙性駁回相同，適用前文提及的三步測(cè)試。如果一個(gè)商標(biāo)符合三步測(cè)試的前兩項(xiàng)要件，即（1）包含對(duì)指定商品和/或服務(wù)的錯(cuò)誤描述，并且（2）消費(fèi)者可能會(huì)相信該錯(cuò)誤描述，則該商標(biāo)被視為具有欺騙性的錯(cuò)誤描述。若申請(qǐng)商標(biāo)在符合前兩項(xiàng)構(gòu)成要件的基礎(chǔ)上，還具備“實(shí)質(zhì)影響（materiality）”，即符合（3）其包含的錯(cuò)誤描述對(duì)于消費(fèi)者做出消費(fèi)決定具有實(shí)質(zhì)影響，則該商標(biāo)同時(shí)符合欺騙性商標(biāo)的駁回條件。
具有欺騙性的錯(cuò)誤描述駁回與僅具描述性的駁回法律依據(jù)均為美國(guó)《商標(biāo)法》第2(e)(1)條，這兩個(gè)理由可采取的應(yīng)對(duì)方式也較為類似，申請(qǐng)人可嘗試（1）提交使用證據(jù)證明申請(qǐng)商標(biāo)已通過長(zhǎng)期大量使用獲得顯著性；（2）尋求副簿注冊(cè)，亦可（3）在申請(qǐng)商標(biāo)包含其他可注冊(cè)要素的情況下，放棄對(duì)欺騙性錯(cuò)誤描述部分的專用權(quán)來嘗試整體獲權(quán)。
實(shí)務(wù)中，申請(qǐng)人在應(yīng)對(duì)美國(guó)專利商標(biāo)局基于《商標(biāo)法》第2(e)(1)條下發(fā)的駁回時(shí)經(jīng)常會(huì)“左右為難”。美國(guó)審查員可能會(huì)先下發(fā)僅具直接描述性駁回或具有欺騙性的錯(cuò)誤描述駁回，同時(shí)要求申請(qǐng)人提供關(guān)于申請(qǐng)商品和/或服務(wù)的額外信息和資料，說明申請(qǐng)商品和/或服務(wù)的特征、成分、功能、用途等具體信息，以進(jìn)一步審查申請(qǐng)商標(biāo)是對(duì)申請(qǐng)商品和/或服務(wù)的正確描述還是錯(cuò)誤描述，如認(rèn)為是正確描述，則確定基于僅具描述性予以駁回，如認(rèn)為是錯(cuò)誤描述，則基于具有欺騙性的錯(cuò)誤描述這一理由駁回。因此，在收到審查員初次駁回和提供額外信息的要求時(shí)，需根據(jù)個(gè)案情況斟酌具體應(yīng)對(duì)方式。
3.欺騙性（Deceptive）駁回
欺騙性駁回適用于符合三步測(cè)試全部三項(xiàng)要件的商標(biāo)，即商標(biāo)對(duì)商品或服務(wù)的特征有錯(cuò)誤描述，消費(fèi)者可能會(huì)相信該描述為真，且該誤導(dǎo)可能實(shí)質(zhì)影響消費(fèi)者的購(gòu)買決定。法律依據(jù)為美國(guó)《商標(biāo)法》第2(a)條。例如，“ORGANIK”用于非有機(jī)棉制成的衣物，被認(rèn)定為欺騙性商標(biāo)。
符合欺騙性駁回構(gòu)成要件的商標(biāo)，必然同時(shí)滿足具有欺騙性的錯(cuò)誤描述駁回的構(gòu)成要件，因此“ECOTWEED”商標(biāo)上訴案中，TTAB在裁定該商標(biāo)依據(jù)第2(a)條欺騙性條款不可注冊(cè)的同時(shí)，也確認(rèn)該商標(biāo)依據(jù)第2(e)(1)條具有欺騙性的錯(cuò)誤描述性條款不可注冊(cè)。
針對(duì)欺騙性駁回，由于審查員下發(fā)該駁回并不是因?yàn)樯暾?qǐng)商標(biāo)缺乏顯著性，故申請(qǐng)人無法通過提交使用證據(jù)證明申請(qǐng)商標(biāo)已獲得顯著性來克服，只能通過修改指定商品/服務(wù)的方式來消除欺騙性，或嘗試爭(zhēng)辯說服審查員“該標(biāo)識(shí)不會(huì)引起消費(fèi)者誤認(rèn)，也不會(huì)影響消費(fèi)者的購(gòu)買決定”。
在實(shí)踐中，美國(guó)官方對(duì)于被認(rèn)定具有欺騙性的商標(biāo)通常持更嚴(yán)格的審查標(biāo)準(zhǔn)。例如，從我方實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)來看，如果美國(guó)專利商標(biāo)局審查員因認(rèn)為申請(qǐng)商標(biāo)包含的某個(gè)元素可能誤導(dǎo)消費(fèi)者認(rèn)為申請(qǐng)人的商品含有某種特定成分，而以具有欺騙性的錯(cuò)誤描述為由下發(fā)駁回，通過修改商品描述以明確說明申請(qǐng)商品不含該特定成分，并提交申請(qǐng)人產(chǎn)品的相關(guān)資料作為證據(jù)可能成功說服審查員撤回駁回。而“ECOTWEED”案中，Twisted X的商標(biāo)還包含前綴“ECO”，且商品描述已明確其鞋類產(chǎn)品材料是“類似粗花呢的材料”，而不是真正的粗花呢，但經(jīng)過上訴仍未能獲準(zhǔn)注冊(cè)。
申請(qǐng)人在設(shè)計(jì)商標(biāo)時(shí)，有時(shí)會(huì)希望在商標(biāo)中加入與產(chǎn)品特征具有一定關(guān)聯(lián)的元素。考慮到美國(guó)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)過程中，如被下發(fā)與商標(biāo)描述性相關(guān)的駁回，無論是僅具描述性駁回、具有欺騙性的錯(cuò)誤描述駁回或是欺騙性駁回，克服均存在較大難度，建議申請(qǐng)人在商標(biāo)設(shè)計(jì)和選取之初即考慮避免使用可能被消費(fèi)者認(rèn)為描述了商品或服務(wù)特征，或可能使消費(fèi)者誤認(rèn)為商品或服務(wù)具有某種特征的詞匯，尤其是具有特定含義的術(shù)語，以提高注冊(cè)成功率。