文/北京市集佳律師事務(wù)所 趙雷
附圖1
附圖2 附圖3
近日，筆者代理的世界知名自行車傳動(dòng)系統(tǒng)和零部件制造商斯拉姆有限責(zé)任公司（SRAM LLC）訴國家知識產(chǎn)權(quán)局關(guān)于第G1729330號“自行車飛輪位置商標(biāo)”駁回復(fù)審行政糾紛一案獲勝，北京知識產(chǎn)權(quán)法院作出一審判決，撤銷被訴駁回復(fù)審決定，并責(zé)令國家知識產(chǎn)權(quán)局重新作出決定。
法院經(jīng)審理認(rèn)定，國際商標(biāo)注冊申請?jiān)谥袊I(lǐng)土延伸保護(hù)的審查，應(yīng)當(dāng)根據(jù)世界知識產(chǎn)權(quán)組織對該商標(biāo)的公告加以確定。訴爭商標(biāo)在公告中的（詳見附圖1）描述為：“本商標(biāo)要求保護(hù)位于第六鏈輪和第七鏈輪（齒輪）之間環(huán)狀紅色元素。附圖展示了該紅色元素在不同視角下的位置。請注意，圖中虛線部分僅用于指示該元素的位置，并不構(gòu)成所主張的位置商標(biāo)的一部分。”因此，訴爭商標(biāo)屬于“限定使用位置的單一顏色商標(biāo)”，虛線部分所表示的鏈輪外形不應(yīng)作為訴爭商標(biāo)的構(gòu)成要素納入審查范圍。該案系知名的“紅鞋底”案后，司法機(jī)關(guān)再次明確“限定使用位置的單一顏色商標(biāo)”這一非傳統(tǒng)商標(biāo)的可注冊性規(guī)則。
商標(biāo)法第八條規(guī)定：“任何能夠?qū)⒆匀蝗?、法人或者其他組織的商品與他人的商品區(qū)別開的標(biāo)志，包括文字、圖形、字母、數(shù)字、三維標(biāo)志、顏色組合和聲音等，以及上述要素的組合，均可以作為商標(biāo)申請注冊。”由此可見，位置商標(biāo)目前并未明確被列為可以注冊的商標(biāo)類型，其注冊缺乏法律依據(jù)。
位置商標(biāo)一般是指某種商品特定部位的立體形狀、圖案、顏色以及它們的組合形成的可視性標(biāo)志。盡管立法并未明確，但在我國的司法實(shí)踐中，法院對于位置商標(biāo)的態(tài)度有所不同。例如，在阿迪達(dá)斯公司的“三道杠”（附圖2）案件中，法院僅將位置商標(biāo)作為其他類型的商標(biāo)進(jìn)行審查。而在克里斯提?魯布托的“紅鞋底”（附圖3）案件中，最高人民法院指出，商標(biāo)法第八條中列舉的商標(biāo)構(gòu)成要素并不限制可注冊商標(biāo)的類型。
而在國際上，位置商標(biāo)在一些國家和地區(qū)已被認(rèn)定為可注冊的商標(biāo)類型。例如，世界知識產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）頒布的《商標(biāo)法新加坡條約》明確了位置商標(biāo)的地位。該條約至2023年5月，已有54個(gè)締約實(shí)體，其中包括52個(gè)國家以及非洲知識產(chǎn)權(quán)組織和比荷盧知識產(chǎn)權(quán)組織。此外，日本、韓國、歐盟等國家也在其立法和實(shí)踐中肯定了位置商標(biāo)的可注冊地位。
然而，雖然各國立法體現(xiàn)出保護(hù)位置商標(biāo)的趨勢，我國也出現(xiàn)多件位置商標(biāo)案件，但位置商標(biāo)可注冊性在我國的確立仍任重道遠(yuǎn)，主要有以下因素：
首先是位置商標(biāo)是否具有顯著性的問題。由于位置商標(biāo)是先天特定位置的立體形狀、圖案、顏色以及它們的組合，非常容易被認(rèn)定為商品的一部分而非商標(biāo)，進(jìn)而被認(rèn)為先天不具有顯著性。而對于先天顯著性不足的商標(biāo)，需要通過后天的使用來獲得顯著性。但基于后天的使用而獲得顯著性的使用，要求較一般使用和一般商標(biāo)要高很多。
其次是位置商標(biāo)的引入與現(xiàn)有商標(biāo)法和反不正當(dāng)競爭法保護(hù)體系融合的問題。比如位置商標(biāo)由兩種顏色以上組成和顏色組合商標(biāo)的重疊保護(hù)問題，或?qū)嵺`中以反不正當(dāng)競爭法方式保護(hù)和位置商標(biāo)保護(hù)的區(qū)別問題?，F(xiàn)有位置商標(biāo)保護(hù)案件均通過司法方式處理，導(dǎo)致位置商標(biāo)的注冊時(shí)間、經(jīng)濟(jì)成本較高，將耗費(fèi)更多的行政資源。
總體來說，將位置商標(biāo)納入我國商標(biāo)法保護(hù)體系十分必要。一方面，國際上已有對位置商標(biāo)的保護(hù)趨勢，我國需要考慮知識產(chǎn)權(quán)法律體系的國際化。另一方面，國際各大知名品牌對于位置商標(biāo)存在廣泛需求，保護(hù)位置商標(biāo)符合我國商標(biāo)法的立法目的。筆者建議，借鑒各國立法及我國已有實(shí)踐，盡快將位置商標(biāo)納入商標(biāo)法保護(hù)范圍，完善商標(biāo)審查和審理標(biāo)準(zhǔn)。