文/北京市集佳律師事務(wù)所 朱剛琴
無論在境內(nèi)還是境外，商標(biāo)惡意搶注申請已經(jīng)是老生常談的話題。所謂“惡意”申請，是相對“善意”的概念，主要是指搶注人在沒有合法權(quán)利或正當(dāng)理由的情況下，非誠信手段試圖申請注冊他人已有的相同或近似商標(biāo)，從而意圖竊取他人品牌商譽不正當(dāng)獲利、或是阻礙真正權(quán)利人性行使商標(biāo)權(quán)開展合法業(yè)務(wù)的申請行為。綜合國內(nèi)外商標(biāo)明文法律規(guī)則和確權(quán)維權(quán)審查實踐，對于商標(biāo)惡意申請的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)已趨完善。適用惡意條款反對商標(biāo)申請的方式，也逐漸多樣全面化。為便于企業(yè)運用，現(xiàn)將商標(biāo)惡意申請境內(nèi)外主要國家主要認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)用方式現(xiàn)狀予以剖析，以期對企業(yè)有所幫助。
一、境內(nèi)外商標(biāo)惡意認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
(一)國內(nèi)商標(biāo)惡意申請認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
中國商標(biāo)法關(guān)于惡意申請商標(biāo)不予注冊的明文規(guī)定主要體現(xiàn)在以下幾條：
1.中國《商標(biāo)法》第四條：不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請，應(yīng)當(dāng)予以駁回。
目前，國內(nèi)商標(biāo)確權(quán)維權(quán)行政和司法實踐中，對于商標(biāo)惡意申請的綜合認(rèn)定考量因素已總結(jié)較為完備。已有的規(guī)范性文件2021年《商標(biāo)審查審理指南》中，對于第四條不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請釋義非常細(xì)致充分。為方便進(jìn)行境內(nèi)外實踐和法律規(guī)定對比分析，整理相關(guān)條款內(nèi)容如下：
“不以使用為目的”申請商標(biāo)注冊的行為是指申請人在申請注冊商標(biāo)的時候，既無實際使用商標(biāo)的目的，也無準(zhǔn)備使用商標(biāo)的行為，或者依據(jù)合理推斷，無實際使用商標(biāo)可能性。《商標(biāo)法》第四條立法目的在于遏制不正當(dāng)占用商標(biāo)資源和擾亂商標(biāo)注冊秩序的商標(biāo)囤積惡意申請行為，其不以使用為目的的大量申請商標(biāo)和意欲借此牟利的意圖。同時，合理的防御性注冊和為具有現(xiàn)實預(yù)期的未來業(yè)務(wù)儲備商標(biāo)注冊行為，不屬于第四條的約束范疇。
判斷是否構(gòu)成不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請，注冊審查程序中以發(fā)現(xiàn)的線索為主，異議、評審程序中以在案證據(jù)為主，可以綜合考慮以下因素：
?。?）申請人基本情況；
（2）申請人提交商標(biāo)注冊申請整體情況；
（3）商標(biāo)具體構(gòu)成情況；
?。?）申請人申請商標(biāo)注冊過程中及取得商標(biāo)注冊后的行為；
?。?）異議、評審程序中相關(guān)證據(jù)的情況；
（6）其他考慮因素，包括但不限于：
a）申請人被已生效的行政決定或者裁定、司法判決認(rèn)定曾從事商標(biāo)惡意注冊行為、侵犯他人注冊商標(biāo)專用權(quán)行為的情況；
b)申請人因惡意申請商標(biāo)注冊或商標(biāo)侵權(quán)行為被國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信名單等情況；
c)與申請人存在特定關(guān)系的自然人、法人或者其他組織累計申請商標(biāo)數(shù)量、待審查商標(biāo)注冊申請數(shù)量、指定商品或者服務(wù)類別情況；
d)與申請人存在特定關(guān)系的自然人、法人或者其他組織的商標(biāo)實際交易、要約、要約邀請情況。
e)上述因素一般在異議、評審程序中予以考慮。
下列情形屬于《商標(biāo)法》第四條所指的“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請”行為，當(dāng)事人提供相反證據(jù)的除外：
?。?）商標(biāo)注冊申請數(shù)量巨大，明顯超出正常經(jīng)營活動需求，缺乏真實使用意圖擾亂商標(biāo)注冊秩序的。
?。?）大量復(fù)制、墓仿、抄襲多個主體在先具有一定知名度或者較強顯著性的商標(biāo)擾亂商標(biāo)注冊秩序的。
（3）對同一主體具有一定知名度或者較強顯著性的特定商標(biāo)反復(fù)申請注冊，擾亂商標(biāo)注冊秩序的。
此類反復(fù)申請注冊的行為如屬于《商標(biāo)法》 其他條款規(guī)制的惡意注冊情形的，應(yīng)適用其他條款。
（4）大量申請注冊與他人企業(yè)字號、企業(yè)名稱簡稱、電商名稱、域名，有一定影響的商品名稱、包裝、裝潢，他人知名并已產(chǎn)生識別性的廣告語、外觀設(shè)計等商業(yè)標(biāo)識相同或者近似標(biāo)志的。
?。?）大量申請注冊與知名人物姓名、知名作品或者角色名稱、他人知名并已產(chǎn)生識別性的美術(shù)作品等公共文化資源相同或者近似標(biāo)志的。
（6）大量申請注冊與行政區(qū)劃名稱、山川名稱、景點名稱、建筑物名稱等相同或者近似標(biāo)志的。
?。?）大量申請注冊指定商品或者服務(wù)上的通用名稱、行業(yè)術(shù)語、直接表示商品或者服務(wù)的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量等缺乏顯著性的標(biāo)志的。
?。?）大量提交商標(biāo)注冊申請，并大量轉(zhuǎn)讓商標(biāo)，且受讓人較為分散，擾亂商標(biāo)注冊秩序的。
?。?）申請人有以全取不當(dāng)利益為目的，大量售賣，向商標(biāo)在先使用人或者他人強迫商業(yè)合作、索要高額轉(zhuǎn)讓費、許可使用費或者侵權(quán)賠償金等行為的。
?。?0）其他可被認(rèn)定為有惡意的申請商標(biāo)注冊行為的情形。
以上情形中，（3）、（9）主要適用于異議與評審程序中；其余情形注冊審查、異議與評審程序中均適用。
不以使用為目的惡意申請注冊的商標(biāo)，不限于申請人本人申請注冊的商標(biāo)，也包括與申請人具有串通合謀行為或者具有特定身份關(guān)系或者其他特定聯(lián)系的自然人、法人或者其他組織申請注冊的商標(biāo)。商標(biāo)轉(zhuǎn)讓不影響對商標(biāo)申請人違反《商標(biāo)法》第四條情形的認(rèn)定。
2.中國《商標(biāo)法》第四十五條：已經(jīng)注冊的商標(biāo)……自商標(biāo)注冊之日起五年內(nèi)，在先權(quán)利人或者利害關(guān)系人可以請求商標(biāo)評審委員會宣告該注冊商標(biāo)無效。對惡意注冊的，馳名商標(biāo)所有人不受五年的時間限制。
根據(jù)2021年《商標(biāo)審查審理指南》，對于第四十五條“惡意”申請馳名商標(biāo)，判定系爭商標(biāo)申請人是否具有惡意可考慮下列因素：
?。?）系爭商標(biāo)申請人與馳名商標(biāo)所有人曾有貿(mào)易往來或者合作關(guān)系；
?。?）系爭商標(biāo)申請人與馳名商標(biāo)所有人共處相同地域或者雙方的商品或服務(wù)有相同的銷售渠道或地域范圍；
?。?）系爭商標(biāo)申請人與馳名商標(biāo)所有人曾發(fā)生其他糾紛，可知曉該馳名商標(biāo)；
?。?）系爭商標(biāo)申請人與馳名商標(biāo)所有人曾有內(nèi)部人員往來關(guān)系；
?。?）系爭商標(biāo)申請人注冊系爭商標(biāo)后具有以牟取不當(dāng)利益為目的，利用馳名商標(biāo)的聲譽或影響力進(jìn)行誤導(dǎo)宣傳，脅迫馳名商標(biāo)所有人與其進(jìn)行貿(mào)易合作，向馳名商標(biāo)所有人或他人索要高額轉(zhuǎn)讓費、許可使用費或者齊全賠償金等行為；
?。?）馳名商標(biāo)具有較強獨創(chuàng)性；
?。?）其他可以認(rèn)定為惡意的情形。
3.其他可能推定與惡意情形相關(guān)的法條規(guī)定。例如：
中國《商標(biāo)法》第十五條：未經(jīng)授權(quán)，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標(biāo)進(jìn)行注冊，被代理人或者被代表人提出異議的，不予注冊并禁止使用。就同一種商品或者類似商品申請注冊的商標(biāo)與他人在先使用的未注冊商標(biāo)相同或者近似，申請人與該他人具有前款規(guī)定以外的合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系或者其他關(guān)系而明知該他人商標(biāo)存在，該他人提出異議的，不予注冊。
第三十二條：申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。
第四十四條：已經(jīng)注冊的商標(biāo)，……以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊的，由商標(biāo)局宣告該注冊商標(biāo)無效。
和以上商標(biāo)法第四和四十五條不同的是，該第十五、三十二或四十四條規(guī)定并未直接體現(xiàn)“惡意”字眼。但存在商業(yè)關(guān)聯(lián)的主體搶注他人商標(biāo)的行為可被視為惡意搶注不予核準(zhǔn)注冊，已經(jīng)是商標(biāo)領(lǐng)域常見的惡意認(rèn)定做法。該內(nèi)容實際在以上馳名商標(biāo)惡意認(rèn)定考慮因素中已有體現(xiàn)。其中“以不正當(dāng)手段、以欺騙手段”這種相對不特定寬泛概念字眼，為是否構(gòu)成“惡意”留下了較寬的認(rèn)定空間。
此外，根據(jù)2021年《商標(biāo)審查審理指南》解釋，代理人不僅包括《民法典》中規(guī)定的代理人，也包括基于商事業(yè)務(wù)往來而可能知悉被代理人商標(biāo)的經(jīng)銷商。代表人系指具有從屬于被代表人的特定身份、因執(zhí)行職務(wù)行為而可能知悉被代表人商標(biāo)的個人，包括法定代表人、董事、監(jiān)事、經(jīng)理、合伙事務(wù)執(zhí)行人等人員。在為建立代理或者代表關(guān)系的磋商階段，代理人、代表人知悉被代理人、被代表人商標(biāo)后進(jìn)行注冊，致使被代理人、被代表人利益可能受到損害的，屬于《商標(biāo)法》第十五條第一款所指代理人、代表人的擅自注冊行為。該解釋擴大了代理人、代表人范圍，有利于“明知”而注冊的“惡意”認(rèn)定。
通過上述條款可以看出，國內(nèi)案例實踐中，對于商標(biāo)惡意申請認(rèn)定是就多種因素綜合考量，認(rèn)定方式相對靈活，對境外商標(biāo)惡意的認(rèn)定也具有一定對比參考性。尤其是在商標(biāo)制度不完善的國家，參考羅列相關(guān)因素與審查員或司法審理機構(gòu)游說溝通，往往會獲得有效的反饋。同時，為綜合參考和對比使用，分析境外主要國家惡意認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)如下：
（二）境外商標(biāo)惡意申請認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
現(xiàn)列出境外英美法系典型國家美國、典型區(qū)域性組織歐盟和大陸法系典型國家德國關(guān)于商標(biāo)惡意申請的規(guī)定或判例現(xiàn)狀如下。
1.美國
美國商標(biāo)法并未直接對商標(biāo)“惡意”申請進(jìn)行規(guī)定，但對于商標(biāo)申請，美國商標(biāo)法明文規(guī)定“善意使用意圖”是美國商標(biāo)申請和維持商標(biāo)注冊的重要基礎(chǔ)之一。根據(jù)美國2022年最新修訂的蘭哈姆法第1052條規(guī)定，應(yīng)予駁回商標(biāo)包含由不道德、欺騙性或誹謗性內(nèi)容組成；或可能貶低或虛假暗示與在世或已故個人、機構(gòu)、信仰或國家象征有聯(lián)系，或使其受到蔑視或名譽受損的內(nèi)容；或地理標(biāo)志，在葡萄酒或烈酒上使用或與葡萄酒或烈酒有關(guān)使用時，可識別貨物原產(chǎn)地以外的地方……。此外，第1064條第3款規(guī)定，以欺詐手段獲得注冊的商標(biāo)可被申請撤銷。
在美國，法院將“惡意”視為分析混淆可能性的因素之一，即，若被告試圖與原告的商標(biāo)混淆，即表明被告的行為很可能產(chǎn)生了這種混淆效果。在混淆可能性分析中，多種因素考量允許法院平衡各種因素并采用靈活滑動標(biāo)準(zhǔn)：例如，能證明惡意的證據(jù)越多，則證明商標(biāo)近似或商品/服務(wù)類似性所需的證據(jù)就越少。
鑒于美國遵循判例制度，列出可推導(dǎo)認(rèn)定商標(biāo)惡意申請要素的部分案例如下：
在美國商標(biāo)審判和上訴委員會（TTAB）2010年審理第91171220號Carr. v. Garnes,（2010 WL 4780321）異議案例中，TTAB基于以下證據(jù)事實認(rèn)定申請人缺乏真實實用意圖：
（1）2004 年，Carr 曾與律師 Marvin Arrington 談?wù)撨^他的生意；七個月后，這位律師與申請人 Garnes (Babuke Brothers, LLC) 成立了一家公司，不久后注冊了域名 afrostoshelltoes.com，申請了佐治亞州商標(biāo)注冊，并申請了聯(lián)邦注冊；
（2）雙方都位于美國佐治亞州；
?。?）雙方都在同一家報紙上做廣告；
?。?）雙方都使用了不尋常的術(shù)語“shelltoes”；
（5）申請人沒有解釋他是如何在這種情況下采用這個商標(biāo)的。
基于以上證據(jù)，TTAB申請人認(rèn)為申請人Carr.在明知異議人在先商標(biāo)的情況下，在與異議人相關(guān)的服務(wù)上提交商標(biāo)申請，意圖利用異議人的商標(biāo)商譽進(jìn)行交易，從而認(rèn)定申請人在申請商標(biāo)時缺乏善意使用意圖，存在混淆可能性。
在美國TTAB于2012年審理的 L’Oreal S.A. v. Marcon, 102 USPQ2d 1434案例中，TTAB基于以下內(nèi)容認(rèn)定申請人缺乏真實實用意圖：
?。?）申請人缺乏文件證據(jù)或任何其他客觀證據(jù)證明其可以/將會使用該商標(biāo)；
?。?）申請人缺乏制造或以其他方式提供申請商品所需的能力或經(jīng)驗；
?。?）僅通過許可或外包的方式含糊地暗示使用；
?。?）未采取任何具體行動或制定任何具體使用計劃；
?。?）申請人存在將他人的知名商標(biāo)基于意圖使用在不同商品上申請注冊的情形；
?。?）申請人答辯中存在虛假陳述。
以上尤其最后兩點，申請人基于意向使用注冊各種知名商標(biāo)的情形，可推定不太可能是無意的巧合，結(jié)合申請人虛假陳述，從而促使TTAB一方面認(rèn)定這種惡意是認(rèn)定混淆可能發(fā)生的有利證據(jù)，因而混淆可能性成立；另一方面，認(rèn)定申請人缺乏真實使用商標(biāo)意圖。
在美國2013年第91197328號Di Thiene S.P.A. v. Panagiotis, Opp. No.異議案例中，TTAB基于以下認(rèn)定結(jié)果支持了異議人的申請：
?。?）證據(jù)記錄證明申請人知曉異議人在歐洲使用申請商標(biāo)；
?。?）TTAB認(rèn)為“盡管有關(guān)一方當(dāng)事人在國外使用其爭議商標(biāo)的信息通常與審理程序中的問題無關(guān)，但在下列情況下可能例外，例如，一方當(dāng)事人在美國使用商標(biāo)出于惡意是一個焦點問題，其目的是阻止外國使用者向美國擴張使用，或者外國商標(biāo)雖然未在美國使用，但很知名；
?。?）不過，異議人未能證明在美國使用在先，因此在美國主張混淆可能性不成立。
本異議案得以基于惡意得到官方支持的關(guān)鍵點在于異議人證明了申請人沒有客觀證據(jù)證明其存在真實使用意圖；申請人沒有提供有力的理由或證據(jù)來反駁，以證明其存在使用商標(biāo)的真實意圖，從而促使TTAB認(rèn)為申請人 “不具備在商業(yè)中使用該商標(biāo)的善意意圖，不足以支持其申請”。
在美國TTAB于2014年審理的Bayer Consumer Care AG v. Belmora LLC, 110 USPQ2d 1623號案例中【已上訴Canc. No. 92047741 (Fed. Cir. June 3, 2014).】，TTAB基于以下證據(jù)事實認(rèn)定申請人缺乏真實實用意圖：
?。?）原告未在美國使用申請商標(biāo)；
?。?）FLANAX 是墨西哥最暢銷的止痛藥；
?。?）原告的商標(biāo)在美國零售商和美國西班牙裔消費者中廣為人知；
?。?）被告故意選擇與原告的墨西哥被許可人在同一類型商品上使用的 FLANAX 相同的商標(biāo)；
?。?）被告抄襲了原告在墨西哥使用的 FLANAX 徽標(biāo)和墨西哥包裝的其他元素（顏色和設(shè)計）；
?。?）被告在銷售其商品時援引了原告的聲譽。
基于以上證據(jù)，TTAB申請人認(rèn)定被告以故意混淆產(chǎn)品來源的方式使用FLANAX，缺乏善意使用意圖。
總體來看，美國判例具體認(rèn)定無善意使用意圖、可駁回/撤銷商標(biāo)的因素時也是多要素綜合認(rèn)定，包括但不限于：申請注冊商標(biāo)主要用于售賣而無真實使用意圖；僅僅為了維持商標(biāo)注冊在相同或相關(guān)商品上象征性使用商標(biāo)；為了利用他人商譽而在相同、類似或不類似商品上申請商標(biāo)等。
2.歐盟
不同于美國，歐盟商標(biāo)法中對于商標(biāo)惡意申請進(jìn)行了明文規(guī)定。具體而言，根據(jù) 2017-6-14歐洲議會和理事會關(guān)于歐盟商標(biāo)第(EU) 2017/1001號條例第59條1款b項，申請人在提交商標(biāo)申請時存在惡意的，在向歐盟知識產(chǎn)權(quán)局提交申請或侵權(quán)訴訟應(yīng)訴程序中，該歐盟商標(biāo)應(yīng)當(dāng)被宣告無效。
《歐盟商標(biāo)審查指南》第3.3.2.1條中，明確列出了通過判例認(rèn)定惡意申請的三個重要因素：
?。?）標(biāo)識的相同或近似性
被訴惡意注冊的歐盟商標(biāo)與無效申請人提出的標(biāo)志相同或相似，這一事實對于判定惡意可能具有重要意義。盡管標(biāo)志的相同或相似性本身并不足以表明惡意。
?。?）知曉相同或近似標(biāo)識的使用
歐盟商標(biāo)所有人知道或應(yīng)當(dāng)知道第三方在相同或類似的產(chǎn)品或服務(wù)上使用相同或類似的標(biāo)識這一事實也對認(rèn)定惡意可能具有重要意義。例如，如果當(dāng)事人之間存在業(yè)務(wù)關(guān)系，并且因此“無法忽視，且可能知道無效申請人已經(jīng)使用該標(biāo)識很長時間”；即使作為“歷史”商標(biāo)，該標(biāo)識的聲譽也是眾所周知的事實；或者當(dāng)爭議商標(biāo)與在先標(biāo)識間的同一性或準(zhǔn)同一性“明顯不可能是偶然的”。此外，可以基于相關(guān)經(jīng)濟領(lǐng)域的一般知識或使用時間等因素，推定知曉（“必定已知”）。標(biāo)識的使用時間越長，歐盟商標(biāo)所有者對該標(biāo)識的了解就越有可能。 根據(jù)案件情況，即使標(biāo)識是在非歐盟國家注冊，此推定也可能適用。
?。?）歐盟商標(biāo)所有人存在不誠信意圖
這是一個主觀判斷因素，需參考客觀情況決定。相關(guān)因素包括：
a)如果商標(biāo)申請偏離其初始目的，出于投機目的或僅僅為了獲得經(jīng)濟補償而提交，則存在惡意。
b)如果可以推斷，歐盟商標(biāo)申請人的目的是“搭便車”利用無效申請人的聲譽或其注冊商標(biāo)并利用該聲譽，即使這些商標(biāo)已經(jīng)失效，亦可判定為惡意。
c)如果歐盟商標(biāo)申請人的行為意圖是損害第三方的利益，且損害方式不符合誠實守信，或者甚至沒有針對特定第三方，而是為了獲得商標(biāo)功能以外的目的而取得專有權(quán)，沒有打算將商標(biāo)用于申請的部分或全部商品和服務(wù)，即構(gòu)成惡意。如果僅涉及注冊申請中提及的某些商品或服務(wù)而沒有根據(jù)商標(biāo)的基本功能使用商標(biāo)的任何意圖，則該申請僅在與這些商品或服務(wù)相關(guān)的范圍內(nèi)構(gòu)成惡意。但是，如果歐盟商標(biāo)的申請具有某種商業(yè)邏輯，并且可以假設(shè)歐盟商標(biāo)所有者確實打算將該標(biāo)志用作尋求保護(hù)的商品的商標(biāo)，則這往往表明沒有不誠實的意圖。例如，如果歐盟商標(biāo)所有者有商業(yè)動機更廣泛地保護(hù)商標(biāo)，例如所有者通過使用該商標(biāo)銷售的商品產(chǎn)生營業(yè)額的成員國數(shù)量增加，情況可能就是這樣。
d)在提交歐盟商標(biāo)之前，雙方之間存在直接或間接關(guān)系，例如合同前、合同中或合同后（剩余）關(guān)系，也可能表明歐盟商標(biāo)所有者存在惡意。在這種情況下，歐盟商標(biāo)所有者以自己的名義注冊標(biāo)志，視情況而定，可被視為違反誠實的商業(yè)和商業(yè)慣例。
e)如果歐盟商標(biāo)所有人試圖人為地延長未使用的寬限期，例如通過重復(fù)申請較早的歐盟商標(biāo)以避免因未使用而失去權(quán)利，則可認(rèn)定為惡意。這種情況需要與歐盟商標(biāo)所有人根據(jù)正常商業(yè)慣例尋求保護(hù)其標(biāo)志變體的情況區(qū)分開來，例如，標(biāo)識已經(jīng)演變。
f)如果歐盟商標(biāo)所有人連續(xù)申請注冊國家商標(biāo)，旨在使其獲得阻礙他人地位，其期限超過《歐盟商標(biāo)條例》第 34(1) 條規(guī)定的 6 個月考慮期，甚至超過《歐盟商標(biāo)條例》第 58(1)(a) 條規(guī)定的 5 年寬限期，則也存在惡意。
g)如果有證據(jù)表明歐盟商標(biāo)所有人知曉在先相同或類似標(biāo)志的存在，并期望收到財務(wù)賠償，則歐盟商標(biāo)所有人向無效申請人提出的財務(wù)賠償請求可能導(dǎo)致被判定為惡意。
?。?）其他潛在考量因素還包括：爭議商標(biāo)的創(chuàng)作背景、使用情況、提交申請的商業(yè)邏輯、申請商標(biāo)的性質(zhì)，商標(biāo)的顯著性或知名度、優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)因惡意無效、在先相似商標(biāo)在多個類別商品/服務(wù)上被撤銷等。
總結(jié)而言，歐盟商標(biāo)判斷惡意申請亦存在諸多考量因素，在具體案件中，需分析個案情況相關(guān)因素綜合考量認(rèn)定。
3.德國
在德國，商標(biāo)惡意申請是一個需要嚴(yán)謹(jǐn)證明的重要問題，證明商標(biāo)惡意申請的門檻歷來較高。因而，德國關(guān)于商標(biāo)惡意申請的判例數(shù)量較有限。實踐中，大多數(shù)惡意商標(biāo)申請人并非大公司，而是不存在真實商標(biāo)使用意圖的個人。
不過，和歐盟相似，在德國，商標(biāo)法中對于商標(biāo)惡意申請亦有明文規(guī)定。根據(jù)德國2023-10-8最新修訂商標(biāo)法第8條2款14項規(guī)定，“惡意申請的商標(biāo)不予注冊”。在商標(biāo)注冊申請過程中或注冊后，均可以基于惡意條款，阻止惡意申請核準(zhǔn)注冊，或撤銷惡意注冊商標(biāo)。
就構(gòu)成惡意的具體要素，德國法院通過判例已制訂了詳盡的清單，列出了可以認(rèn)定存在惡意的情形。主要包括：
?。?）第三方在本國的在先使用
不過，即使申請人知曉他人在先使用，第三方在商標(biāo)申請時使用未注冊標(biāo)志的事實并不直接構(gòu)成惡意，需要存在特殊情況，例如，如果在先使用已經(jīng)建立了可保護(hù)的合法權(quán)利，而申請人在應(yīng)當(dāng)知曉這一點的情況下，無正當(dāng)理由申請相同或相似的商標(biāo)，以破壞在先合法權(quán)利或阻止在先商標(biāo)的使用。在 2012 年一案例中，德國聯(lián)邦專利法院確認(rèn)駁回第 39 類組織旅行和游覽、城市旅游服務(wù)上的“Hop on Hop off”商標(biāo)注冊申請。法院判決，申請人使用商標(biāo)的意愿并不排除惡意認(rèn)定：“認(rèn)定惡意的決定性因素是阻礙的意圖，這是整體客觀情況的綜合考量的結(jié)果，特別是申請人在申請前后的行為。如果申請人知道或應(yīng)當(dāng)知道競爭對手使用該商標(biāo)的意圖，并且知道或應(yīng)當(dāng)知道該商標(biāo)用于或需要用于所述貿(mào)易中的商品或服務(wù)，則以濫用的方式阻礙權(quán)利人使用的意圖是顯而易見的?！?/p>
（2）第三方在國外的在先使用和聲譽
如果申請人本身知曉第三方在國外的品牌聲譽，且第三方品牌在德國獲得了一定程度知名度，則第三方在國外的在先使用可以用于認(rèn)定構(gòu)成惡意。如果申請人不知曉外國商標(biāo)所有者打算在德國使用該標(biāo)志，那么僅僅知曉在國外的在先使用是不夠的。但是，只要申請人的知曉是合理可能的，并且由于行業(yè)慣例，在德國使用該商標(biāo)的意圖是顯而易見的，則足夠認(rèn)定該點，例如推出在美國和歐洲都特別成功的時尚產(chǎn)品。
投機性商標(biāo)可以構(gòu)成惡意。案例1：2009年，德國聯(lián)邦法院就一個案件作出判決。該案中，某人注冊了一個與藥品品牌相同的德國商標(biāo)，而相關(guān)制藥公司未能在德國注冊該商標(biāo)，僅在國外使用。法院裁定，如果商標(biāo)“不打算使用，而只是希望另一方將來也可能需要該商標(biāo)在德國擴大業(yè)務(wù)，則申請人的行為屬于惡意的，違反了貿(mào)易和商業(yè)的誠實做法”。
案例2：已提交給歐洲法院的第C-529/07號案件（Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v. Franz Hauswirth GmbH），瑞士制造商 Lindt & Sprüngli 注冊了一件歐盟金色巧克力兔子三維商標(biāo)。該公司隨后對奧地利公司 Franz Hauswirth GmbH（“Hauswirth”）提起侵權(quán)訴訟，主張兩件圖形商標(biāo)設(shè)計相同。該案中，歐洲法院表示，在提交商標(biāo)注冊申請時，必須考慮與具體案件相關(guān)的所有相關(guān)因素，特別是：
a)申請人知曉或應(yīng)當(dāng)知道第三方至少在一個成員國使用相同或相似的標(biāo)志，用于相同或相似的產(chǎn)品，且容易與申請注冊的標(biāo)志混淆；
b)申請人存在阻止第三方繼續(xù)使用此類標(biāo)志的意圖；以及
c)第三方標(biāo)識和申請注冊的標(biāo)識所享有的法律保護(hù)程度。
根據(jù)歐盟法院意見，申請人知道或應(yīng)當(dāng)知道第三方長期使用可能與申請人標(biāo)志混淆的相同或相似標(biāo)志這一事實不足以表明惡意。必須考慮申請人在提出申請時的意圖（根據(jù)案件客觀情況確定的主觀因素）。歐盟法院裁定，在某些情況下，阻止第三方營銷某種產(chǎn)品的意圖可能構(gòu)成惡意，例如，申請人申請共同體商標(biāo)時無意使用，其唯一目的是阻止第三方進(jìn)入市場。
?。?）出于損害權(quán)利人利益的目的申請商標(biāo)
即使第三方未在德國或國外使用，如果申請是為了獲得不正當(dāng)利益，也可能存在惡意。例如，商標(biāo)申請的目的是阻止權(quán)利人進(jìn)入德國市場以銷售仿制品；申請一系列與外國公司相同或相似的商標(biāo)，以阻止其進(jìn)入國內(nèi)市場；申請強制分銷權(quán)；獲得許可優(yōu)勢；強制續(xù)簽合同；打擊前合同伙伴等。
（4）與糾紛有關(guān)的商標(biāo)申請
在某些情況下，一方從無關(guān)的第三方獲得商標(biāo)，目的是提高其在商標(biāo)糾紛中的優(yōu)勢地位，也可能構(gòu)成惡意。雖然從第三方獲得商標(biāo)行為本身并不直接構(gòu)成惡意行為，但后續(xù)情況，特別是隨后行使這些商標(biāo)權(quán)的情形，可能會認(rèn)定構(gòu)成惡意。
總體而言，德國專利商標(biāo)局在評估商標(biāo)惡意申請時，一般會依職權(quán)進(jìn)行評估，但也會考量第三方提出的觀點。在第三方發(fā)起的撤銷程序中（無需證明利害關(guān)聯(lián)關(guān)系），雖然德國專利商標(biāo)局仍會依職權(quán)調(diào)查事實，但證明注冊時存在絕對駁回理由的舉證責(zé)任在于撤銷申請方。
二、反對惡意申請規(guī)則適用方式現(xiàn)狀
為便于企業(yè)運用，筆者基于多年代理經(jīng)驗，匯總反對惡意申請商標(biāo)維權(quán)的主要措施如下：
1.惡意申請的依職權(quán)運用
該方式是企業(yè)較少知曉和運用的措施，簡單來說，隨著WIPO（國際知識產(chǎn)權(quán)局）全球商標(biāo)數(shù)據(jù)庫的逐漸完善，對于各國商標(biāo)審查機構(gòu)商標(biāo)檢索的便利性大幅度提高。在此便利環(huán)境下，境外商標(biāo)審查中，逐漸出現(xiàn)一種對申請人較為有利的審查員基于惡意條款主動駁回情形，即各國審查員主動基于全球商標(biāo)數(shù)據(jù)庫或網(wǎng)絡(luò)上可能找到的商標(biāo)使用信息，查詢他國相同商標(biāo)申請/注冊或在先使用情況，判斷是否可能存在疑似惡意搶注。若查詢到他國存在可能判斷疑似惡意搶注商標(biāo)時，審查員則會主動依職權(quán)在實質(zhì)審查中對疑似惡意申請商標(biāo)下發(fā)駁回。
對于企業(yè)而言，為利用境外逐漸增加的各國官方依職權(quán)駁回疑似惡意申請商標(biāo)便利，降低維權(quán)成本，通常對于商標(biāo)要求如下：
?。?）商標(biāo)具有高顯著性
通常寄希望于審查員依職權(quán)審查幫助維權(quán)的商標(biāo)，需要通過長期或廣泛使用獲得一定全球知名度，或商標(biāo)本身設(shè)計具有高度顯著性，例如商標(biāo)中帶有獨特明顯的圖形化設(shè)計，非常便于審查員判斷是否存在抄襲等。因此，企業(yè)品牌設(shè)計之初，創(chuàng)設(shè)具有顯著性的商標(biāo)非常重要。
?。?）商標(biāo)應(yīng)進(jìn)行大量網(wǎng)絡(luò)宣傳使用
截止目前，各國官方依職權(quán)審查，最為便捷的方式是線上查詢，包括谷歌等全球通用檢索工具。因此，線上廣泛持續(xù)的宣傳使用，是幫助審查員識別惡意的必要方式之一。
（3）在全球經(jīng)濟發(fā)達(dá)的主要國家積極申請商標(biāo)注冊
基于目前我們遇到的案例，各國利用全球商標(biāo)數(shù)據(jù)庫檢索基于他國注冊依職權(quán)主動駁回的判例中，各國官方列出的大多在先商標(biāo)為美國、歐盟、中國、日本、韓國、和其他部分英聯(lián)邦發(fā)達(dá)國家/區(qū)域的注冊。因此，在全球經(jīng)濟體量突出的主要市場申請注冊商標(biāo)，是幫助審查員判斷是否存在搶注和分辨真實權(quán)利人的有用途徑之一。
2.惡意申請的依申請運用
當(dāng)然，在依賴審查員依職權(quán)主動駁回維權(quán)的基礎(chǔ)上，對于惡意申請最為高效的維權(quán)方式，仍是權(quán)利人主動基于各國制度，向各國官方提示存在惡意申請商標(biāo)，請官方依權(quán)利人申請駁回/撤銷/無效相應(yīng)惡意申請商標(biāo)
在此方面，對于存在商標(biāo)異議公告期制度的大多數(shù)國家，及時進(jìn)行商標(biāo)監(jiān)測，在商標(biāo)異議公告期提起異議，是阻止惡意商標(biāo)的重要手段。
若錯過異議公告期，而商標(biāo)尚在審查中的，在審查中向?qū)彶閱T非正式致函提示存在惡意申請商標(biāo)，也是阻止商標(biāo)注冊的重要補充手段。在缺失商標(biāo)異議程序的前蘇聯(lián)成員國例如俄羅斯等，以及與審查員溝通相對開明的國家，例如韓國、越南、印度尼西亞等國家/區(qū)域，充分利用反對函制度，也對阻止明顯的惡意商標(biāo)申請較為有效。
而一旦惡意商標(biāo)申請被核準(zhǔn)注冊，則搜集以上惡意認(rèn)定要素證據(jù)，積極提起商標(biāo)無效宣告、侵權(quán)訴訟等反對程序，也是維權(quán)的必要補救措施。
商標(biāo)惡意申請認(rèn)定是一項駁雜而綜合度較高的判斷過程。雖然無法絕對事先判斷維權(quán)可行性，但掌握好主流國家規(guī)定，對于充分運用惡意申請規(guī)則維權(quán)會起到大幅度提高成功率的積極作用。簡要總結(jié)如上，以期為國內(nèi)企業(yè)爭取國際品牌有所裨益。