文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 王燕
在每年數(shù)量龐大的中國商標注冊申請中，第35類指定服務一直都是熱門的申請類別。例如，根據(jù)國家知識產(chǎn)權局發(fā)布的全國省市縣商標統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，近年來的商標注冊申請中，第35類在45個類別的商標申請中穩(wěn)居申請量排名首位，幾乎為排名第二的類別的兩倍。
為了規(guī)范申請人對第35類服務的理解，2022年12月7日，國家知識產(chǎn)權局發(fā)布了《關于第35類服務商標申請注冊與使用的指引》，強調(diào)了第35類的商業(yè)或者工業(yè)企業(yè)的業(yè)務管理、運營、組織和行政管理的服務，以及廣告、市場營銷和促銷等服務均為為他人提供，而非為權利人自身業(yè)務需求從事的有關行為。從上述第35類商標注冊申請在全類別中的占比來看，近三年，第35類上的商標申請雖仍居高位，但占比持續(xù)下降。這說明，國家知識產(chǎn)權局發(fā)布的指引對于糾正中國商標申請人的對于第35類服務的正確理解和運用，正在發(fā)揮積極的引導作用。
第35類注冊申請的常見認知誤區(qū)在于，很多申請人認為在對自己的產(chǎn)品或者服務進行廣告宣傳時需要3501類似群的廣告類服務上的商標權、或者出售自己的產(chǎn)品或者服務時需要3503類似群的市場營銷等服務上的商標權。在糾正了前述錯誤認識的基礎上，第35類上的商標注冊申請是否仍有必要呢？在本文中，我們從商標行政程序以及商標侵權案件的兩個角度對此問題進行簡要分析。
一、從商標行政程序的角度看第35類商標注冊申請的必要性
針對商標行政程序，筆者針對商標注冊申請案件以及異議、無效宣告案件這兩種類型進行分析。雖然常見的商標行政程序還包括注冊商標的三年不使用撤銷程序，但由于《關于第35類服務商標申請注冊與使用的指引》已經(jīng)對第35類服務的定義進行了準確的解釋說明，何種商標使用行為方可在三年不使用撤銷程序中維持商標注冊已經(jīng)明確，本文中不再贅述。
（一）從商標注冊申請案件的角度看第35類商標注冊申請的必要性
在中國大陸，除藥品、醫(yī)療用品外，其他商品的零售或批發(fā)服務仍舊無法獲得商標權的保護。然而，考慮其他國家、地區(qū)的商標保護實踐，以及藥品、醫(yī)療用品的零售或批發(fā)服務歸屬于第35類的事實，今后其他商品的零售或批發(fā)服務可獲得保護時，理應仍歸屬于第35類。因此，在零售或批發(fā)服務在中國的商標保護尚不完善的背景下，在第35類提前進行商標布局、提交防御性質(zhì)的注冊申請，存在一定的積極意義。
其次，在中國已經(jīng)接受的3509類似群的藥品、醫(yī)療用品零售或批發(fā)服務，在與其他商品或服務的類似性判斷時，根據(jù)《類似商品和服務區(qū)分表》的規(guī)定，其僅與歸屬于本類似群的服務構成相同類似服務，與該零售或批發(fā)服務所涉及的具體商品并不發(fā)生交叉檢索【4】。舉例如下：
由此類推，即使將來其他商品的零售或批發(fā)服務可以在中國獲得接受，前述零售或批發(fā)服務與其所涉及的具體商品，仍存在很大可能無法在商標注冊申請的審查中被判定為相互類似。商標注冊申請人如果需要預防他人在自身經(jīng)營的商品所涉及的零售或批發(fā)服務上進行商標搶注，仍存在很大可能需要在第35類獲得額外的商標權，方可獲得較為完善的保護。
有關零售或批發(fā)服務與其相關商品的類似性判斷，對比其他國家/地區(qū)，可以發(fā)現(xiàn)，部分國家/地區(qū)的實務與中國大陸有所不同，其審查實踐可表現(xiàn)為以下兩種形式：
a)在美國、中國香港等國家/地區(qū)，不存在以“類似群”及諸如《類似商品和服務區(qū)分表》的成文的規(guī)定判斷商品/服務的類似性的做法，審查員對商品/服務的類似性判斷有一定的自由裁量權。在實踐中，特定商品與其零售或批發(fā)服務被判定為相互類似的案例屢見不鮮。例如，筆者參與辦理的某香港注冊申請中，第33類酒類商品上的注冊申請，就被判定為與第35類食物、飲料零售等服務上的在先商標并存易造成相關公眾的混淆而收到了審查意見通知書。
b)部分國家/地區(qū)與中國大陸相近，關于商品/服務的類似性判斷存在以“類似群”、成文的規(guī)定來進行規(guī)范的做法。例如，日本《類似商品?服務審查基準（國際分類12-2024版對應）》規(guī)定【5】，“指定了商標法第2條第2款規(guī)定的服務（以下簡稱‘零售等服務’）”的商標注冊申請，與其推定類似的商品進行交叉檢索，指定了商品的申請，與其推定類似的零售等服務進行交叉檢索”。
因此，在上述國家和地區(qū)，商標注冊人在特定商品上獲得商標保護后，在其商品所涉及的零售或批發(fā)服務上即使并未取得商標權，也可以自動獲得阻礙相關零售或批發(fā)服務上的在后申請的效果，商標注冊人的利益可以獲得更大的保障。對比中國大陸的現(xiàn)行商標實務，商標注冊人需要對其具體商品以及相關的零售或批發(fā)服務均獲得保護時，仍需考慮主動在第35類相關服務上進行商標注冊申請。
除零售或批發(fā)服務外，根據(jù)《類似商品和服務區(qū)分表》，第35類的其他服務項目同樣與1-34類的指定商品不類似。因此，如果商標注冊人需要在第35類其他服務上進行防御、阻礙他人在后申請的，也需要考慮在第35類服務上主動進行商標注冊申請。
（二）從商標異議、無效宣告案件的角度看第35類商標注冊申請的必要性
如上所述，根據(jù)中國大陸現(xiàn)行商標實踐，第35類的服務與1-34類的商品相互并不類似，商標注冊人無法基于商品上的在先商標權自動獲得在第35類上阻礙在后申請的效果。如果商標注冊人遭遇第35類上的商標搶注，則需要自行提交異議、無效宣告等維護自身權益。通過以下案例可知，國家知識產(chǎn)權局在商標異議、無效宣告案件中，并非機械地按照《類似商品和服務區(qū)分表》規(guī)定的商品/服務類似判斷標準進行審理，而是會根據(jù)案情，適當考慮商品與第35類服務之間的關聯(lián)關系，對真正的商標權利人的合法權益予以恰當保護。
案例一【6】
【事實認定】
被異議商標申請于第35類“特許經(jīng)營的商業(yè)管理；進出口代理；市場營銷；銷售展示架出租；藥用、獸醫(yī)用、衛(wèi)生用制劑和醫(yī)療用品的零售或批發(fā)服務”上。
被異議人的法定代表人曾為異議人關聯(lián)企業(yè)聘用的員工，對異議人在軟件銷售、安裝、調(diào)試等業(yè)務上在先使用的相同商標理應知曉。
【審查結論】
被異議人未經(jīng)異議人的許可，將與異議人商標完全相同的被異議商標申請注冊在特許經(jīng)營的商業(yè)管理、進出口代理、市場營銷等與異議人相關業(yè)務類似的服務項目上，構成《商標法》第十五條第二款所指之情形，被異議商標在“特許經(jīng)營的商業(yè)管理；進出口代理；市場營銷”服務上不予注冊，在“藥用、獸醫(yī)用、衛(wèi)生用制劑和醫(yī)療用品的零售或批發(fā)服務；銷售展示架出租”上予以注冊。
案例二【7】
【事實認定】
被異議商標申請于第35類“廣告宣傳；計算機網(wǎng)絡上的在線廣告；商業(yè)管理輔助；為他人推銷；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；職業(yè)介紹；為商業(yè)或廣告目的編制網(wǎng)頁索引；稅務申報服務；自動售貨機出租；藥品零售或批發(fā)服務；醫(yī)療用品零售或批發(fā)服務”上。
在被異議商標申請日前，異議人在醫(yī)療藥品上持續(xù)使用與被異議商標相同的字號多年，在醫(yī)藥企業(yè)中已具有較高知名度。被異議人與異議人作為同行業(yè)經(jīng)營者，對異議人在先使用的字號理應知曉。
【審查結論】
被異議商標與異議人在先使用的字號字母構成完全相同，被異議商標注冊使用在“廣告宣傳；商業(yè)管理輔助；為他人推銷；藥品零售或批發(fā)服務”等服務上，易導致相關公眾誤認為該商標所標示的服務來自異議人或與之有特定聯(lián)系，對服務來源產(chǎn)生混淆誤認，致使異議人的利益可能受到損害。因此，被異議商標的申請注冊損害了異議人的在先字號權。被異議商標不予注冊。
案例三【8】
【事實認定】
爭議商標注冊于第35類“廣告；貨物展出；商業(yè)櫥窗布置;市場營銷研究;市場營銷；電話市場營銷；為商品和服務的買賣雙方提供在線市場；定向市場營銷；進出口代理；替他人推銷”上。
早于爭議商標申請日前，申請人的關聯(lián)企業(yè)與被申請人關聯(lián)企業(yè)及本案被申請人已簽訂電子儀器產(chǎn)品的《授權經(jīng)銷協(xié)議》，授權被申請人及其關聯(lián)公司作為申請人產(chǎn)品的經(jīng)銷商，協(xié)議中均明確產(chǎn)品的品牌為爭議商標。被申請人應當清楚申請人及關聯(lián)公司使用爭議商標的情況。
【審查結論】
爭議商標核定使用的廣告、貨物展出等服務與申請人及其關聯(lián)公司在先使用的電子儀器的銷售在服務內(nèi)容、提供方式等方面均具有一定共同性或密切關聯(lián)性。爭議商標與申請人在先使用的商標文字構成完全相同。因此，被申請人以自己的名義申請注冊爭議商標的行為已構成《商標法》第十五條第二款所指情形。爭議商標予以無效宣告。
從上述案例可以看出，在異議、無效等案件的審理中，國家知識產(chǎn)權局會綜合考慮異議人/無效宣告申請人的在先商標使用情況、被異議人/無效宣告被申請人的惡意情形、雙方商標的近似程度等因素，在適當?shù)姆秶鷥?nèi)對跨類別的惡意商標搶注行為進行遏制。因此，即使商品商標的權利人并未在第35類上主動獲得商標保護，在遭遇第35類上的商標搶注行為時，仍舊存在合法的救濟手段。
但是，由于異議、無效等程序中需對多方因素進行綜合考量，在實務中存在一定的不確定性，在部分因素被認定為未滿足要求時，則無法獲得相應保護。如案例一，被異議商標僅在“與異議人相關業(yè)務類似的服務項目上”得以不予注冊，而在“非類似”的服務項目上獲準注冊。因此，異議、無效等程序中對于商標搶注等行為的救濟手段仍有一定的局限性，為避免個案審查所造成的不確定性，在第35類服務上主動獲得商標權仍有一定的積極意義。
二、從商標侵權案件的角度看第35類商標注冊申請的必要性
在國家知識產(chǎn)權局發(fā)布的《關于第35類服務商標申請注冊與使用的指引》中，針對第35類服務上的商標使用進行了明確的規(guī)定，例如：“在店鋪門頭上的商標使用是為了銷售自己所生產(chǎn)的商品的，不屬于對‘為他人推銷’服務的使用”。因此，如商標使用人僅出于銷售自身產(chǎn)品的目的在店鋪門頭上使用自身商標，僅獲得商品商標權即可獲得基本的保障，在第35類服務上獲得商標權并非必須。即使他人基于第35類“為他人推銷”等服務上的注冊商標權對商標使用人提出侵權訴訟，其訴訟請求也難獲支持。
從另一方面講，如果商品生產(chǎn)企業(yè)獲得了第35類服務上的商標權，該權利在商標維權中并非毫無意義。通過以下案例可知，面對形式多樣的商標侵權行為，第35類服務上的注冊商標權發(fā)揮著相當?shù)姆e極作用。
案例四【9】
【事實認定】
原告為潔具產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售企業(yè)，在第11類商品和第35類服務上享有注冊商標權。被告原為原告潔具產(chǎn)品的授權專賣店，在授權合同期限屆滿后，被告在無原告書面授權的情況下，在店內(nèi)裝飾多處突出使用原告注冊商標的字樣和標識，并使用原告“授權專賣店”銘牌。
【審判結論】
被告上述行為容易導致消費者誤認為其與原告之間存在授權專賣的特定商業(yè)關系，客觀上也形成了上述效果，顯然屬于對合理指示商品來源的權利的不當擴張，已經(jīng)超出了商標指示性使用的合理范疇。被告上述行為已構成對原告第11類（指定商品：浴室裝置等）和第35類（指定服務：廣告；替他人推銷等）注冊商標專用權的侵犯。
案例五【10】
【事實認定】
原告為通信設備的生產(chǎn)銷售企業(yè)，在第35類服務上享有注冊商標權。被告未經(jīng)原告授權許可，在其電訊產(chǎn)品零售店的門店招牌、店面裝潢和擺設上突出使用了原告注冊商標。
【審判結論】
被控侵權標識與原告注冊商標的字母組合、形態(tài)在視覺上基本沒有差別，以一般消費者難以進行區(qū)分，且未經(jīng)原告授權許可。被告使用被控侵權的標識與涉案商標的核定服務類別系同種商品或服務。被告使用涉案被控侵權標識的行為構成對原告第35類（指定服務：商業(yè)信息代理；推銷(替他人)等）注冊商標專用權的侵犯。
案例六【11】
【事實認定】
原告為服裝產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售企業(yè)，在第25類商品和第35類服務上享有注冊商標權。被告未經(jīng)原告授權，在商場外墻、店鋪招牌、所售服裝及包裝袋上突出使用與涉案注冊商標相同或近似的標識，銷售通過平行進口方式取得的、最終源自原告的正品，且店鋪未銷售原告品牌之外的其他商品。
【審判結論】
被告銷售被訴侵權商品的行為未削弱涉案商標在商品來源指向上的核心功能，根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)也不足以證明被訴行為影響了涉案商標對商品質(zhì)量的保證功能或產(chǎn)生了丑化或淡化涉案商標商譽的后果，不構成對原告涉案商品商標權的侵害。但是，原告在第35類上的注冊商標代表了原告提供的專賣店特有的服務品質(zhì)和服務體驗，在案證據(jù)亦可證明原告開設的品牌專賣店具有較為嚴格的標準和要求。被告在其開設的涉案店鋪招牌及外墻、所在商場外墻上醒目標注原告標識，超出了說明其所銷售商品品牌的合理限度，易使相關公眾誤認為涉案店鋪系由原告開設或管理的品牌官方授權店鋪，屬于在相同類別服務上使用了相同商標，構成原告第35類（指定服務：廣告；商業(yè)信息；推銷（替他人）等）注冊商標專用權的侵犯。
從上述案例可以看出，對于商品生產(chǎn)企業(yè)來說，如果其產(chǎn)品存在旗艦店、專賣店等規(guī)?；匿N售方式，則可能遭遇其商標被零售商以超過合理限度的方式使用的行為。對于外國商品生產(chǎn)企業(yè)來說，其面向他國市場的產(chǎn)品被平行進口至中國后，也可能遭遇平行進口商以看似授權店鋪的方式進行銷售的行為。針對此種侵權行為，商品生產(chǎn)企業(yè)可通過主張第35類的注冊商標權維護自身權益。
綜上所述，對于知名度較高、從事多元化、規(guī)模化經(jīng)營的商品生產(chǎn)企業(yè)、以及未直接在中國從事經(jīng)營活動、需通過代理商進行推廣和銷售的外國企業(yè)來說，在第35類服務上進行防御性的商標注冊，對于應對商品和服務的分類規(guī)則變化、預防商標搶注、打擊多樣化的商標侵權行為存在其積極意義。商品生產(chǎn)企業(yè)無需對于第35類服務上的商標注冊過度焦慮，可以在準確理解第35類商標注冊意義的基礎上，根據(jù)自身經(jīng)營特點，理性地、有選擇地進行獲得第35類上的商標保護。
注釋：
【1】基于國家知識產(chǎn)權局商標局《2022年四季度各省、自治區(qū)、直轄市商標注冊申請量、注冊量按類別統(tǒng)計表》
【2】基于國家知識產(chǎn)權局商標局《2023年四季度各省、自治區(qū)、直轄市商標注冊申請量、注冊量按類別統(tǒng)計表》
【3】基于國家知識產(chǎn)權局商標局《2024年三季度各省、自治區(qū)、直轄市商標注冊申請量、注冊量按類別統(tǒng)計表》
【4】基于《類似商品和服務區(qū)分表----基于尼斯分類第十二版（2024文本）》
【5】日本特許廳《類似商品?服務審查基準（國際分類12-2024版對應）》
【6】(2020)商標異字第0000062911號部分不予注冊決定
【7】(2024)商標異字第0000076097號不予注冊決定
【8】商評字[2021]第0000298537號無效宣告請求裁定書
【9】（2019）桂09民初43號判決書
【10】（2020）粵0703民初2423號判決書
【11】（2020）浙民終213號判決書