文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分部 姚園
【撤三案件的基本情況】
《商標(biāo)法》第49條規(guī)定：“注冊(cè)商標(biāo)沒(méi)有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個(gè)人可以向商標(biāo)局申請(qǐng)撤銷該注冊(cè)商標(biāo)。”可見(jiàn)，撤三案件的提出是非常簡(jiǎn)單的。當(dāng)然撤三制度的設(shè)置主要目的還是為了鼓勵(lì)和督促商標(biāo)權(quán)利人使用其注冊(cè)商標(biāo)，否則將是對(duì)有限的商標(biāo)資源的浪費(fèi)。
隨著商標(biāo)注冊(cè)總量不斷增加，對(duì)他人商標(biāo)提出撤三成為清除在先商標(biāo)障礙的主要而且有效的手段。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年的撤三案件可達(dá)到20多萬(wàn)件，而撤三案件的撤銷率達(dá)到了90%（包括部分撤銷）?？梢?jiàn)，商標(biāo)一旦被提出撤三，撤銷的幾率非常高，如何應(yīng)對(duì)撤三案件成為很多企業(yè)頭疼的問(wèn)題。
【如何提供符合要求的證據(jù)】
《商標(biāo)審查審理指南》中規(guī)定：提供的證據(jù)應(yīng)符合以下要求（1）能夠顯示出使用的系爭(zhēng)商標(biāo)標(biāo)識(shí)；（2）能夠顯示出系爭(zhēng)商標(biāo)使用在指定使用的商品或者服務(wù)上；（3）能夠顯示出系爭(zhēng)商標(biāo)的使用人，既包括商標(biāo)注冊(cè)人自己，也包括商標(biāo)注冊(cè)人許可的他人以及其他不違背商標(biāo)權(quán)人意志使用商標(biāo)的人。如許可他人使用的，應(yīng)當(dāng)能夠證明許可使用關(guān)系的存在；（4）能夠顯示出系爭(zhēng)商標(biāo)的使用日期，且符合指定期間；（5）能夠證明系爭(zhēng)商標(biāo)在《商標(biāo)法》效力所及地域范圍內(nèi)的使用。
以上是對(duì)符合要求的證據(jù)的基本規(guī)定，通常情況下第（3）（5）的要求不存在大的爭(zhēng)議，個(gè)人認(rèn)為在提供證據(jù)中最重要的三個(gè)要素為（1）（2）（4），即：時(shí)間/商標(biāo)/商品或服務(wù)。當(dāng)然，這里有一個(gè)前提，就是這些證據(jù)必須是在公開(kāi)的商業(yè)領(lǐng)域使用。
一、時(shí)間——自申請(qǐng)人向國(guó)知局提起撤三之日起向前推算三年
《北京市高級(jí)人民法院商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》中規(guī)定：指定期間之后開(kāi)始大量使用注冊(cè)商標(biāo)的，一般不構(gòu)成在指定期間內(nèi)的商標(biāo)使用，但當(dāng)事人在指定期間內(nèi)使用商標(biāo)的證據(jù)較少，在指定期間之后持續(xù)、大量使用訴爭(zhēng)商標(biāo)的，在判斷是否構(gòu)成商標(biāo)使用時(shí)可以綜合考慮。
《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第20條規(guī)定：商標(biāo)權(quán)人有真實(shí)使用商標(biāo)的意圖，并且有實(shí)際使用的必要準(zhǔn)備，但因其他客觀事由尚未實(shí)際使用注冊(cè)商標(biāo)的，均可認(rèn)定有正當(dāng)理由。
對(duì)于證據(jù)是否符合指定的三年時(shí)間，可以簡(jiǎn)單歸結(jié)為：一組證據(jù)中至少要有一個(gè)環(huán)節(jié)處于三年時(shí)間內(nèi)，以下幾種情況均屬于符合要求的證據(jù)：
√合同發(fā)票均在三年內(nèi)
√合同早于三年，發(fā)票處于三年內(nèi)
√合同發(fā)票均早于三年，實(shí)際使用證據(jù)處于三年內(nèi)（例如廣告發(fā)布時(shí)間）
√合同處于三年內(nèi)，發(fā)票及實(shí)際使用證據(jù)晚于三年
案例：（2024）京行終3878號(hào)北京高院行政判決書(shū)中認(rèn)定：本案中，……早期宣傳材料、廣告合同等形成時(shí)間不在指定期間內(nèi)，不能證明訴爭(zhēng)商標(biāo)在指定期間的使用情況；……相關(guān)微信截圖、照片等均系自制證據(jù)，證明力較低且難以確定形成時(shí)間；……其他京東和蘇寧網(wǎng)頁(yè)截圖、微信聊天記錄截圖、微信朋友圈截圖、產(chǎn)品發(fā)布會(huì)照片、產(chǎn)品實(shí)物照片等亦均系自制證據(jù)，證明力較低且難以確定形成時(shí)間，不能證明訴爭(zhēng)商標(biāo)在指定期間內(nèi)的使用情況。綜上，在案證據(jù)未形成完整的證據(jù)鏈，不足以證明訴爭(zhēng)商標(biāo)于指定期間內(nèi)在復(fù)審商品上進(jìn)行了真實(shí)、合法、有效的商業(yè)使用。
在上述案例中，證據(jù)的主要問(wèn)題是并非在指定期間內(nèi)的使用證據(jù)，因此法院并未認(rèn)可這些證據(jù)，并判決駁回上訴，維持原判，訴爭(zhēng)商標(biāo)在復(fù)審商品上的注冊(cè)予以撤銷。因此，在搜集、選取證據(jù)中首先可用時(shí)間排除法，時(shí)間不符合要求的證據(jù)可直接排除。
二、商標(biāo)——提供的證據(jù)需顯示系爭(zhēng)商標(biāo)
《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題的規(guī)定》第26條第2款：實(shí)際使用的商標(biāo)標(biāo)志與核準(zhǔn)注冊(cè)的商標(biāo)標(biāo)志有細(xì)微差別，但未改變其顯著特征的，可以視為注冊(cè)商標(biāo)的使用。
《北京市高級(jí)人民法院商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》訴爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)人擁有多個(gè)已注冊(cè)商標(biāo)，雖然其實(shí)際使用商標(biāo)與訴爭(zhēng)商標(biāo)僅存在細(xì)微差異，但若能夠確定該使用系針對(duì)其已注冊(cè)的其他商標(biāo)的，對(duì)其維持訴爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)的主張，可以不予支持。
上述法律規(guī)定體現(xiàn)了證據(jù)中對(duì)商標(biāo)的兩個(gè)要求：1.證據(jù)中顯示的商標(biāo)不得改變注冊(cè)商標(biāo)的主要部分和顯著特征；2.一人多標(biāo)的情況下，要能夠證明是對(duì)該案系爭(zhēng)商標(biāo)的使用而不是對(duì)權(quán)利人其他注冊(cè)商標(biāo)的使用。
案例：
1、（2023）京73行初16393號(hào)北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院行政判決書(shū)中認(rèn)定：……在案的發(fā)票均未體現(xiàn)訴爭(zhēng)商標(biāo)，且發(fā)票的金額、數(shù)量、單價(jià)與銷售單并不完全匹配，無(wú)法形成證據(jù)鏈；……綜上，第三人在第33類擁有多枚商標(biāo)的情況下，其有發(fā)票對(duì)應(yīng)的商品銷售行為無(wú)法明確指向訴爭(zhēng)商標(biāo)。故，在案證據(jù)無(wú)法形成證據(jù)鏈證明訴爭(zhēng)商標(biāo)于指定期間內(nèi)在核定使用的商品上進(jìn)行了真實(shí)、合法、有效的商業(yè)使用。
2、商評(píng)字[2024]第0000325340號(hào)關(guān)于第1910119號(hào)“永和”商標(biāo)撤銷復(fù)審決定書(shū)中認(rèn)定：本案復(fù)審商標(biāo)“永和”系普通印刷字體純文字組合商標(biāo)，被申請(qǐng)人提交的外賣(mài)平臺(tái)用戶評(píng)價(jià)截圖等全部在案證據(jù)中未顯示本案復(fù)審商標(biāo)，且由我局查明事實(shí)2可知，被申請(qǐng)人在三年指定期間還有“永和大王”商標(biāo)等多件有效注冊(cè)商標(biāo)，故本案在案證據(jù)尚不能證明被申請(qǐng)人在三年指定期間對(duì)復(fù)審商標(biāo)在指定復(fù)審商品上進(jìn)行了真實(shí)的商業(yè)使用，復(fù)審商標(biāo)在復(fù)審商品上的注冊(cè)應(yīng)予以撤銷。
上述案件中，所提供的證據(jù)或未顯示系爭(zhēng)商標(biāo)，或顯示的是權(quán)利人的其他商標(biāo)，這些證據(jù)均不符合要求。
三、商品/服務(wù)--證據(jù)應(yīng)是核定使用的商品/服務(wù)上的使用證據(jù)
《商標(biāo)審查審理指南》中規(guī)定：商標(biāo)注冊(cè)人應(yīng)當(dāng)在核定使用的商品上使用注冊(cè)商標(biāo)。商標(biāo)注冊(cè)人在核定使用的商品上使用注冊(cè)商標(biāo)的，在與該商品相類似的商品上的注冊(cè)可予以維持。商標(biāo)注冊(cè)人在核定使用商品之外的類似商品上使用其注冊(cè)商標(biāo)，不能視為對(duì)其注冊(cè)商標(biāo)的使用。
系爭(zhēng)商標(biāo)實(shí)際使用的商品不屬于《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》中的規(guī)范商品名稱，但其與系爭(zhēng)商標(biāo)核定使用的商品僅名稱不同，本質(zhì)上屬于同一商品的，或是實(shí)際使用的商品屬于核定使用商品下位概念的，可以認(rèn)定構(gòu)成在核定商品上的使用。
《北京市高級(jí)人民法院商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》中規(guī)定：訴爭(zhēng)商標(biāo)在核定商品上構(gòu)成使用的，可以維持與該商品類似的其他核定商品上的注冊(cè)。認(rèn)定前款所指的類似商品，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照商品的功能、用途、生產(chǎn)部門(mén)、消費(fèi)渠道和消費(fèi)群體進(jìn)行判斷，一般依據(jù)《類似商品和服務(wù)區(qū)分表》進(jìn)行認(rèn)定。
上述法律規(guī)定可總結(jié)出以下三個(gè)方面：1、證據(jù)僅限于對(duì)商標(biāo)在核定使用的商品上的使用證據(jù)；2、在核定使用的商品上使用注冊(cè)商標(biāo)的，在與該商品相類似的核定商品上的注冊(cè)可予以維持（即一個(gè)類似群組上有一個(gè)商品的使用證據(jù)，該類似群組的其他核定商品可以維持）；3、實(shí)際使用的商品為非規(guī)范名稱的商品，與核定的商品本質(zhì)上屬于同一種商品的，可以認(rèn)定成在核定商品上的使用。
案例：
1、在第5774758號(hào)“安沃”提供使用證據(jù)案中，商標(biāo)核定使用的服務(wù)為第40類“金屬鑄造；金屬處理”等，而實(shí)際使用的服務(wù)為“熱處理”，經(jīng)過(guò)提供的證據(jù)證明“熱處理”并非規(guī)范的服務(wù)名稱，其實(shí)質(zhì)就是金屬處理的一種，并獲得商標(biāo)局的認(rèn)可，并對(duì)第5774758號(hào)“安沃”商標(biāo)的注冊(cè)予以維持。
2、（2024）京行終1098號(hào)北京高級(jí)人民法院行政判決書(shū)中認(rèn)定：本案中，……產(chǎn)品購(gòu)銷合同、出庫(kù)單、發(fā)票、使用手冊(cè)涉及商品均為“掃描儀”鑒于掃描儀并非訴爭(zhēng)商標(biāo)核定使用的商品，在無(wú)其他證據(jù)佐證的情況下，前述證據(jù)不足以證明訴爭(zhēng)商標(biāo)在核定使用的“數(shù)據(jù)處理設(shè)備、計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)外圍設(shè)備”等商品上已進(jìn)行了商標(biāo)法意義上的使用。并判決：駁回上訴，維持原判。
上述案例1中，雖然實(shí)際使用的服務(wù)名稱與核定使用的服務(wù)名稱不一致，但實(shí)質(zhì)是同一種服務(wù)，因此獲得支持。而案例2中，實(shí)際使用的商品并非核定使用的商品，因此不予支持。
通過(guò)上述的分析，我們能夠簡(jiǎn)單的了解到提供使用證據(jù)中重要的時(shí)間、商標(biāo)及商品/服務(wù)這些基本要素，但在實(shí)際的案件中情況可能更為復(fù)雜，需要個(gè)案分析，考慮的要素將更多。如何應(yīng)對(duì)這些問(wèn)題，最終還是要靠證據(jù)，這就需要企業(yè)在日常經(jīng)營(yíng)中規(guī)范使用商標(biāo)、注重留存證據(jù)才是正道。