文/北京市集佳律師事務所 吳恙 黨麗
專利制度自13世紀誕生之初即被賦予壟斷屬性，用于獎勵技術創(chuàng)新，保護生產力水平提升。歷經時代發(fā)展，至20世紀后期，發(fā)達國家為維護鞏固其依靠技術優(yōu)勢所建立的國際領先地位，通過《巴黎公約》及《TRIPs協(xié)定》等國際協(xié)約，逐步強化對于專利權的保護，弱化專利反壟斷等手段的制約?！?】專利制度通過“技術公開換取法律保護”的形式，對專利限定的技術方法的營利性實施行為在一定期限內進行限制，而專利權壟斷性為權利人所帶來的限制競爭優(yōu)勢往往能夠影響市場份額，進而兌現(xiàn)其財產價值。隨著我國專利制度以及市場經濟的發(fā)展，越來越多的市場主體逐漸重視專利權所帶來的商業(yè)競爭效益，通過專利侵權訴訟或行政投訴等法律行為維護自身合法權益，具有社會影響力的典型案例紛紛登臺。而權利人在正式啟動法律維權行動前，結合訴訟目的科學合理地選定維權目標專利是不可或缺的重要環(huán)節(jié)。由此，本文試圖從當前專利侵權訴訟司法實踐角度，分析專利侵權訴訟維權目標專利選擇考量因素。
一、專利侵權訴訟的目的
在經濟學理論上，技術有時會被看作公共產品，它可以同時為多數(shù)人占有，且在擴大占有人數(shù)的過程中復制該公共產品的邊際成本無限趨近于零，因為該產品的表現(xiàn)形態(tài)完全可以采取公開信息的狀態(tài)?；谶@種狀況，如若社會對于新技術的使用不加以任何限制，在市場上跟隨或者模仿其他技術者的生產成本必然較低。長此以往，將導致大量不公平競爭現(xiàn)象，從而破壞良好的社會經濟秩序?！?】知識產權是基于創(chuàng)造成果和工商業(yè)標記依法產生的專有權利，專利權是創(chuàng)造者基于其智力勞動成果，依法賦予其在技術營利性實施方面具有壟斷性質的權利。專利權相較于普通的財產權同樣具有使用、轉讓、收益、處分的功能，也同樣具有經濟屬性。而權利人在兌現(xiàn)專利權的商業(yè)經濟價值時，除了使用、許可、轉讓等方式以外，針對相關侵權行為通過民事訴訟途徑維護其自身合法權益也是實現(xiàn)其經濟效益的主要方式。
在專利侵權訴訟中，權利人期望通過訴訟程序實現(xiàn)的直接目的主要包括：第一，及時有效地制止侵權人的侵權行為，控制侵權損害結果；第二，賠償權利人因侵權受到的實際損失以及為制止侵權所支付的合理費用。而在行業(yè)競爭激烈、技術創(chuàng)新層出不窮的市場環(huán)境之下，權利人通過專利侵權訴訟能夠實現(xiàn)停止侵權和賠償損失的直接目的以外，因專利侵權訴訟而帶來的潛在市場競爭影響，排除競爭的效果等同樣也是實務中權利人所期望達成的重要目的。
在當前市場競爭環(huán)境中，專利權人通常會采取以下方式實現(xiàn)商業(yè)預期目的。第一，在招投標過程中專利權人通過異議（質疑）/投訴、訴訟、仲裁等方式降低競爭對手的競爭力，從而影響招投標結果。第二，在競爭對手首次公開募股（IPO）關鍵時間節(jié)點提起專利侵權訴訟從而影響上市進程。在歌爾股份與敏芯股份的系列糾紛中，歌爾股份在敏芯股份遞交科創(chuàng)板IPO申請之后以及過會之前等關鍵時間節(jié)點，分別對其發(fā)起了專利侵權訴訟、專利無效宣告以及專利權屬訴訟。在歌爾股份的專利狙擊下，敏芯股份科創(chuàng)板IPO上市審議被取消?！?】第三，在競爭對手關鍵市場銷售節(jié)點通過訴訟禁令影響市場推廣及運營。在石頭科技與追覓科技的專利侵權糾紛中，追覓科技通過泉州中院的裁決獲得了針對石頭科技相關掃地機器人產品的訴前行為保全（臨時禁令）。即便最高人民法院其后撤銷了該禁令，但因錯過六一八大促活動，石頭科技相關產品銷售額仍然因此受有影響?！?】
不難看出，正是專利制度所賦予權利人在技術營利性實施方面的壟斷權益，以及當前司法實踐環(huán)境對于侵權行為的制裁所帶來的商業(yè)市場影響，專利侵權訴訟已逐漸成為權利人兌現(xiàn)創(chuàng)新成果的經濟價值，實現(xiàn)智力創(chuàng)造所形成的競爭優(yōu)勢的重要手段。
二、篩選維權專利的前期準備工作
《專利法》第十一條【5】明確了侵犯專利權的行為類型，以及權利基礎的要求。據(jù)此，在正式進入維權專利的篩選工作之前，主訴方需要完成的前期基礎準備工作包括：第一，明確被訴主體及關聯(lián)主體；第二，明確被訴行為及事實；第三，初步篩選匹配的專利。
第一，主訴方在訴前應當明確具體的被訴主體及關聯(lián)主體。主訴方通常是在已初步知悉相關侵權事實的存在，或基于實現(xiàn)特定商業(yè)目的的背景下啟動訴前準備工作，因此需要進一步基于相關事實及戰(zhàn)略目的確定被訴主體的范圍。比如基于反制境外相關訴訟的目的，而被訴主體為跨國運營集團企業(yè)的，主訴方需要在國內針對該集團提起專利侵權訴訟時，需要全面地調查該集團企業(yè)在中國的相關主體，包括股權關系，注冊地址，經營業(yè)務范圍及在華業(yè)務開展模式等信息。經過充分的盡調后選擇合適的被訴主體的范圍，避免在后續(xù)訴訟中管轄及送達等程序存在瑕疵，從而影響整體訴訟進程。
第二，主訴方在訴前應當明確具體的被訴行為及事實。調查被訴侵權行為及事實應當是一項貫穿于整個訴訟周期的工作，但訴前高效準確的侵權行為及事實調查工作能夠為后續(xù)的訴訟活動奠定堅實的基礎。在已明確被訴主體的基本范圍的背景下，主訴方可以按照被訴方的經營業(yè)務范圍逐步排除存在侵權可能的相關產品或方法；亦可以在已明確目標專利的情形下，結合專利技術領域逐步梳理存在侵權可能的相關產品或方法。需要注意的是，主訴方在持續(xù)開展的調查工作時應當注意及時地完成證據(jù)保全工作，避免出現(xiàn)證據(jù)滅失或喪失取證可能性的窘迫局面。
第三，主訴方在訴前應當初步圈定合適的維權專利范圍。在明確被訴行為后，主訴方應當基于該事實從受其控制的專利池中初步圈定大致的專利范圍，類似于專利自由實施檢索分析（FTO）中初步篩選主題匹配的專利。即，基于侵權事實的技術類型排除掉關聯(lián)性較低的授權專利，并且結合技術關聯(lián)度以及技術類型進行初步分類分批。在實務中，若主訴方技術實力雄厚，知識產權運營得當，基于長期的專利挖掘及布局，其專利池可能已形成一定規(guī)模，往往擁有數(shù)千件乃至上萬件授權專利。尤其是以集團形式運營的商業(yè)主體，其控股公司及關聯(lián)主體均具備研發(fā)能力，集團能夠管理控制的相關專利數(shù)量會更為龐大。由此，在正式進入維權專利篩選工作之前初步圈定合適的專利范圍，能夠有效地提升訴訟準備工作的效率，有益于訴訟開支的合理規(guī)劃及時間管理。
需要注意的是，明確被訴主體，被訴行為及專利初步篩選等訴前準備工作并不存在嚴格的順序關系，主訴方可以根據(jù)所面臨的現(xiàn)實情況靈活調整。比如NPE主體在訴前往往已有明確的目標專利，因此NPE通常會基于目標專利的保護范圍尋找被訴侵權行為線索進而鎖定被訴主體。
三、篩選維權專利的主要考量因素
（一）初步侵權比對分析
在專利侵權訴訟中，侵權行為及事實的認定是亙古不變的核心爭議焦點，也是權利人需要履行的舉證義務，因而權利人在正式提起維權訴訟之前，初步侵權比對分析是篩選目標專利至關重要的考量因素，也是進一步衡量其他考察要素的前提條件?！秾＠ā返诹臈l第一款明確規(guī)定了保護范圍以權利要求為準，說明書及附圖用于解釋權利要求。專利侵權比對的客體，是涉案專利的權利要求與被訴侵權技術方案，比對分析不應使用專利產品作為依據(jù)，而是以專利文本所記載的內容為準?；谠谙纫殉醪矫鞔_被訴行為和事實，以及初步圈定的備選維權專利池，主訴方可以根據(jù)專利侵權認定規(guī)則逐一分析備選專利。
在司法實踐中，法院在認定侵權產品或方法是否落入專利權的保護范圍時，會依據(jù)全面覆蓋原則、等同原則、禁止反悔原則、捐獻原則等規(guī)則進行認定。主訴方在前期進行初步侵權比對分析時主要依據(jù)全面覆蓋原則和等同原則，可以在初步明確存在侵權可能性后再依據(jù)禁止反悔原則和捐獻原則分析相關專利的實際保護范圍。主訴方可以參考下列順序逐步完成侵權比對分析工作。
第一，基于獨立權利要求排除明顯不侵權的專利。根據(jù)《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第七條，被訴侵權技術方案包含與權利要求記載的全部技術特征相同或者等同的技術特征的，人民法院應當認定其落入專利權的保護范圍。因此，基于全面覆蓋原則應當分析侵權技術方案是否包含目標專利任意一項權利要求的全部技術特征，若包含某一權利要求的全部技術特征即可認定其落入該專利權的保護范圍；若侵權技術方案缺少一個或者一個以上的技術特征時，則不落入該專利權的保護范圍。獨立權利要求是從整體上反映發(fā)明或者實用新型的技術方案，記載解決技術問題的必要技術特征，從屬權利要求是對其引用部分的附加技術特征。因此獨立權利要求的范圍大于其從屬權利要求，主訴方在前期分析時可以基于備選專利的獨立權利要求進行第一輪侵權比對篩選，剔除明顯不侵權的備選專利。
根據(jù)全面覆蓋原則分析侵權比對技術特征相同存在一定障礙時，主訴方還應當考慮通過等同原則進行判斷。根據(jù)《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定(2020修正)》第十三條第二款【6】的規(guī)定的等同特征，等同特征的認定主要在于分析以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且本領域普通技術人員在被訴侵權行為發(fā)生時無需經過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的特征。需要注意的是，在前期分析時認為侵權技術方案存在等同可能性的，應當明確標注，與相同特征相區(qū)分，以便后續(xù)進行綜合分析。
第二，存在侵權可能性的目標專利完成全面比對分析。依據(jù)全面覆蓋原則和等同原則對備選專利完成初步篩查工作后，對于存在侵權可能性的目標專利應當基于其他從屬權利要求完成全面分析比對工作。
首先，逐一分析目標專利的所有權利要求，能夠通盤掌握與侵權技術方案的比對情況。在提起專利侵權訴訟時，法院通常會要求主訴方明確所主張的保護范圍。因此，在前期分析時應當對目標專利所有權利要求進行比對，起訴時明確權利基礎，排除明顯不存在侵權可能性的權利要求。
其次，全面分析目標專利的所有權利要求易于后續(xù)侵權證據(jù)保全工作的開展。實踐中，在前期分析階段主訴方所掌握的侵權技術方案相關信息通常不夠充分，部分特征難以進行判斷，需要結合其他表象或驗證方法進行側面推定，或者因證據(jù)存在形式性缺陷難以作為訴訟證據(jù)提交，往往需要補充保全侵權證據(jù)。因此，充分分析全部權利要求能夠在后續(xù)開展證據(jù)保全工作時“有的放矢”，針對性地進行證據(jù)收集，技術方案測試及驗證工作。需要注意的是，建議主訴方在完成侵權證據(jù)保全工作之后，結合取證事實對前期已完成的侵權比對結論進行驗證排查，以避免前期分析結論與取證內容所反映的客觀事實存在出入的情形。
最后，詳細分析目標專利的所有權利要求能夠為后續(xù)專利穩(wěn)定性分析工作明確范圍。專利穩(wěn)定性分析同樣需要圍繞目標專利權利要求進行檢索分析以及判斷，基于前期各項權利要求侵權比對結論，可以將明確不侵權的從屬權利要求排除出穩(wěn)定性分析的范圍，合理規(guī)劃檢索方向避免不必要的資源浪費。同時，通盤分析全部權利要求侵權比對與專利穩(wěn)定性分析相結合，能夠為后續(xù)專利無效答辯工作提前做好應對預案。布局合理的從屬權利要求能夠顯著提升目標專利的穩(wěn)定性，經過專利穩(wěn)定性分析一旦判斷獨立要求要求的穩(wěn)定性存在風險，從屬權利要求則是維持權利穩(wěn)定有效的后備陣地。在專利無效宣告程序中，權利人可以通過刪除、合并和進一步限定的方式修改權利要求，以增強相關專利的穩(wěn)定性。因此，前期明確從屬權利要求的比對情況能夠為后續(xù)“專利無效宣告戰(zhàn)爭”中先行規(guī)劃逐步撤防的灘頭陣地，有備而無患。
第三，排除權利要求保護范圍的瑕疵風險。主訴方在經過前期分析，基本明確備選專利后還應當基于禁止反悔原則和捐獻原則等進一步核實備選專利權利要求保護范圍可能存在的瑕疵。禁止反悔原則要求主訴方不得將已明確放棄的保護范圍，在侵犯專利權訴訟中再次主張已放棄的內容為專利保護范圍。捐獻原則要求主訴方不得將說明書或者附圖中記載而未寫入權利要求的技術方案，納入專利權的保護范圍。
（二）侵權證據(jù)取證難度
“舉證難”是目前專利侵權訴訟普遍存在的顯著問題。即便《專利法》第六十六條【7】規(guī)定了對于涉及新產品方法專利侵權糾紛案件的舉證責任倒置規(guī)則，但是主訴方仍然需要提供證據(jù)證明被控侵權方案落入或者有極大可能性落入涉案專利的保護范圍，才能認為其完成了初步證明義務，進而舉證責任向被告轉移或舉證責任倒置。據(jù)此，在訴前分析篩選專利的階段，主訴方依舊需要基于權利要求所保護的技術方案，結合保全侵權行為及事實的難易程度，綜合判斷獲取侵權證據(jù)的難度，作為篩選分級維權目標專利的重要考量因素。
考量專利權利要求所保護的技術方案屬于“顯性”或“隱性”，分辨的核心標準在于判斷所涉技術方案是否易于進行侵權比對分析。主訴方可以通過衡量所保護的技術特征從客觀物理層面是否直觀體現(xiàn)，是否無需經過反向工程或技術測試手段即可辨別等因素進行判斷?？剂勘Ｈ謾嘈袨榈碾y易程度，核心標準為站位社會公眾、普通消費者、一般交易相對方的角度，接觸獲取到侵權行為及其線索所需付出的人力、物力及時間成本?；谇笆雠袛嘁蛩?，侵權證據(jù)的取證難度由易到難大致可歸納為以下情形：
第一，保護范圍為“顯性”技術特征表象的專利，侵權行為容易固定的。比如，“手持淋浴噴頭外觀設計專利侵權案”【8】，涉案外觀設計專利名稱為“手持淋浴噴頭（NO.A4284410X2）”，本案侵權產品為市售的淋浴噴頭衛(wèi)浴產品。涉案專利所保護的外觀設計能夠基于簡單觀察即可進行侵權比對，而侵權產品同樣屬于普通消費者能夠輕易獲取的公開銷售終端產品。由此可見，在涉及外觀設計專利侵權案件中，侵權證據(jù)的取證難度相對較低。
第二，保護范圍為“顯性”技術特征表象的專利，侵權行為難以固定的。比如，在作者代理的涉及盾構機設備專利侵權系列糾紛中，涉案專利所涉及的技術方案為盾構機及TBM設備中相關部件的機械結構及裝配連接關系，通過觀測設備實物或結合設備圖紙能夠較為直觀地進行侵權比對分析，屬于“顯性”技術特征專利。然而，盾構機及TBM設備通常應用于大型隧道掘進作業(yè)項目，銷售價格通常以億為單位，公證購買的可行性較低。同時，現(xiàn)有設備的實際取證環(huán)境復雜，普通社會公眾難以接觸，也難以通過公開渠道獲取相關信息資料。由此，即便涉案專利的技術特征為“顯性”，但因保全侵權行為不易開展，訴前取證工作存在一定難度。
第三，保護范圍為“隱性”技術特征表象的專利，侵權行為容易固定的。比如，敦駿公司訴騰達公司專利侵權案【9】中，涉案專利名稱為“一種簡易訪問網絡運營商門戶網站的方法”，該專利為方法類發(fā)明專利，涉及虛擬Web認證上網技術。該專利技術方案提出了一種用戶設備、接入服務器、真正門戶網站Portal_Server三者間基于虛擬Web服務器的強制登錄認證網頁（強制Portal）的方法，核心在于實現(xiàn)“重定向”功能。由此可見，該專利所保護的技術方案顯然難以直觀地通過簡單觀察對比即可辨別是否與侵權行為相同，屬于典型的“隱性”技術特征。本案的被控侵權產品為無線路由器設備，面向社會公眾公開銷售，且公開銷售渠道多樣，主訴方能夠輕易地通過網絡銷售平臺以及線上實體商鋪等渠道獲取侵權產品并完成保全。雖然獲取侵權產品較為容易，但由于涉案專利涉及“隱性”技術特征，因此主訴方仍然需要通過公證測試的方式，進一步證明被訴侵權產品的強制Portal過程與涉案專利保護范圍相同。
第四，保護范圍為“隱性”技術特征表象的專利，侵權行為難以固定的。比如“蜜胺發(fā)明專利及技術秘密侵權案”【10】中，涉案專利名稱為“節(jié)能節(jié)資型氣相淬冷法蜜胺生產系統(tǒng)及其工藝”，該專利為方法類發(fā)明專利，涉及三聚氰胺產品的生產方法。該專利所保護的技術方案顯然難以直觀地通過簡單觀察對比即可辨別是否與侵權行為相同，屬于典型的“隱性”技術特征。而本案所涉的侵權行為同樣為三聚氰胺化工材料的制備方法及設備，是普通社會公眾難以通過正常途徑接觸到的，主訴方獲取并固定侵權行為的難度較大。本案中，原告通過獲取被告向安監(jiān)部門提交備案的安評報告、設計專篇等材料證明被訴生產系統(tǒng)和生產工藝所使用的技術方案并作為侵權比對的依據(jù)。值得一提的是，在本案雙方的系列訴訟糾紛中，原告早在2016年便啟動了證據(jù)保全工作并申請法官前往被告工廠進行取證，而被告采用派人圍堵、派車封路等方式，阻礙法官執(zhí)行公務，致使證據(jù)保全無法進行，在本案中獲取專利及商業(yè)秘密侵權行為證據(jù)之艱苦由此可見一斑。
（三）目標專利穩(wěn)定性分析
《專利法》第四十七條第一款規(guī)定，宣告無效的專利權視為自始即不存在。而專利侵權訴訟之存續(xù)基于原告具有合法的權利基礎，因此被訴方最為有效的應對策略便是“釜底抽薪”，即針對涉案專利提起專利無效宣告請求。不難看出，目標專利的穩(wěn)定性是專利侵權訴訟的生命線，倘若主訴方不顧專利穩(wěn)定與否貿然提起訴訟，一旦涉案專利被宣告無效將會直接影響侵權訴訟的進程，甚至存在被訴惡意訴訟的風險。據(jù)此，目標專利穩(wěn)定性分析工作是主訴方篩選維權目標專利不可忽視的重要考量因素，應當通過專利穩(wěn)定性檢索分析，現(xiàn)有技術排查分析以及自行在先公開排查等工作對目標專利的盡可能地完成全面評估。 專利穩(wěn)定性檢索分析主要工作在于排查影響目標發(fā)明或實用新型專利新穎性、創(chuàng)造性的對比文件，尤其是目標專利申請日前公開的專利文獻。在正式開展檢索工作前，應當對目標專利關聯(lián)信息進行充分的整理和分析，包括著錄信息分析、技術方案分析、審查歷史材料分析、關聯(lián)專利分析。其后，結合目標專利技術方案制定合適的檢索策略，根據(jù)對應的技術領域，所解決的技術問題和實現(xiàn)的技術效果，所采用的技術手段全面梳理檢索關鍵詞；通過同族專利、引用和被引用專利、實質審查或復審無效相關專利、關鍵詞檢索結果、國際專利分類表確定分類號；由小及大逐漸擴展對比文件檢索范圍，以尋找最接近的對比文件。同時，檢索過程中應當及時根據(jù)檢索結果調整檢索詞和檢索式，避免不必要的重復工作。此外，對于目標專利還應當進一步排除其形式性缺陷，包括，權利要求是否得到說明書的支持、獨立權利要求是否缺少必要技術特征、權利要求要求保護的范圍是否清楚、說明書公開是否充分。
自行在先公開排查主要集中排查主訴方或權利人其是否存在在先產品公開、在先銷售、在先宣傳及參展、在先論文發(fā)表等影響目標專利穩(wěn)定性的情形。實踐中經常出現(xiàn)檢索后未發(fā)現(xiàn)明顯影響目標專利新穎性和創(chuàng)造性的專利文獻，但相關技術方案已被專利權人自行在先公開的尷尬局面。究其原因通常在于權利人專利布局時機與市場運營推廣的銜接工作出現(xiàn)錯位，導致權利人自行公開在前，專利申請在后。同時，專利申請往往基于自行研發(fā)或設計所得的創(chuàng)造成果，因此自行在先公開的材料通常對于技術或設計方案的記載較為充分，對已授權的專利穩(wěn)定性影響較大。由此，主訴方應當全面排查專利技術方案是否在先自行公開，排除目標專利穩(wěn)定性存在明顯瑕疵的風險。
值得注意的是，在訴前維權專利篩選階段，備選專利穩(wěn)定性分析工作應當與專利侵權比對工作形成緊密配合，將落入目標專利保護范圍的權利要求與存在穩(wěn)定性的權利要求相匹配，綜合分析該備選專利的可訴性。
（四）目標專利核心重要程度
衡量目標專利的核心重要程度主要在于分析專利貢獻率，判斷侵權人所獲利益中可以歸因于專利技術或者特征的比例幾何，以此為依據(jù)，從而合理確定主訴方在專利侵權訴訟中的損害賠償?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十六條第一款【11】明確規(guī)定了以侵權人獲益的方式計算損害賠償時，應當限于侵權人因侵犯專利權行為所獲得的利益，其他因素所貢獻的利益不應計算在列。具體而言，計算侵權人因侵犯專利權的行為所獲利益，應當依據(jù)專利技術特征覆蓋部分的產品價值，分攤到整體產品價值從而計算出專利技術對應的產品利潤貢獻率。專利所保護的技術方案相較于終端產品而言，其核心重要程度以及技術效果能夠實現(xiàn)的商業(yè)價值，往往直接影響著專利貢獻率的數(shù)值。比如，在萊頓訴蓋茨案中【12】，法院認為結合在案事實綜合分析，認為涉案專利是汽車正時傳動系統(tǒng)中的一項非常重要的技術，具有非常高的市場價值，因此最終認定涉案專利對于本案侵權產品的技術貢獻度為100%。又如，在寧德時代訴江蘇塔菲爾案中【13】，法院認為侵害涉案專利權的產品為一種動力單體電池的頂蓋，屬于電池產品的零部件，綜合考慮涉案專利的種類、專利的穩(wěn)定性程度、專利所涉及的產品性能對銷售量的影響及其在實現(xiàn)成品利潤中的作用等因素，另外考慮到寧德時代公司包括本案在內，共向二塔菲爾公司就涉案侵權產品侵犯其其他專利提起五起專利侵權訴訟，酌定涉案專利的貢獻度為10%。通過上述兩案不難看出，涉案專利技術方案的創(chuàng)新高度及其蘊含的商業(yè)價值，在司法實踐中對于專利貢獻率能夠起到舉足輕重的作用。
技術方案的核心重要程度是合理計算專利貢獻率的考量因素之一，專利主題與侵權產品的匹配關系、侵權產品是否侵犯其他專利權或其他知識產權、涉案專利是否為標準必要專利、同類非涉案專利產品的市場表現(xiàn)等均為合理的參考因素。主訴方在訴前篩選維權專利階段可以采取抓大放小的策略，結合自身行業(yè)經驗，切實高效地以技術核心度為導向，對目標專利的專利貢獻率進行初步預估，從而衡量訴訟案件的合理索賠額，以便后續(xù)綜合分析篩選并確定維權專利。
（五）目標專利類型
在專利權侵權案件中，應訴方通常會采取啟動專利無效宣告請求程序進行應對，并同時向法院申請中止訴訟。而對于不同類型的專利權利基礎，法院裁定是否中止審理的依據(jù)存在明顯差異，當維權專利為發(fā)明專利權時，被告在答辯期間內請求宣告該項專利權無效的，法院可以不中止訴訟；【14】當涉案專利為實用新型或外觀設計時，被告在答辯期間內提起專利無效宣告請求程序的，法院應當中止訴訟。根據(jù)《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定（2020修正）》第五條規(guī)定，人民法院受理的侵犯實用新型、外觀設計專利權糾紛案件，被告在答辯期間內請求宣告該項專利權無效的，人民法院應當中止訴訟。同時，該條款但書第一項明確了中止審理的例外情形，即原告提交檢索報告或者專利權評價報告未發(fā)現(xiàn)導致實用新型或者外觀設計專利權無效的事由的，可以不中止訴訟。因此，考量維權目標專利類型的目的在于判斷其對侵權訴訟案件進程的影響。即，維權專利為發(fā)明時，因無效程序而影響訴訟進程的可能性要明顯小于實用新型或者外觀設計專利權。鑒于可以阻卻訴訟因無效而中止程序的其他情形，主訴方在篩選維權專利階段無法開展對應工作。因此，當維權專利實用新型或者外觀設計專利權時，主訴方還應考慮是否在訴前申請檢索報告或專利權評價報告。
鑒于實用新型和外觀設計專利權的授權程序僅進行形式審查，未對其是否具備新穎性、創(chuàng)造性的要求而進行檢索、分析和評價，相較于發(fā)明專利，其有效性易遭受質疑和挑戰(zhàn)。因此，評價報告制度的目的在于通過限制實用新型和外觀設計專利權的訴訟程序，避免權利人濫用專利權。檢索報告和評價報告是實用新型和外觀設計專利權穩(wěn)定性的初步證據(jù)，屬于法院審理、處理專利侵權糾紛的證據(jù)之一，而非決定專利權效力性的法律文件，因而不能以相關評價報告作為判定專利權效力的直接依據(jù)。實用新型和外觀設計專利權專利權效力的判定應以無效宣告程序中的最終生效的確認結果為依據(jù)。然而，在當前的司法實踐中，涉及實用新型或外觀設計專利侵權糾紛的，圍繞專利權評價報告問題仍會出現(xiàn)以下情形實質上影響訴訟進程及審理周期。
第一，訴前申請專利權評價報告，報告結論為負面。主訴方訴前申請評價報告為了避免訴中因無效而影響訴訟進程，然而可能會出現(xiàn)評價報告結論與預期存在出入，致使實質性影響起訴工作。同時，實踐中不乏出現(xiàn)的情況是，因專利評價報告與專利無效程序二者在專利有效性的評價標準存在差異，導致評價報告認為不具有創(chuàng)造性的對比文件，在無效階段卻能夠得到權利維持有效的結論。而訴前已作出負面結論評價報告，主訴方仍然提起專利侵權的，可能會面臨一定的“惡意訴訟”風險。據(jù)此，若主訴方可供選擇的維權專利數(shù)量較為有限的情況下，通常訴前不會主動申請專利權評價報告。
第二，訴中申請專利權評價報告，報告結論為負面。雖然目前各地人民法院對于專利侵權案件立案程序并未嚴格要求評價報告作為立案依據(jù)，但在審理過程中合議庭通常會主動要求原告提交涉案專利的評價報告，尤其是應訴方已提起專利無效程序的。而專利權評價報告出具的周期通常為兩個月左右，主訴方訴中階段申請評價報告的，法院通常會考慮等待評價報告的結論。當涉案專利未曾經歷過專利無效程序且被維持的，若報告結論為負面，應訴方亦已提起專利無效的，法院通常會做出中止裁定；若報告結論為負面，而應訴方遲遲不提起專利無效程序的，法院基于審限等因素可能會做出駁回起訴的裁定。
第三，主訴方不申請評價報告，應訴方不提起專利無效程序。實踐中可能會出現(xiàn)的特殊情形是，主訴方基于其他因素考量，即便法院主動要求亦未申請評價報告。同時，應訴方在法院的要求下仍然遲遲不提起專利無效程序?；诖朔N情形，審理法院可能會綜合分析在案證據(jù)考慮繼續(xù)審理，或者作出駁回起訴的裁定。
綜上，不難看出在司法實踐中專利類型對于訴訟進程及審理周期都會存在不同程度的影響，主訴方在篩選專利階段可以據(jù)此作出合理預期從而選擇合適的維權專利。
（六）管轄法院司法情況考量
根據(jù)《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第二條規(guī)定，因侵犯專利權行為提起的訴訟，由侵權行為地或者被告住所地人民法院管轄。【15】因此，專利侵權案件的管轄連接點主要包括侵權行為地和被告住所地這兩種類型，其中侵權行為地根據(jù)侵權行為及其形式的不同，可能存在多個侵權行為地。而適格被告為多個時，各個被告的住所地也是案件的管轄地。據(jù)此，主訴方訴前篩選的維權專利可能因侵權行為地或被告住所地存在差異，實際的管轄連接地會存在不同，因而會面臨選擇一審管轄法院的問題。
根據(jù)《中國法院知識產權司法保護狀況（2023）》，各級法院知識產權白皮書及知識產權司法保護狀況數(shù)據(jù)統(tǒng)計，從案件分布區(qū)域來看，廣東、北京、上海、浙江、江蘇五地法院的案件受理數(shù)量已經占全國法院知識產權收案數(shù)量的59%，是知識產權訴訟糾紛較多的地區(qū)。雖然經過多年的司法改革及知識產權審判力量專項建設工作的持續(xù)開展，全國各省市相繼設立專門的知識產權法院或知識產權法庭，但基于實際審理知識產權案件的數(shù)量及各地審判資源的差異，不同地區(qū)知識產權法院審理風格存在一定的差異是實務界公認的事實。同時，鑒于廣東、北京、上海、浙江、江蘇等地知識產權法院案件受理數(shù)量較大，相較于其他地區(qū)法院其知識產權案件審理周期普遍較長，審理效率相對較低。
綜上，主訴方在訴前應當結合證據(jù)內容，以利于實現(xiàn)訴訟目的為出發(fā)點，結合管轄法院的審判風格、審理水平、審理進度、二審管轄法院等因素綜合判斷，選擇合適于案情的一審管轄法院。
總結
科技創(chuàng)新是發(fā)展新質生產力的核心要素。知識產權司法保護能夠服務技術創(chuàng)新，為原始創(chuàng)新提供充分保護和有效激勵，推動形成高科技的生產力。而在當前司法實踐中因專利侵權訴訟的特殊性，主訴方通常需要在訴前基于多方因素考量綜合判斷選取合適的專利權作為訴訟的權利基礎。本文從侵權分析、取證難度、專利穩(wěn)定性、技術核心重要程度、專利類型、管轄法院這六大因素為切入點進行探討，而實踐中的案情紛繁復雜，千變萬化，限于作者水平所涉考量因素本文難以全面列舉，特以此文拋磚引玉，以供創(chuàng)新主體參考交流。
注釋
【1】劉春田:《知識產權法》，北京大學出版社、高等教育出版社，2010年版.
【2】同上
【3】王輝,楊克非,于文波,等.IPO進程中的專利狙擊及企業(yè)應對——以歌爾股份vs敏芯股份案為例[J].中國市場監(jiān)管研究,2021,(04):21-25.
【4】（2024）最高法知民復1號
【5】中華人民共和國專利法（2020修正）
第十一條 發(fā)明和實用新型專利權被授予后，除本法另有規(guī)定的以外，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。
外觀設計專利權被授予后，任何單位或者個人未經專利權人許可，都不得實施其專利，即不得為生產經營目的制造、許諾銷售、銷售、進口其外觀設計專利產品。
【6】《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定（2020修正）》
第十三條第二款 等同特征，是指與所記載的技術特征以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達到基本相同的效果，并且本領域普通技術人員在被訴侵權行為發(fā)生時無需經過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的特征。
【7】《中華人民共和國專利法（2020修正）》
第六十六條 專利侵權糾紛涉及新產品制造方法的發(fā)明專利的，制造同樣產品的單位或者個人應當提供其產品制造方法不同于專利方法的證明。
【8】（2015）民提字第23號
【9】（2019）最高法知民終147號
【10】（2020）最高法知民終1559號，（2022）最高法知民終541號
【11】《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》法釋〔2009〕21號
第十六條第一款 人民法院依據(jù)專利法第六十五條第一款的規(guī)定確定侵權人因侵權所獲得的利益，應當限于侵權人因侵犯專利權行為所獲得的利益；因其他權利所產生的利益，應當合理扣除。
【12】(2015)蘇知民終字第00172號
【13】(2020)閩民初1號
【14】《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定（2020修正）》
第七條 人民法院受理的侵犯發(fā)明專利權糾紛案件或者經國務院專利行政部門審查維持專利權的侵犯實用新型、外觀設計專利權糾紛案件，被告在答辯期間內請求宣告該項專利權無效的，人民法院可以不中止訴訟。
【15】《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定（2020修正）》
第二條 因侵犯專利權行為提起的訴訟，由侵權行為地或者被告住所地人民法院管轄。
侵權行為地包括：被訴侵犯發(fā)明、實用新型專利權的產品的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口等行為的實施地；專利方法使用行為的實施地，依照該專利方法直接獲得的產品的使用、許諾銷售、銷售、進口等行為的實施地；外觀設計專利產品的制造、許諾銷售、銷售、進口等行為的實施地；假冒他人專利的行為實施地。上述侵權行為的侵權結果發(fā)生地。