根據(jù)2024年5月10日的美國聯(lián)邦公報，美國專利商標(biāo)局（USPTO）擬針對期末放棄（terminal disclaimer，英文簡稱TD）的規(guī)則進(jìn)行修改，以推動美國的技術(shù)創(chuàng)新和提高全球競爭力。本次擬議修改的規(guī)則自公布之日起向公眾征詢意見，意見征詢期為60天，即將在2024年7月9日結(jié)束征詢，暫未公布新規(guī)則的預(yù)計實施日期。
根據(jù)美國專利法的相關(guān)規(guī)則，允許發(fā)明人、專利申請人或受讓人針對一項發(fā)明創(chuàng)造獲得一件以上的專利權(quán)，只需要多件專利權(quán)的保護(hù)范圍有細(xì)微差別即可。根據(jù)目前實踐來看，若美國審查員下發(fā)臨時性非法定的重復(fù)授權(quán)駁回意見（又稱顯而易見性的重復(fù)授權(quán)駁回）時，申請人可以考慮提交TD的方式來解決此類駁回意見。但是，美國專利商標(biāo)局發(fā)現(xiàn)，若一項發(fā)明創(chuàng)造存在多件專利權(quán)的話，即使在審查過程中提交過TD，在授權(quán)后程序中也需要單獨啟動質(zhì)疑專利權(quán)的程序，這將導(dǎo)致授權(quán)后程序的成本過高，如在美國專利審判和上訴委員會（PTAB）的單方或雙方復(fù)審程序中，在法院的侵權(quán)訴訟案件中，從而可能阻礙公平競爭。
由于提交TD的先決條件是承認(rèn)本申請的權(quán)利要求與在先申請的權(quán)利要求在可專利性上沒有明細(xì)區(qū)別，即承認(rèn)顯而易見性，以便與在先申請捆綁在一起存在。所以專利質(zhì)疑程序也應(yīng)一起進(jìn)行。以此促進(jìn)申請人提交TD時更謹(jǐn)慎，也有助于促進(jìn)更多發(fā)明創(chuàng)造的產(chǎn)生。
為了解決這些問題，美國專利商標(biāo)局計劃對專利法實施細(xì)則37CFR第1.321款進(jìn)行修訂，以便在下述條件下，受TD約束的專利將不可實施：
法院或美國專利商標(biāo)局已作出最終且不可上訴的決定，確認(rèn)在先申請的權(quán)利要求中的任一項根據(jù)專利法第102或103款的規(guī)定不具有可專利性或被認(rèn)定為無效；或者
對在先申請的某項權(quán)利要求根據(jù)專利法第102或103款提出質(zhì)疑以后，專利申請人提交了法定的免責(zé)聲明。
根據(jù)擬議修訂的規(guī)則，TD將包括一項協(xié)議，該協(xié)議的主要內(nèi)容是如果在后的專利（即，已提交TD以避免非法定的重復(fù)授權(quán)）中的任何權(quán)利要求因現(xiàn)有技術(shù)而被無效的話，則帶有TD的專利將不可實施。
本次規(guī)則的修訂旨在使得法院訴訟中和PTAB復(fù)審程序中的相對方更易同時對多件涉及同一發(fā)明創(chuàng)造的專利權(quán)提起無效。