文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分部 張琪
2019年4月23日第十三屆全國人大常委會決定對《商標(biāo)法》作出修改，在第四條第一款中增加了“不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊申請，應(yīng)當(dāng)予以駁回”的規(guī)定。根據(jù)相關(guān)立法說明，引入該條款的目的主要是為了打擊商標(biāo)囤積注冊行為。但“惡意”這個用語含義抽象，在商標(biāo)法領(lǐng)域有時被理解為某些違法或不當(dāng)行為的主觀故意狀態(tài)，有時也被理解為對誠實信用原則的違反，因此，對于該條款的解釋，需要考慮立法背景和有效解決現(xiàn)實問題的目標(biāo)需求。本文通過深入研究我國商標(biāo)惡意搶注行為的性質(zhì)及特點，重點研究如何從法律制度方面對商標(biāo)惡意搶注行為進(jìn)行更有效規(guī)制。
一、商標(biāo)惡意搶注的理論基礎(chǔ)
就學(xué)理解釋而言，《商標(biāo)法》第4條新增條款的理論基礎(chǔ)就是禁止權(quán)利濫用原則，即涉及該原則在商標(biāo)申請權(quán)濫用方面的適用。禁止權(quán)利濫用原則被規(guī)定在《民法典》總則編第五章民事權(quán)利這一部分，因此，可以適用于各類民事權(quán)利，包括商標(biāo)申請權(quán)和注冊商標(biāo)權(quán)。根據(jù)相關(guān)理論，權(quán)利濫用，就是權(quán)利的行使超過了正當(dāng)范圍的界限，其判斷標(biāo)準(zhǔn)主要有六種：故意損害、缺乏正當(dāng)利益、選擇有害方式行使權(quán)利、獲取利益與致他人損害之間不相稱、不考慮權(quán)利存在的目的、行使權(quán)利構(gòu)成侵權(quán)。綜合這些不同的標(biāo)準(zhǔn)，權(quán)利濫用的判斷其實有內(nèi)部和外部兩個視角：一是從權(quán)利的內(nèi)部看其行使是否違背了設(shè)置該權(quán)利的制度目的（缺乏正當(dāng)利益、不考慮權(quán)利存在的目的），二是從權(quán)利的外部看其行使是否主要以損害他人權(quán)益為目的（故意侵害、選擇有害方式行使權(quán)利、獲取利益與致他人損害之間不相稱、行使權(quán)利構(gòu)成侵權(quán)）。無論從內(nèi)部視角認(rèn)定權(quán)利行使違反制度目的，還是從外部視角認(rèn)定存在損害他人權(quán)益或公共利益的權(quán)利行使目的，都足以認(rèn)定權(quán)利濫用。在具體的權(quán)利是否被濫用的認(rèn)定中，必然要根據(jù)所涉權(quán)利的性質(zhì)和類型來確定其制度目的，并根據(jù)該權(quán)利的行使對他人權(quán)益或公共利益的影響來認(rèn)定權(quán)利人侵害他人的目的。
二、商標(biāo)惡意搶注的表現(xiàn)形式
1.高價轉(zhuǎn)出搶注商標(biāo)。此類商標(biāo)搶注的目的并不是自己使用該商標(biāo)，而是為了之后可以將該商標(biāo)高價轉(zhuǎn)讓出去從而獲得暴利。由于向商標(biāo)局申請撤銷商標(biāo)或者進(jìn)行無效宣告需要大量的時間投入而且很有可能最終并不能將被搶注的商標(biāo)撤銷掉，而在此期間被搶注人不能夠接著使用該商標(biāo)，會造成大量的經(jīng)濟(jì)損失。尤其是對于知名度比較高的企業(yè)來說，通過對于利益的衡量，他們往往會不得不選擇商標(biāo)轉(zhuǎn)讓的方式，寧愿通過支付一筆數(shù)額較大的轉(zhuǎn)讓費的方式來獲得該商標(biāo)，而不是花很長的時間進(jìn)行商標(biāo)訴訟。此外，亦有商標(biāo)轉(zhuǎn)讓人利用多方轉(zhuǎn)讓來謀取私利的情況。例如（2020）浙0304民初181號及（2020）浙03民終2540號商標(biāo)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同糾紛案。商標(biāo)轉(zhuǎn)讓人在已經(jīng)與一方受讓人簽訂轉(zhuǎn)讓合同的前提下，將商標(biāo)又轉(zhuǎn)讓給了出價更高的受讓人。此類商標(biāo)搶注不僅違背了商標(biāo)申請本身的合理用途，亦擾亂了市場公平。
2.利用馳名商標(biāo)搭便車。此類商標(biāo)搶注的目的是自己使用該商標(biāo)，他們看中的是該商標(biāo)由于被搶注企業(yè)的使用所累積起來的商譽(yù)。商標(biāo)搶注人通過將他人已經(jīng)使用但是還未進(jìn)行注冊的商標(biāo)搶先注冊據(jù)為己有，然后用于自己的產(chǎn)品或服務(wù)上，從而搭了別人商譽(yù)的便車，為自己謀取不正當(dāng)?shù)睦?。例如在?017）京73民初1781號和（2020）京民終662號商標(biāo)侵權(quán)案件中，某房地產(chǎn)公司搶注某馳名葡萄酒品牌商標(biāo)作為樓盤項目名稱，并且進(jìn)行銷售、宣傳和推廣。經(jīng)過一審和二審，北京市高級人民法院最終判定：該葡萄酒品牌商標(biāo)在被控侵權(quán)行為發(fā)生時在中國境內(nèi)為相關(guān)公眾廣為知曉，構(gòu)成馳名商標(biāo)，上訴人將近似名稱作為涉案樓盤項目名稱，并且進(jìn)行銷售、宣傳和推廣，可以認(rèn)定相關(guān)公眾能夠?qū)⒈豢厍謾?quán)行為涉及的標(biāo)識與上述馳名商標(biāo)建立相當(dāng)程度的聯(lián)系，而且也存在相關(guān)公眾將被控侵權(quán)服務(wù)的來源與某酒莊建立錯誤聯(lián)系的可能性，因此，該行為破壞該馳名商標(biāo)在含酒精飲料(啤酒除外)商品上的對應(yīng)關(guān)系，足以減弱馳名商標(biāo)的顯著性。
3.阻止競爭對手使用。企業(yè)通過對其競爭對手的未注冊商標(biāo)進(jìn)行搶先注冊，獲得該商標(biāo)的專有權(quán)，從而可以禁止其競爭對手繼續(xù)使用該商標(biāo)，導(dǎo)致其經(jīng)濟(jì)損失。哪怕被搶注企業(yè)想要通過訴訟的方式維護(hù)其在先使用的合法權(quán)益，也會面臨訴訟時間長、需要有力證據(jù)證明等問題，期間，由于不能繼續(xù)使用該商標(biāo)所導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失則無法避免。
三、商標(biāo)惡意搶注的規(guī)制建議
（一）完善注冊在先原則
根據(jù)我國《商標(biāo)法》的規(guī)定，我國采用商標(biāo)注冊在先原則。所謂“先來后到”可以提高商標(biāo)確權(quán)的工作效率。然而在審查的過程當(dāng)中，同一主體的后續(xù)申請也有可能會被之前自己或自己關(guān)聯(lián)主體的先在申請所阻擋。對于集團(tuán)企業(yè)旗下不同主體的商標(biāo)申請，是否可以基于關(guān)聯(lián)公司的在先進(jìn)行合并或優(yōu)先審理，避免小微企業(yè)或者惡意搶注者在其他類別搶注商標(biāo)。另外，針對職業(yè)搶注人專門進(jìn)行商標(biāo)的囤積和搶注這類現(xiàn)象，可以在審查注冊申請主體時予以規(guī)制。
?。ǘ┩晟谱陨虡?biāo)不使用撤銷制度
我國的商標(biāo)申請及注冊中仍存在為數(shù)不少的惡意搶注和囤積的商標(biāo)。這些惡意搶注和囤積的商標(biāo)，侵占了有限的公共商標(biāo)資源。對商標(biāo)實際使用的審查和對“僵尸商標(biāo)”的定期清除，也是對商標(biāo)惡意搶注的一個預(yù)防和打擊。
?。ㄈ┟鞔_商標(biāo)惡意搶注法律責(zé)任
根據(jù)我國《商標(biāo)法》的規(guī)定，商標(biāo)惡意搶注的法律后果是被駁回申請，或者是已經(jīng)搶注成功地被宣告無效，并且其只需要承擔(dān)停止使用的后果，并不需要進(jìn)行賠償。這樣就導(dǎo)致商標(biāo)惡意搶注行為的成本低、風(fēng)險小而收益高，因此需要在法律責(zé)任方面增加對于惡意搶注者的賠償和懲戒規(guī)定，加大其違法成本，從而從動機(jī)上來遏制商標(biāo)惡意搶注行為的發(fā)生。同時，在立法上專門明確商標(biāo)惡意搶注行為，完善其認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，之后再針對其設(shè)置專門的賠償和懲罰規(guī)定。首先，建議將商標(biāo)惡意搶注行為規(guī)定為惡意搶先注冊他人已經(jīng)使用但是還未注冊的商標(biāo)的行為，對“惡意”的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行細(xì)化；其次，在專門規(guī)定了商標(biāo)惡意搶注行為之后，再針對這一行為設(shè)置賠償和懲戒條款。可以借鑒對于商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的賠償和懲罰規(guī)定，對整個這一類行為設(shè)置民事責(zé)任、行政責(zé)任甚至是刑事責(zé)任。
四、結(jié)語
商標(biāo)作為一種重要的無形資產(chǎn)對于企業(yè)、個體、團(tuán)體等都具有重要的經(jīng)濟(jì)和聲望價值。在利益的驅(qū)使之下，商標(biāo)惡意搶注行為層出不窮并且屢禁不止，侵害了被搶注者的合法利益，對市場的公平競爭秩序造成了不良影響，同時也在消費者群體中制造了混淆，損害了消費者的合法利益。因此，對商標(biāo)惡意搶注行為進(jìn)行規(guī)制十分必要且對維護(hù)市場的公平交易具有重大影響和意義。