文/北京市集佳律師事務(wù)所上海分所 王晗 陳童潔
案件引入
近日，集佳律師事務(wù)所幫助客戶A公司成功撤銷其在中國國內(nèi)被搶注的商標(biāo)，并為其進(jìn)入中國市場提供系列商標(biāo)布局策略。實(shí)踐中存在不少跨國企業(yè)進(jìn)入中國市場時(shí)發(fā)現(xiàn)自有商標(biāo)已經(jīng)在中國被搶注的現(xiàn)象，跨國企業(yè)如何進(jìn)行預(yù)先的商標(biāo)布局以及發(fā)現(xiàn)商標(biāo)被搶注后如何應(yīng)對(duì)？本文以該案為引入提供相應(yīng)的建議與思路。
表1 爭議商標(biāo)基本情況
跨國企業(yè)A公司進(jìn)入中國市場的過程中將其長期使用的標(biāo)志AUROBINDO在中國申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)，于2021年12月提出注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局經(jīng)審查后決定駁回注冊(cè)申請(qǐng)，理由是該商標(biāo)與自然人張某在類似商品上已注冊(cè)的第26533379號(hào)“AUROBINDO”商標(biāo)近似。面對(duì)自有商標(biāo)在國內(nèi)被搶注的情況，A公司隨即向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局商標(biāo)局提交撤銷三年不使用申請(qǐng)，申請(qǐng)撤銷張某名下第26533379“AUROBINDO”商標(biāo)在第5類“化學(xué)藥物制劑；醫(yī)用藥物；醫(yī)藥制劑”等全部核定使用商品上的注冊(cè)。同時(shí)A公司于2022年3月申請(qǐng)駁回商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)復(fù)審，以引證商標(biāo)處于撤三之中，其權(quán)利狀態(tài)不確定為由請(qǐng)求對(duì)本案予以緩裁。2022年9月，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)文通知撤銷張某名下第26533379“AUROBINDO”商標(biāo)。此外，A公司也在其他與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的商品類別上申請(qǐng)注冊(cè)“AUROBINDO”商標(biāo)，完善其在中國商標(biāo)布局。目前A公司在第5類“醫(yī)藥制劑；醫(yī)用藥物；補(bǔ)藥；藥用化學(xué)制劑；醫(yī)用化學(xué)制劑；針劑；原料藥；生化藥品；片劑”申請(qǐng)的“AUROBINDO”商標(biāo)已成功注冊(cè)。
案例啟示：如何應(yīng)對(duì)惡意搶注
以本案為例，A公司未能在進(jìn)入中國市場前提前做好國內(nèi)的商標(biāo)布局，過程中發(fā)現(xiàn)商標(biāo)已經(jīng)被他人搶注，此時(shí)應(yīng)盡快了解中國商標(biāo)法律政策，查明本企業(yè)商標(biāo)被搶注的具體情況，結(jié)合中國相關(guān)法律作出應(yīng)對(duì)。基于在先搶注商標(biāo)處于不同階段，可以采取不同的應(yīng)對(duì)措施。以下圖為例：
圖1 商標(biāo)法律生命周期爭議解決時(shí)間軸
1.針對(duì)初審公告期內(nèi)的商標(biāo)：提出商標(biāo)異議申請(qǐng)
跨國企業(yè)可以依據(jù)《商標(biāo)法》第三十三條對(duì)初審公告期內(nèi)的爭議商標(biāo)提出異議。商標(biāo)異議審查是書面審查，所以異議人提供的證據(jù)材料是其異議成功的關(guān)鍵。一般情況下需要提供異議人身份證明、產(chǎn)品銷售合同或發(fā)票、商標(biāo)的設(shè)計(jì)說明、商標(biāo)的使用證據(jù)、異議人相關(guān)商標(biāo)的注冊(cè)及申請(qǐng)情況以及對(duì)方惡意搶注的相關(guān)證據(jù)等。注意異議期是自商標(biāo)公告之日起三個(gè)月內(nèi)，一旦發(fā)現(xiàn)惡意搶注人的商標(biāo)申請(qǐng)還在異議期，一定要及時(shí)提出商標(biāo)異議，在早期解決商標(biāo)的爭議糾紛，一旦惡意搶注人獲準(zhǔn)注冊(cè)，跨國公司需要付出更多的維權(quán)時(shí)間及成本解決糾紛。
2.針對(duì)已注冊(cè)商標(biāo)：提出商標(biāo)撤三或商標(biāo)無效申請(qǐng)
實(shí)踐中更多數(shù)情況是跨國公司進(jìn)入中國市場的過程中發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有搶注人獲得了中國相關(guān)的商標(biāo)權(quán)，此時(shí)可以選擇商標(biāo)撤三或商標(biāo)無效的方式應(yīng)對(duì)。另外，針對(duì)爭議商標(biāo)及類別的注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)應(yīng)與爭議標(biāo)撤三或無效申請(qǐng)一同提出。
（1）撤銷連續(xù)三年停止使用注冊(cè)商標(biāo)的申請(qǐng)
商標(biāo)撤三的首要條件需要爭議商標(biāo)注冊(cè)滿三年才能提出，因此跨國公司遇到商標(biāo)搶注時(shí)，可以首先通過互聯(lián)網(wǎng)等渠道確認(rèn)爭議商標(biāo)的注冊(cè)時(shí)間并初步檢索爭議商標(biāo)的使用情況，如有不使用或不規(guī)范使用的情形，可以考慮提出商標(biāo)撤三申請(qǐng)。
● 查詢爭議商標(biāo)權(quán)利人是自然人還是法人，一般情況下自然人商標(biāo)閑置的可能性更大；
● 查詢爭議商標(biāo)權(quán)利人的主營業(yè)務(wù)是否是需要經(jīng)營資質(zhì)的特定行業(yè)，如果是特定行業(yè)且權(quán)利人沒有相應(yīng)資質(zhì)則其無法在該行業(yè)正常使用商標(biāo)；
● 查詢爭議商標(biāo)權(quán)利人是否有規(guī)范使用商標(biāo)的行為；
● 查詢爭議商標(biāo)權(quán)利人主營業(yè)務(wù)是否與該商標(biāo)注冊(cè)的類別相一致，一般情況下權(quán)利人主營業(yè)務(wù)與商標(biāo)類別不相關(guān)的撤銷成功率更高。
（2）申請(qǐng)商標(biāo)無效宣告
如爭議商標(biāo)注冊(cè)未滿三年，或者爭議商標(biāo)已進(jìn)行商標(biāo)使用，可以依據(jù)《商標(biāo)法》規(guī)定，請(qǐng)求宣告該爭議商標(biāo)無效。在商標(biāo)搶注案中，商標(biāo)無效申請(qǐng)多依據(jù)《商標(biāo)法》第三十二條“搶注他人在先已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”。其中，“不正當(dāng)手段”主要指搶注人與商標(biāo)使用人本身就存在同業(yè)競爭關(guān)系或有相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系，明知或應(yīng)知商標(biāo)使用人在先使用商標(biāo)，仍故意搶注，證據(jù)應(yīng)著重證明搶注人明知或應(yīng)知的狀態(tài)。針對(duì)“已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”的舉證，申請(qǐng)人應(yīng)主要提供商標(biāo)使用證據(jù)，尤其是爭議商標(biāo)申請(qǐng)日之前的使用證據(jù)，以證明實(shí)際使用商標(biāo)的時(shí)間、區(qū)域；還應(yīng)提供使用商標(biāo)的產(chǎn)品的銷售量、推廣宣傳證據(jù)等，以證明商標(biāo)具有一定影響力。除《商標(biāo)法》第三十二條外，《商標(biāo)法》第四十四條、第四十五條還列舉了其他商標(biāo)無效的事由，例如，不以使用為目的的惡意商標(biāo)注冊(cè)（第四條）、侵犯在中國已經(jīng)馳名的商標(biāo)權(quán)益（第十三條）、代理人、代表人或者有特殊關(guān)系的他人惡意搶注（第十五條）等。
應(yīng)當(dāng)注意，我國《商標(biāo)法》對(duì)相對(duì)理由的無效宣告有5年的時(shí)間限制（馳名商標(biāo)不受五年時(shí)間限制），因此一旦發(fā)現(xiàn)商標(biāo)被搶注，一定要及時(shí)做出應(yīng)對(duì)，切忌“暫緩”處理，如果企業(yè)一緩再緩，一旦超過五年就不能隨意申請(qǐng)被搶注商標(biāo)無效，此時(shí)企業(yè)只能選擇放棄該商標(biāo)及相關(guān)市場或者接受高價(jià)許可等不利條件。
3.根據(jù)實(shí)際案情選擇相應(yīng)的爭議解決途徑
針對(duì)爭議商標(biāo)的確權(quán)途徑，除了上文提到的商標(biāo)異議、商標(biāo)撤三與商標(biāo)無效外，部分情況下還可以與搶注方溝通，以和解的方式處理商標(biāo)糾紛，節(jié)省時(shí)間成本。倘若溝通無效，需要采取更進(jìn)一步的應(yīng)對(duì)措施，也可以考慮同時(shí)向搶注方發(fā)律師函、警告信，通過公開途徑刊登權(quán)利公告，聲明本企業(yè)對(duì)商標(biāo)的權(quán)利，給搶注方施加壓力。
同時(shí)，為高效、低成本拿回中國地域被搶注的商標(biāo)，跨國企業(yè)應(yīng)盡早收集相關(guān)商標(biāo)的使用證據(jù)、已經(jīng)馳名的證據(jù)、搶注人惡意的證據(jù)等，因?yàn)閼?yīng)對(duì)商標(biāo)搶注的部分措施成功的關(guān)鍵就在于跨國企業(yè)是否有充足的證據(jù)證明自己對(duì)商標(biāo)的在先權(quán)利。
跨國企業(yè)在華商標(biāo)布局與管理
1.在華商標(biāo)布局策略
商標(biāo)權(quán)具有地域性，一個(gè)國家根據(jù)本國商標(biāo)法授予的商標(biāo)權(quán)僅在該國有效，對(duì)其他國家沒有約束力。對(duì)于想要進(jìn)入中國市場的跨國企業(yè)，如果不在中國注冊(cè)商標(biāo)，意味著其商標(biāo)在中國無法得到保護(hù)，而且一旦他人在中國搶先申請(qǐng)注冊(cè)相同或相似商標(biāo)，跨國企業(yè)在中國使用該商標(biāo)或?qū)⒚媾R巨大的侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，其進(jìn)軍中國市場的計(jì)劃也將受到一定阻礙。
根據(jù)實(shí)踐，中國商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)的平均審查周為半年左右，如遭遇駁回等情況，則需要更久，因此提前進(jìn)行商標(biāo)申請(qǐng)的布局就尤為重要。在進(jìn)入中國市場時(shí)，跨國企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身需求、戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營業(yè)務(wù)、中國法律，選擇合適的商標(biāo)和類別。以生物醫(yī)藥企業(yè)為例，可以優(yōu)先考慮以司標(biāo)、藥品名等作為核心商標(biāo)，在第5類藥品、第10類醫(yī)療器械、第35類廣告等類別進(jìn)行商標(biāo)布局。
如遭遇商標(biāo)搶注，除了通過上文所述途徑爭取被搶注商標(biāo)外，還需補(bǔ)救自己在中國的商標(biāo)版圖。針對(duì)在中國未被搶注的標(biāo)志及類別，及時(shí)在中國提出商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)。
2.商標(biāo)使用證據(jù)留存與管理
商標(biāo)使用的法律概念規(guī)定于《商標(biāo)法》第四十八條：本法所稱商標(biāo)的使用,是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中,用于識(shí)別商品來源的行為。實(shí)踐中有實(shí)操性的使用證據(jù)包括發(fā)票、合同、廣告及產(chǎn)品等。
及時(shí)保留商標(biāo)使用證據(jù)能夠幫助跨國企業(yè)順利獲得商標(biāo)，并為其日后可能面臨的商標(biāo)糾紛提供關(guān)鍵性依據(jù)，提高跨國企業(yè)在糾紛中的談判地位及勝率。在商標(biāo)駁回復(fù)審、異議、撤三答辯、無效、馳名商標(biāo)證據(jù)中商標(biāo)使用證據(jù)都起著關(guān)鍵性作用。在今年剛發(fā)布的《中華人民共和國商標(biāo)法修訂草案（征求意見稿）》中，也增加了商標(biāo)注冊(cè)人對(duì)商標(biāo)使用情況的說明的要求，如不注意使用證據(jù)的留存，或?qū)⒚媾R撤銷風(fēng)險(xiǎn)。
3.商標(biāo)監(jiān)測
跨國企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立商標(biāo)管理制度與規(guī)范，在商標(biāo)被駁回、異議、撤三、無效及需要續(xù)展等時(shí)能盡快掌握商標(biāo)動(dòng)態(tài)，及時(shí)應(yīng)對(duì)，最大程度上保護(hù)企業(yè)的商標(biāo)權(quán)利。
同時(shí)應(yīng)當(dāng)建立商標(biāo)監(jiān)測機(jī)制，監(jiān)測競爭對(duì)手及相同近似商標(biāo)的申請(qǐng)情況，能夠及早發(fā)現(xiàn)相同近似商標(biāo)并在早期采取異議等有效措施阻止其注冊(cè)，將對(duì)企業(yè)可能產(chǎn)生的負(fù)面影響降到最低；也能幫助企業(yè)掌握競爭對(duì)手及行業(yè)的商業(yè)發(fā)展趨勢，及時(shí)調(diào)整企業(yè)的經(jīng)營策略。