文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 譚雅琦 蘇瑩
【系列導(dǎo)讀語】
021年11月，中國國家知識產(chǎn)權(quán)局制定了新一版的《商標審查審理指南》，自該指南于2022年1月1日施行以來，已經(jīng)成為商標審查員和代理人的重要工具，很大程度上方便了審理各環(huán)節(jié)法律適用統(tǒng)一和標準執(zhí)行一致，受到從業(yè)人員的普遍歡迎。受此啟發(fā)，為方便中國企業(yè)及出口商標代理人更好的了解作為中國第一大貿(mào)易國——美國的商標審查制度，“集佳”現(xiàn)推出《美國商標審查指南》（Trademark Manual of Examining Procedure-TMEP）解讀系列。希望通過我們對該指南詳細的介紹、中美制度的對比，讓中國企業(yè)和商標代理人更加全面深入的了解美國商標申請注冊保護制度。
美國《商標法》第2（c）條規(guī)定，包含特定的在世個人或已故美國總統(tǒng)的姓名、肖像或簽名的商標，在未經(jīng)其書面同意，或未經(jīng)已故美國總統(tǒng)的在世遺孀的書面同意的情況下，將不予核準注冊?！睹绹虡藢彶閷徖碇改稀罚ㄒ韵潞喎Q“《審查指南》”）第1206條針對上述駁回的適用（以下簡稱“基于商標包含特定個人的姓名、肖像或簽名的駁回”）做了詳細的審查指導(dǎo)。本文將圍繞第1206條，解讀分析上述駁回的具體審查標準和常見的克服方案，以期為中國企業(yè)提供指引。
一、基于商標包含特定個人的姓名、肖像或簽名的駁回概述
美國該條駁回理由在《商標法》中，與在先商標混淆誤認條款和缺乏顯著性條款等其他駁回理由條款并列在第2條中，為實踐中常見的駁回理由之一。其立法旨意在于保護在世個人在其人格身份中所享有的隱私權(quán)和公開權(quán)（the right of privacy and publicity），同時保護消費者免受因商家盜用個人姓名、肖像或其他個人身份標記，而導(dǎo)致對商品/服務(wù)來源的欺騙。因此存在前述情況的商標不得在主簿核準注冊，亦無法通過副簿獲得注冊保護。
該條款并不保護已故個人的姓名、肖像或簽名，但美國已故總統(tǒng)除外。
二、基于商標包含特定個人的姓名、肖像或簽名的駁回審查標準
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在適用美國《商標法》第2（c）條時，“姓名”包括特定個人的全名，亦包括名字、姓氏、簡稱、化名、藝名、昵稱或頭銜等。如“
（TRUMP-IT MY PACKAGE OPENER MAKE OPENING PACKAGES GREAT and design）”，因包含“Donald Trump（美國前總統(tǒng)唐納德?特朗普）”的姓氏“Trump（特朗普）”，且展示了他著名的發(fā)型，其中的標語“MAKE OPENING PACKAGES GREAT”甚至與特朗普的競選口號“Make America Great Again”十分相似，鑒于美國前總統(tǒng)特朗普具有相當?shù)闹?，會使公眾理所當然地認為申請商品/服務(wù)與特朗普存在關(guān)聯(lián)。因此，在未經(jīng)其書面同意的情況下，該商標將不予核準注冊【1】。
值得注意的是，若商標中僅包含“姓氏”，審查員亦可能援引美國《商標法》第2(e)條的相關(guān)規(guī)定，認為商標僅為個人姓氏（primarily merely a surname），故缺乏顯著特征而下發(fā)駁回。與本文圍繞第1206條探討的商標包含姓名、肖像或簽名的駁回有所不同的是，商標基于僅為個人姓氏而被認為缺乏顯著性，其立法旨意在于姓氏不應(yīng)被任何人在商業(yè)活動中專用，而阻礙其他相同姓氏的個人進行正常的商業(yè)活動。除非商標申請人可以證明經(jīng)過長期大量的實際使用，自己的姓氏商標已產(chǎn)生了第二含義，即商標通過實際使用而獲得了顯著性，消費者可以據(jù)此識別商品或服務(wù)的來源，則該姓氏商標方可在主簿上獲得核準注冊，如“McDonald's（麥當勞）”商標【2】。
（二）與商品或服務(wù)的關(guān)聯(lián)性
審查員是否需因該條款對申請商標下發(fā)駁回，以要求申請人獲得權(quán)利人簽署的書面同意書，主要取決于公眾是否會將該商標識別為指向特定的在世個人。僅當商標中所指向的特定個人，將被消費者認為與該商標所使用的商品或服務(wù)相關(guān)聯(lián)時，即（1）該特定的在世個人具有相當?shù)闹龋构姇硭斎坏卣J為該特定個人與申請商品/服務(wù)存在關(guān)聯(lián)；或（2）該特定的在世個人與該商標使用領(lǐng)域存在公開關(guān)聯(lián)（publicly connected）；該條款才會被援引適用。其中，公開關(guān)聯(lián)（publicly connected）是指該特定的在世個人以某種重要的方式（in some significant manner）與申請人相關(guān)聯(lián)，或與所涉商品或服務(wù)實際關(guān)聯(lián)，或在所涉商品或服務(wù)的相關(guān)領(lǐng)域被公眾所熟知，由此導(dǎo)致相關(guān)公眾認為該商標指向了特定個人。
如“PRINCE CHARLES”商標申請在“新鮮和熟肉”商品上，因英國王室查爾斯王子具有相當高的知名度，公眾將理所當然地認為英國王室查爾斯王子與所指定的商品相關(guān)，因此，在未獲得查爾斯王子簽署的書面同意書的情況下，該商標將被拒絕注冊【3】。再如商標中包含“BO”，且該商標用于運動球類領(lǐng)域，因“BO”為知名運動員“Bo Jackson”的昵稱，故相關(guān)公眾會認為該商標所使用的運動球類領(lǐng)域與知名運動員“Bo Jackson”存在公開關(guān)聯(lián)，因此，在未獲得“Bo Jackson”簽署的書面同意書的情況下，該商標將被拒絕注冊【4】。
當然，美國《商標法》第2（c）條并非是要保護每個人的姓名不被注冊為與其姓名相似或相同的商標。相反，該條款僅旨在保護那些有正當理由可能因他人使用其姓名作為商標而遭受損害的個人。換言之，任何由名字和姓氏組成的商標實際上很有可能均指代一個特定在世個人。但是，若沒有其他因素可以確定該特定個人的姓名與商品上使用的商標相關(guān)，那么這種巧合本身并不被認為會對該個人造成損害。如“NEIL MARTIN”商標申請在“男式襯衫”商品上，鑒于“NEIL MARTIN”（歐美音樂人）知名度僅限于其所在的音樂圈，而并非被公眾普遍知曉，且“NEIL MARTIN”本人亦未與服裝行業(yè)有公開關(guān)聯(lián)，因此該商標可被準予注冊【5】。另外，即使有重名的情況，但當某特定個人滿足上述與商品或服務(wù)具有關(guān)聯(lián)性的條件時，美國審查員亦會要求商標申請人獲取該特定個人的同意書。
此外，審查員在對美國商標申請進行審查時，無需證明商標中包含的姓名指代的特定在世個人與所申請類別中所有商品或服務(wù)存在公開關(guān)聯(lián)，而只需證明該特定的在世個人至少與該類別的部分商品或服務(wù)存在公開關(guān)聯(lián)，就足以基于該條款下發(fā)駁回。
三、基于商標包含特定個人的姓名、肖像或簽名的駁回常見克服方案
當商標基于包含姓名、肖像或簽名被審查員下發(fā)駁回時，主要有以下克服方案：
（1）說明商標不指代特定在世個人：如商標中包含的名稱并非指代特定的在世個人的姓名、肖像或簽名，一般情況下，在復(fù)審中，申請人直接向?qū)彶閱T澄清商標中包含的姓名、肖像或簽名并非指代特定的在世個人即可。如“JOEONE”商標，審查員下發(fā)審查意見，要求申請人澄清商標中“JOEONE”是否指代特定的在世個人。因該申請商標“JOEONE”并非指代特定的在世個人，則通過直接向?qū)彶閱T說明商標“JOEONE”并非指代特定的在世個人，即可克服駁回。
（2）提交簽署的同意書：如商標的確包含了特定的在世個人的姓名、肖像或簽名的，在復(fù)審中，申請人可提交該特定的在世個人簽署的書面同意書。一般而言，同意書中需明確同意商標的申請注冊，而不僅是同意作為商標使用，且需該特定個人書面親筆簽署，并向官方提交掃描件。默許的同意僅有當可從該個人的行為中合理推斷出其同意將其姓名、肖像或簽名作為商標使用和注冊時，方被認可，如在“收購”協(xié)議條款中，該個人明確承諾放棄以其姓名、肖像或簽名申請的某商標的所有權(quán)等。
若指代的在世個人為未成年人的，那么同意書需由誰簽字取決于美國各州的法律。如該未成年人能夠在其所居住的州有效地履行法律義務(wù)，并且能夠起訴或被訴，那么該未成年人可以簽署書面同意書。否則，該同意書應(yīng)由其父母或合法監(jiān)護人簽署，并清楚列明簽字人作為父母或合法監(jiān)護人的身份。
此外，在以下兩種情況下，申請人無需另行提供書面同意書：（a）如商標中包含的姓名或肖像指代某個特定在世個人，而該在世個人同時也是該件美國商標申請的簽字人，則可以合理推定該特定在世個人同意將其姓名或肖像作為商標注冊。（b）如商標申請人先后提交了兩件包含姓名的商標申請，在先商標在已提交書面同意書的情況下已經(jīng)注冊，則對于指定商品/服務(wù)相同或包含于在先商標的在后申請，無需提交新的同意書。
?。?）提交爭辯：如商標的確包含了特定的在世個人的姓名、肖像或簽名的，且申請人較難獲取前述特定在世個人的同意書的情況下，可視案件的具體情況提交爭辯意見?？蓢L試爭辯該特定個人的知名度不足以使公眾會理所當然地認為與申請商品/服務(wù)存在關(guān)聯(lián)，或該特定的在世個人與該商標指定的某些商品/服務(wù)并不存在公開關(guān)聯(lián)等。
四、結(jié)語
在中國的商標審查實踐中，姓名權(quán)的保護主要通過《商標法》第三十二條前半段，即“不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”進行規(guī)制，個別情況亦會援引第十條第一款第（七）項“欺騙性”，或第十條第一款第（八）項“不良影響”等條款，不予核準注冊。上述美國《商標法》中第2（c）條的立法目的和具體適用與中國商標法第三十二條較為接近，均要求保護的特定主體具有一定的知名度，或與指定商品/服務(wù)具有穩(wěn)定的對應(yīng)關(guān)系，以達到可能對他人的在先姓名權(quán)等人身權(quán)益造成損害的程度。中國商標申請人可在參照中國商標法第三十二條的理解和適用基礎(chǔ)上，結(jié)合美國的審查指南，從而在申請中更好地規(guī)避基于上述條款的駁回風(fēng)險，或采取相應(yīng)的解決方案。
參考文獻
【1】參見：In reADCO Indus.-Techs.，L.P.，2020 USPQ2d 53786，at *8 (TTAB 2020)
【2】參見：In re McDonald’s Corp.，230 USPQ 304，306 (TTAB 1986).
【3】參見：In re Steak，Ale Rests.of Am.，Inc.，185 USPQ at 447
【4】參見：In re Sauer，27 USPQ2d 1073，1074-75
【5】參見：Martin，206 USPQ at 933