文/北京市集佳律師事務(wù)所 閆春德
因多種原因，商標(biāo)搶注多年來已成為一種很不正常的社會(huì)現(xiàn)象，雖經(jīng)多年治理，仍屢禁不止。對(duì)于品牌商特別是國(guó)外相關(guān)權(quán)利主體而言，因商標(biāo)注冊(cè)制度差異等原因，其商標(biāo)品牌如若未能在中國(guó)及時(shí)注冊(cè)，不僅將面臨被他人搶注的風(fēng)險(xiǎn)，還可能遭遇搶注者發(fā)起的行政投訴、民事訴訟等“維權(quán)”程序，這種“權(quán)利”濫用讓品牌商或在先權(quán)利人為此付出了大量的時(shí)間及經(jīng)濟(jì)成本，成為眾多品牌商的心中之痛。
筆者所代理的“一品石”侵害商標(biāo)權(quán)及著作權(quán)權(quán)屬、侵權(quán)糾紛兩案，近期先后收到最高人民法院的再審勝訴判決。最高人民法院認(rèn)定，如果取得及使用商標(biāo)的行為系在侵犯他人合法在先權(quán)利的基礎(chǔ)上進(jìn)行，則違反了誠(chéng)實(shí)信用原則，不具有正當(dāng)性；如注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利人據(jù)此向在先權(quán)利人提起商標(biāo)侵權(quán)之訴，則其行為構(gòu)成權(quán)利濫用，其訴訟請(qǐng)求因缺乏合法的權(quán)利基礎(chǔ)而不應(yīng)得到支持。
最高人民法院的上述兩份判決，讓違背誠(chéng)實(shí)信用原則搶注他人商標(biāo)并據(jù)此不當(dāng)起訴他人進(jìn)行“維權(quán)”的搶注人為其相關(guān)行為付出了代價(jià)，再度彰顯了我國(guó)法院制止商標(biāo)搶注并打擊權(quán)利濫用行為的決心，也堅(jiān)定了品牌方合法維權(quán)到底的信心。
一、案件基本事實(shí)
2006年2月，福庫好希士株式會(huì)社通過委托創(chuàng)作的方式取得“
”美術(shù)作品的著作權(quán)，并于2012年1月轉(zhuǎn)讓給福庫電子株式會(huì)社。福庫電子株式會(huì)社、福庫好希士株式會(huì)社于2006年在韓國(guó)研發(fā)推出并宣傳“ ”系列內(nèi)膽電飯煲產(chǎn)品，“ ”美術(shù)作品附著于電飯煲產(chǎn)品上在韓國(guó)首次公開發(fā)表?！?”美術(shù)作品系在借鑒朝鮮王朝著名書法家金正喜獨(dú)創(chuàng)的書法字體“秋史體”的基礎(chǔ)上獨(dú)立完成的書法文字造型作品。福庫電子株式會(huì)社2007年4月參加在廣州舉辦的廣交會(huì)時(shí)，曾對(duì)“ ”內(nèi)膽電飯煲等產(chǎn)品進(jìn)行宣傳推廣。2012年6月，該美術(shù)作品轉(zhuǎn)讓給青島福庫電子有限公司（下稱“青島福庫公司”）。
第6175220號(hào)“ ”商標(biāo)，系鄭某紅于2007年7月20日申請(qǐng)并于2010年2月28日獲準(zhǔn)注冊(cè)，核定使用商品為第11類“電炊具、電壓力鍋（高壓鍋）”等商品。湛江市一品石電器有限公司（下稱“一品石公司”）于2007年8月20日注冊(cè)成立，法定代表人為鄭某紅，獲鄭某紅授權(quán)使用第6175220號(hào)商標(biāo)。2008年4月，鄭某紅又申請(qǐng)注冊(cè)另一枚第6671221號(hào)“一品石”商標(biāo)，該枚商標(biāo)的字形與第6175220號(hào)商標(biāo)略有變化。
雙方著作權(quán)圖樣及涉案相關(guān)標(biāo)識(shí)如圖1所示：
在兩枚商標(biāo)注冊(cè)滿五年后，自2015年11月起，鄭某紅開始向工商部門行政投訴青島福庫公司及其經(jīng)銷商構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。青島福庫公司亦在被行政投訴后，從2016年起對(duì)鄭某紅的“一品石”商標(biāo)先后提出撤三和無效宣告申請(qǐng)，但均未能成功。
二、案件起訴及審理經(jīng)過
2016年6月，鄭某紅、一品石公司以侵害其注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)為由，將青島福庫公司訴至廣東省深圳市中級(jí)人民法院。2017年5月，青島福庫公司以鄭某紅、一品石公司使用“一品石”商標(biāo)侵害其“一品石”美術(shù)作品著作權(quán)為由，將鄭某紅、一品石公司也訴至廣東省深圳市中級(jí)人民法院。
就著作權(quán)權(quán)屬、侵權(quán)糾紛一案，深圳市中級(jí)人民法院經(jīng)審理，于2019年12月23日作出（2017）粵03民初614號(hào)一審民事判決，認(rèn)為青島福庫公司未能明確說明其“一品石”美術(shù)作品區(qū)別于已進(jìn)入公有領(lǐng)域的“秋史體”字體書寫特征的具體體現(xiàn)內(nèi)容，以明確其具體獨(dú)創(chuàng)性之所在；青島福庫公司“一品石”美術(shù)作品與鄭某紅、一品石公司“一品石”商標(biāo)之間存在多處較為明顯差異，不足以判定兩者構(gòu)成實(shí)質(zhì)性近似；青島福庫公司的在案證據(jù)無法證實(shí)鄭某紅、一品石公司在完成被訴“一品石”商標(biāo)標(biāo)志之前，存在接觸青島福庫公司“一品石”美術(shù)作品的可能性等。綜上，深圳中院一審判決駁回青島福庫公司的全部訴訟請(qǐng)求。廣東省高級(jí)人民法院（2020）粵民終741號(hào)二審民事判決維持原判，理由是青島福庫公司提起本案訴訟時(shí)，已經(jīng)超過自鄭某紅“一品石”注冊(cè)商標(biāo)核準(zhǔn)注冊(cè)之日起算的五年時(shí)限。
青島福庫公司依法向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹彛罡呷嗣穹ㄔ翰枚ㄌ釋彙?021年12月16日，最高人民法院就該案再審作出（2021）最高法民再121號(hào)再審民事判決，撤銷上述二審民事判決和一審民事判決，判令鄭某紅、一品石公司立即停止侵害青島福庫公司“一品石”美術(shù)作品的行為，并賠償青島福庫公司經(jīng)濟(jì)損失及合理開支合計(jì)人民幣50萬元。
就侵害商標(biāo)權(quán)糾紛一案，深圳市中級(jí)人民法院2019年6月19日作出（2016）粵03民初1174號(hào)一審民事判決，認(rèn)定青島福庫公司侵害鄭某紅、一品石公司“一品石”商標(biāo)專用權(quán)，判令青島福庫公司停止商標(biāo)侵權(quán)行為，賠償對(duì)方經(jīng)濟(jì)損失及維權(quán)合理費(fèi)用人民幣共計(jì)600萬元。廣東省高級(jí)人民法院（2019）粵民終1945號(hào)二審民事判決維持原判。
青島福庫公司向最高人民法院申請(qǐng)?jiān)賹?，最高人民法院裁定提審，并?022年3月21日作出（2021）最高法民再30號(hào)再審民事判決，撤銷上述二審民事判決和一審民事判決，駁回鄭某紅、一品石公司的訴訟請(qǐng)求。
三、裁判要點(diǎn)及重大意義
就著作權(quán)權(quán)屬、侵權(quán)糾紛一案，最高人民法院在（2021）最高法民再121號(hào)民事判決中認(rèn)為：對(duì)于已具有一定表現(xiàn)形式的書法文字造型而言，判斷其是否構(gòu)成美術(shù)作品，關(guān)鍵在于判斷其是否具有獨(dú)創(chuàng)性。書法作品不能僅因其使用了某種已進(jìn)入公有領(lǐng)域的字體，就否定特定的書法文字造型構(gòu)成美術(shù)作品。對(duì)于使用某種已有字體而完成的書法文字造型，只要是作者獨(dú)立完成的并體現(xiàn)了作者通過選擇、取舍、編排等方式實(shí)現(xiàn)的個(gè)性化表達(dá)，就能夠滿足著作權(quán)法對(duì)于作品獨(dú)創(chuàng)性的要求，成為受著作權(quán)法保護(hù)的美術(shù)作品。鄭某紅、一品石公司使用的“一品石”商標(biāo)標(biāo)志亦由書法文字造型構(gòu)成，與青島福庫公司“一品石”美術(shù)作品相比，二者不僅文字構(gòu)成完全相同、外在表達(dá)極為近似，而且這些相似之處恰恰是“一品石”美術(shù)作品區(qū)別于已有“秋史體”書法作品的獨(dú)特之處。即，鄭某紅、一品石公司的“一品石”商標(biāo)標(biāo)志，使用的是青島福庫公司“一品石”美術(shù)作品中排除了公有領(lǐng)域創(chuàng)作素材之后的獨(dú)創(chuàng)性表達(dá)部分，二者構(gòu)成實(shí)質(zhì)性相似；鑒于“一品石”美術(shù)作品的創(chuàng)作完成時(shí)間及在韓國(guó)首次公開發(fā)表的時(shí)間均早于鄭某紅“一品石”商標(biāo)的創(chuàng)作完成時(shí)間，且作品一經(jīng)發(fā)表即被公之于眾，著作權(quán)法上的接觸可能性并不限于對(duì)國(guó)內(nèi)作品的接觸，對(duì)于在國(guó)外發(fā)表的作品，國(guó)內(nèi)主體也具有接觸的可能性 ；再結(jié)合鄭某紅曾于2008年申請(qǐng)注冊(cè)過與韓國(guó)現(xiàn)代公司商標(biāo)相近似且?guī)в许n文的商標(biāo)的事實(shí)，最高人民法院認(rèn)定鄭某紅在其“一品石”商標(biāo)創(chuàng)作完成前，具有對(duì)青島福庫公司“一品石”美術(shù)作品的接觸可能性 ；鄭某紅、一品石公司未經(jīng)青島福庫公司許可而使用“一品石”商標(biāo)標(biāo)志，已構(gòu)成對(duì)青島福庫公司就“一品石”美術(shù)作品享有的復(fù)制權(quán)、發(fā)行權(quán)的侵害。最高人民法院同時(shí)指出，被控侵權(quán)標(biāo)志被獲準(zhǔn)注冊(cè)為商標(biāo)，并非侵害他人著作權(quán)的合法抗辯事由。
就侵害商標(biāo)權(quán)糾紛一案，最高人民法院在（2021）最高法民再30號(hào)民事判決中認(rèn)為：不具有合法權(quán)利基礎(chǔ)的權(quán)利請(qǐng)求不應(yīng)得到支持。民事訴訟活動(dòng)應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用原則。一方面，誠(chéng)實(shí)信用原則保障當(dāng)事人有權(quán)在法律規(guī)定的范圍內(nèi)行使并處分自己的民事權(quán)利和訴訟權(quán)利；另一方面，它又要求當(dāng)事人在不損害他人和社會(huì)公共利益的前提下，善意、審慎地行使自己的權(quán)利。任何違背法律目的和精神，以損害他人正當(dāng)權(quán)益為目的，惡意取得并行使權(quán)利、擾亂市場(chǎng)正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)秩序的行為，均屬于權(quán)利濫用，其相關(guān)權(quán)利主張不應(yīng)得到法律的保護(hù)和支持。同時(shí)，根據(jù)最高人民法院第82號(hào)指導(dǎo)案例裁判要點(diǎn)，當(dāng)事人違反誠(chéng)實(shí)信用原則，損害他人合法權(quán)益，擾亂市場(chǎng)正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，惡意取得、行使商標(biāo)權(quán)并主張他人侵權(quán)的，人民法院應(yīng)當(dāng)以構(gòu)成權(quán)利濫用為由，判決對(duì)其訴訟請(qǐng)求不予支持。本案中，由于鄭某紅及一品石公司取得及使用涉案商標(biāo)權(quán)的行為系在侵犯青島福庫公司合法在先著作權(quán)的基礎(chǔ)上進(jìn)行，違反了誠(chéng)實(shí)信用原則，不具有正當(dāng)性，但其仍據(jù)此向青島福庫公司提起商標(biāo)侵權(quán)之訴，其訴訟行為構(gòu)成權(quán)利濫用，其訴訟請(qǐng)求因缺乏合法的權(quán)利基礎(chǔ)而不應(yīng)得到支持。
該兩案再審判決明確，搶注者以搶注的注冊(cè)商標(biāo)進(jìn)行起訴“維權(quán)”，將因違反誠(chéng)實(shí)信用原則而具有不正當(dāng)性，且缺乏合法的權(quán)利基礎(chǔ)，從而被認(rèn)定構(gòu)成權(quán)利濫用，導(dǎo)致其訴訟請(qǐng)求不被支持。不僅如此，倘若搶注者在搶注商標(biāo)后進(jìn)行使用，其使用行為還會(huì)因侵害他人在先權(quán)利而被認(rèn)定構(gòu)成侵權(quán)并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。通過該兩案的再審判決，最高人民法院再次向公眾傳遞了“欺詐毀滅一切”法諺所蘊(yùn)含的法理，凸顯了誠(chéng)實(shí)信用原則在市場(chǎng)活動(dòng)中的重要作用，并啟示相關(guān)權(quán)利人在合法權(quán)益遭受侵害時(shí)，應(yīng)積極拿起法律武器據(jù)理力爭(zhēng)地進(jìn)行合法維權(quán)。
四、在先類案及本案指導(dǎo)意義
該兩案中，就著作權(quán)權(quán)屬、侵權(quán)糾紛案而言，該案是最高人民法院在2008年2月頒行《最高人民法院關(guān)于審理注冊(cè)商標(biāo)、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》之后，在司法實(shí)踐中繼“蠟筆小新”案件后，再次以實(shí)際判例表明，對(duì)于涉及注冊(cè)商標(biāo)與在先著作權(quán)權(quán)利沖突而提起的符合民事訴訟法起訴條件規(guī)定的民事案件，人民法院應(yīng)當(dāng)受理，而無需先由行政主管機(jī)關(guān)處理。同時(shí)，通過對(duì)該案進(jìn)行實(shí)體審理，最高人民法院明確了著作權(quán)與注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)作為各自獨(dú)立的民事權(quán)利，具有各自的權(quán)利邊界，權(quán)利人在行使自己合法權(quán)利的同時(shí)，亦不應(yīng)侵犯他人的合法權(quán)利。
就侵害商標(biāo)權(quán)糾紛案而言，該案是最高人民法院繼在2014年8月審結(jié)的“歌力思”案件（即最高人民法院第82號(hào)指導(dǎo)案例）、2015年10月審結(jié)的“賽克思”案、2018年12月審結(jié)的“優(yōu)衣庫”案后，再次明確原告因違反了實(shí)信用原則而不正當(dāng)取得并行使商標(biāo)權(quán)，構(gòu)成權(quán)利濫用，其全部訴求請(qǐng)求應(yīng)依法予以駁回的案例。
上述提及的各個(gè)案件盡管案情不盡相同，但所體現(xiàn)的裁判要旨是基本相同的。而從本案一、二審在后判決的情況來看，地方法院在不同案件中就類似法律問題的理解和適用依然存在一定的偏差。這也從一個(gè)側(cè)面表明統(tǒng)一裁判標(biāo)準(zhǔn)、確立類案檢索制度的重要性，以及最高人民法院出臺(tái)《最高人民法院關(guān)于統(tǒng)一法律適用加強(qiáng)類案檢索的指導(dǎo)意見（試行）》的必要性。
在著作權(quán)再審案件中，最高人民法院對(duì)書法美術(shù)作品獨(dú)創(chuàng)性的認(rèn)定、實(shí)質(zhì)性相似的判定、接觸可能性的推定，以及運(yùn)用邏輯推理和日常生活經(jīng)驗(yàn)對(duì)相關(guān)證據(jù)進(jìn)行全面客觀的審核認(rèn)定等，均對(duì)類似案件具有指導(dǎo)意義。
最高人民法院就商標(biāo)侵權(quán)再審案件所做判決，再次確認(rèn)了違反誠(chéng)實(shí)信用原則惡意取得并行使商標(biāo)權(quán)利構(gòu)成權(quán)利濫用，即便其商標(biāo)形式上獲準(zhǔn)注冊(cè)，亦不具有實(shí)質(zhì)上的合法性，其權(quán)利不具有保護(hù)的基礎(chǔ)，相關(guān)主張亦不應(yīng)得到法律支持。該判決再次彰顯中國(guó)司法機(jī)關(guān)從司法層面制止非法搶注者試圖通過形式合法的已注冊(cè)商標(biāo)進(jìn)行惡意索賠的決心，為權(quán)利人遭遇同類情形時(shí)如何合法維權(quán)提供了又一經(jīng)典判例。
兩份再審判決展現(xiàn)了我國(guó)對(duì)于加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，加大制止商標(biāo)惡意注冊(cè)、惡意訴訟的力度的大趨勢(shì)。在民事訴訟中賦予被搶注者以抗辯權(quán)，從而堵住非法搶注者的權(quán)利行使路徑，使其無利可圖，以凈化市場(chǎng)環(huán)境、鼓勵(lì)正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)為指引，堅(jiān)決制止惡意搶注等商業(yè)標(biāo)識(shí)侵權(quán)行為，為知名品牌的培育和成長(zhǎng)提供良好的法律環(huán)境。
五、小結(jié)
通過對(duì)該兩案的代理，筆者有幾點(diǎn)真切感受和建議：
第一，建議相關(guān)市場(chǎng)主體特別是國(guó)外品牌方，在中國(guó)開展相關(guān)商業(yè)運(yùn)營(yíng)前，應(yīng)就其擬用到的相關(guān)商標(biāo)盡早在中國(guó)進(jìn)行申請(qǐng)注冊(cè)，且進(jìn)行必要的商標(biāo)排查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，以期從根源上盡可能規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn)。
第二，建議相關(guān)權(quán)利人在相關(guān)作品創(chuàng)作完成或取得作品著作權(quán)后，及時(shí)進(jìn)行相關(guān)版權(quán)登記，為后續(xù)可能的維權(quán)工作適當(dāng)減輕舉證負(fù)擔(dān)。
第三，在遭遇類似商標(biāo)搶注或惡意訴訟時(shí)，應(yīng)堅(jiān)定合法維權(quán)、據(jù)理力爭(zhēng)的信心和決心，通過有效抗辯、及時(shí)反制等相關(guān)行動(dòng)將維權(quán)進(jìn)行到底。
第四，在獲權(quán)、用權(quán)、維權(quán)等方面全面布局、合理規(guī)劃，并適時(shí)尋求知識(shí)產(chǎn)權(quán)專業(yè)人士的意見和建議。
此外，對(duì)于因遭受商標(biāo)搶注、惡意訴訟而為依法維權(quán)所付出的合理費(fèi)用開支，相關(guān)權(quán)利人還可以通過啟動(dòng)“因惡意提起知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟損害責(zé)任糾紛”或者“不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛”案件而予以主張。