文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 宋洋
世界范圍內(nèi)的商標(biāo)布局是企業(yè)和品牌在發(fā)展過程中不可繞過的一個話題。企業(yè)在品牌發(fā)展過程中，對于品牌標(biāo)志的選擇，往往會面臨在商業(yè)領(lǐng)域的易傳播度和商標(biāo)保護領(lǐng)域的弱顯著性之間的矛盾，難以取舍；或是以弱顯著性標(biāo)識為品牌，且已經(jīng)發(fā)展到一定程度，則難以承擔(dān)舍棄弱顯著性標(biāo)識帶來的損失。在這種情況下，弱顯著性商標(biāo)如何成功取得注冊對企業(yè)的商標(biāo)布局乃至后續(xù)的市場覆蓋、商標(biāo)維權(quán)均起到至關(guān)重要的作用。本文選取在國際貿(mào)易中中國企業(yè)最常往來的發(fā)達(dá)國家之一——美國為例，通過解析弱顯著性商標(biāo)的相應(yīng)理論和在美注冊過程，期盼給廣大中國企業(yè)提供解決弱顯著性商標(biāo)注冊困境的思路。
一、美國對商標(biāo)顯著性的劃分
美國理論界將商標(biāo)做強顯著性商標(biāo)（strong mark）和弱顯著性商標(biāo)（weak mark）的區(qū)分，只有強商標(biāo)才能獲得聯(lián)邦注冊，即只有商標(biāo)本身具有顯著性或者商標(biāo)所有人證明其商標(biāo)通過長期使用已取得第二含義（secondary meaning），該商標(biāo)才可能獲得在主注冊簿（Principal Register）上的注冊。強商標(biāo)包括三種即臆造性商標(biāo)（fanciful marks）、任意性商標(biāo)（arbitrary marks）和暗示性商標(biāo)（suggestive marks）。以文字商標(biāo)為例，臆造性商標(biāo)，是指構(gòu)成商標(biāo)的單詞或者字母組合在詞典上沒有任何含義；任意性商標(biāo)，是指構(gòu)成商標(biāo)的單詞或者單詞組合在詞典上有固定含義，但與其指定的商品或者服務(wù)無關(guān)；暗示性商標(biāo)，是指對其使用商品的性質(zhì)或者質(zhì)量具有影射或者暗示作用的商標(biāo)。弱顯著性商標(biāo)則簡單區(qū)分為描述性商標(biāo)（descriptive marks）和其他（如地名、姓氏、行業(yè)術(shù)語）。
本文中所提及的弱顯著性商標(biāo)，僅針對描述性商標(biāo)（descriptive marks），即使用在商品或服務(wù)上，直接描述了其使用商品/服務(wù)的功能、質(zhì)量、成份等特點或服務(wù)的性質(zhì)。如“Power”使用在電源商品上，“Daily”使用在報紙雜志上等。
在實際審查中，美國專利商標(biāo)局（USPTO）的審查員通常采用美國商標(biāo)法上規(guī)定的“固有顯著性”（inherently distinctive）和“僅具有描述性”（merely descriptive）、“僅傳遞信息”（merely informational）等術(shù)語來，針對不同顯著性的商標(biāo)采取不同的審查標(biāo)準(zhǔn)。對上述弱顯著性商標(biāo)，以“僅具有描述性”（merely descriptive）、“僅傳遞信息”（merely informational）兩種標(biāo)準(zhǔn)區(qū)別對待。
二、弱顯著性商標(biāo)在美注冊的可行性
依據(jù)美國現(xiàn)行商標(biāo)法（頒布于1946年的《蘭哈姆法》），美國專利商標(biāo)局將注冊簿分為：主簿（Principal Register）和副?。⊿upplemental Register）。主薄注冊在效果上大致與中國國內(nèi)的商標(biāo)注冊相近，如商標(biāo)注冊后即享有專有權(quán)，商標(biāo)申請將經(jīng)歷公告程序和異議期等。副簿注冊則為僅具有描述性但能區(qū)分商品或服務(wù)來源的商標(biāo)提供了注冊的可能，但商標(biāo)僅在副薄注冊并不能真正享受聯(lián)邦商標(biāo)法的保護，即不具有實質(zhì)的商標(biāo)專有權(quán)，需在通過連續(xù)長期的使用獲得顯著性后方可重新申請主薄注冊。
1、副簿注冊的基本要求
副簿注冊僅限于基于實際使用、及原屬國注冊（即申請注冊基礎(chǔ)為1(a)或44(e)）而提交的美國單一申請商標(biāo)，即，通過馬德里國際注冊指定的商標(biāo)和基于打算使用而申請的商標(biāo)（即申請注冊基礎(chǔ)為66（a）和1（b））無法在副簿注冊。
通常，副簿注冊的商標(biāo)申請由主簿注冊的商標(biāo)申請修改而來。當(dāng)審查員以商標(biāo)缺乏顯著性為由駁回主簿注冊的注冊申請時，如果審查員認(rèn)為該商標(biāo)能夠區(qū)分商品和服務(wù)來源，就會允許申請人將主簿注冊的申請修改為副簿注冊的申請。需注意的是，能夠進(jìn)行副簿注冊的商標(biāo)一定要“能夠區(qū)分商品和服務(wù)來源”，因此，被審查員認(rèn)定“僅傳遞信息”（merely informational）的商標(biāo)，會被認(rèn)為無法區(qū)分商品和服務(wù)來源，亦不能通過長期使用獲得顯著性，故不能轉(zhuǎn)為副簿注冊，部分標(biāo)語性質(zhì)的商標(biāo)會被認(rèn)為“僅傳遞信息”（merely informational），如“3 dollars”、“King Size”等。
2、副簿注冊的后續(xù)影響
弱顯著性的商標(biāo)在美國申請之時如遇審查員基于“僅具有描述性”（merely descriptive）下發(fā)缺顯駁回，如申請人的商標(biāo)在美沒有長期大量的使用，無法通過提交使用證據(jù)證明商標(biāo)獲得第二含義（secondary meaning）從而獲得顯著性的，僅以爭辯商標(biāo)具有顯著性的方式答復(fù)審查員將會消耗申請人大量的時間和金錢成本，且存在較大難度，爭辯成功把握低。此時為最低限度的保留商標(biāo)權(quán)利，申請人可以選擇修改為副簿注冊，且具有下述優(yōu)點：（1）在副簿注冊的申請商標(biāo)，不存在注冊前的公告程序，一旦商標(biāo)申請改為副簿注冊被核準(zhǔn)，該商標(biāo)將被獲準(zhǔn)注冊，即一定程度上避免了被第三人異議的風(fēng)險，可以相對快速的獲得注冊。（2）副簿注冊后商標(biāo)信息將存在于聯(lián)邦數(shù)據(jù)庫中，可以阻擋后續(xù)的近似商標(biāo)在類似商品上的注冊。（3）注冊人可使用?標(biāo)記及其他注冊標(biāo)記，即可以以注冊商標(biāo)的形式在市場中使用，以發(fā)展品牌知名度，積累使用證據(jù)。（4）可幫助該商標(biāo)在其他國家或地區(qū)獲準(zhǔn)注冊或獲得優(yōu)先權(quán)。
相比于主簿注冊，副簿注冊的缺點也較為突出，主要有如下兩點：（1）無法獲得“不可爭辯性(incontestability)”。主簿注冊的商標(biāo)注冊后5-6年提交使用證據(jù)時通常會主張商標(biāo)具有“不可爭辯性”，即他人無法再因為缺乏顯著性或與在先商標(biāo)沖突要求撤銷該商標(biāo)的注冊。但副簿注冊無法獲得“不可爭辯性”。也就是說，他人隨時可以對副簿注冊的商標(biāo)提出挑戰(zhàn)，如果證據(jù)充分，該副簿注冊的商標(biāo)則可能被撤銷。（2）此外，需要提請企業(yè)注意的是，根據(jù)亞馬遜品牌備案的規(guī)定，副簿注冊商標(biāo)無法在平臺申請備案。因此，想注冊美國商標(biāo)進(jìn)行亞馬遜品牌備案的企業(yè)仍需申請商標(biāo)主簿注冊。
當(dāng)然，申請副簿注冊的商標(biāo)在注冊滿5年后，如積累足夠使用證據(jù)，能夠證明商標(biāo)通過使用獲得第二含義的，則可以重新申請主薄注冊。因此對于本身在主簿注冊成功把握不大的弱顯著性商標(biāo)，在申請之時注意以相應(yīng)的申請基礎(chǔ)提交，遇到駁回后及時轉(zhuǎn)為副簿注冊以爭取時間積累使用證據(jù)，不失為過渡期的一種好方法。