文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 隋丹丹
本文簡單介紹了美國專利法對非顯而易見性的審查標(biāo)準(zhǔn)演變，結(jié)合幾個醫(yī)藥領(lǐng)域案例對其進(jìn)行說明。
美國專利法第103條規(guī)定非顯而易見性如下：
35 U.S.C. 103 Conditions for patentability；non-obvious subject matter
A patent for a claimed invention may not be obtained，notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102，if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.
一、Graham et al.v.John Deere Co案
早在1850年，美國最高法院在 Hotchkiss v Greenwood 案中規(guī)定了一個簡單的指導(dǎo)原則，即一項(xiàng)發(fā)明只有在證明其比熟悉該行業(yè)的普通技術(shù)人員所擁有的創(chuàng)造力和技能更高的情況下才能獲得專利。該定義是模糊且抽象的。
直到1952年，美國專利法才頒布了三個單獨(dú)的條款來規(guī)定可專利性的基本條件。前兩個明確條件是第101條和第102條規(guī)定的新穎性和實(shí)用性，第三個是第103條中規(guī)定的非顯而易見性。這表明，對于相關(guān)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員而言，除了新穎性和實(shí)用性之外，可專利性還取決于“非顯而易見性”。第103條的一個顯著特點(diǎn)是它與Hotchkiss中的模糊且抽象的“發(fā)明”不同，第103條明確強(qiáng)調(diào)了“非顯而易見性”。
1966年，最高法院在Graham v John Deere Co案中首次引入非顯而易見性的標(biāo)準(zhǔn)和方法：（1）確定現(xiàn)有技術(shù)的范圍和內(nèi)容；（2）確定現(xiàn)有技術(shù)與要求保護(hù)的專利的權(quán)利要求之間的區(qū)別，從而確定非顯而易見性；（3）確定直接相關(guān)領(lǐng)域中普通技術(shù)人員的水平；（4）輔助考慮因素，如商業(yè)上的成功，長期需要但一直未解決的問題，他人的失敗等。
二、教導(dǎo)-啟示-動機(jī)（Teaching-Suggestion-Motivation）準(zhǔn)則
Graham案之后，美國聯(lián)邦巡回上訴法院發(fā)展了一套教導(dǎo)-啟示- 動機(jī)準(zhǔn)則，即TSM判斷準(zhǔn)則。根據(jù)TSM 判斷準(zhǔn)則，在“顯而易見性”的認(rèn)定上，需要證明對比文獻(xiàn)提供了明確的教導(dǎo)、建議或啟示，并且該教導(dǎo)、建議或啟示足以讓本領(lǐng)域普通技術(shù)人員將各項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行組合，以獲得所保護(hù)的發(fā)明。由于其易于應(yīng)用，后來在實(shí)踐中得到了廣泛應(yīng)用。但是該準(zhǔn)則也帶來一些問題，例如很多文獻(xiàn)不會明確記載相應(yīng)教導(dǎo)或啟示，審查時也難以找到證據(jù)，這使得質(zhì)疑顯而易見性變得困難，實(shí)質(zhì)上降低了發(fā)明取得專利權(quán)的門檻，也是美國隨后出現(xiàn)專利權(quán)過多過濫等問題的根源之一。
三、KSR Int’l Co.v.Teleflex Inc.,550 U.S.398 (2007)案
KSR案涉及的專利為用于汽車油門控制的可調(diào)節(jié)踏板裝置，專利權(quán)人為Teleflex公司。2002年Teleflex公司起訴經(jīng)營客車和輕型卡車腳控油門踏板裝置的KSR公司，稱其生產(chǎn)的可調(diào)節(jié)油門踏板裝置侵犯了上述專利權(quán)，而KSR反訴該專利權(quán)無效。美國聯(lián)邦巡回上訴法院依據(jù)TSM準(zhǔn)則認(rèn)為該專利有效。然而，美國最高法院認(rèn)為，美國聯(lián)邦巡回上訴法院對于TSM準(zhǔn)則的應(yīng)用過于僵化，指出當(dāng)存在解決某個問題的設(shè)計(jì)需求或者市場壓力，并且有一些有限的、可預(yù)測的解決方案時，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員有充分理由在其所掌握的技術(shù)范圍內(nèi)嘗試已知選擇。如果僅帶來了預(yù)料到的成功，那么它可能不是一種創(chuàng)新。最高法院在該案的審理中最終支持了KSR公司，撤消了美國聯(lián)邦巡回上訴法院的判決。
KSR 案判決后，美國專利商標(biāo)局很快實(shí)施了新審查指南，規(guī)定了七種非顯而易見性的判斷原則。
?。?）根據(jù)已知方法結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)要素以獲得可預(yù)期結(jié)果
對此，美國專利商標(biāo)局引用了Anderson’s-Black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co., 396 U.S.57 (1969)案。在Anderson’s-Black Rock中，專利權(quán)人在單個底盤上結(jié)合了現(xiàn)有技術(shù)鋪面設(shè)備的功能元素。由于專利權(quán)人的鋪面裝置與現(xiàn)有技術(shù)的不同之處僅在于單個底盤上的各種現(xiàn)有技術(shù)要素的組合，并且每個要素的組合都具有獨(dú)立的相同功能，因此最高法院根據(jù)第103條判定要求保護(hù)的發(fā)明為顯而易見的。
（2）已知要素簡單替代以獲得可預(yù)期結(jié)果
美國專利商標(biāo)局援引 Ruiz v.AB Chance Co.,357 F.3d 1270（Fed. Cir.2004）案，指出如果替換的結(jié)果是可預(yù)測的，則僅通過將現(xiàn)有技術(shù)設(shè)備、方法或產(chǎn)品的元素替換為本領(lǐng)域中的另一個已知元素，權(quán)利要求不符合第35 U.S.C.103 條。在 Ruiz 案中，聯(lián)邦巡回法院認(rèn)為，其專利是顯而易見的。
?。?）使用公知技術(shù)以相同方式改善類似的設(shè)備、方法或產(chǎn)品
在 In re Nilssen，851 F.2d 1401 (Fed. Cir.1988) 中舉例說明了這一基本原理。該案例涉及用于熒光燈的鎮(zhèn)流器保護(hù)系統(tǒng)，其中兩個現(xiàn)有技術(shù)共同教導(dǎo)了要求保護(hù)的發(fā)明。第一個現(xiàn)有技術(shù)教導(dǎo)了使用控制裝置來保護(hù)類似于所要求保護(hù)的電路的逆變器電路。另一個現(xiàn)有技術(shù)教導(dǎo)了一種在高電流條件下禁用逆變器電路的方式。法院認(rèn)定，將已知的用于禁用電路的技術(shù)的教導(dǎo)與保護(hù)系統(tǒng)相結(jié)合對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是顯而易見的，從而使要求保護(hù)的發(fā)明無效。
（4）使用公知技術(shù)改進(jìn)已知的設(shè)備、方法或產(chǎn)品以產(chǎn)生可以預(yù)料的結(jié)果
美國專利商標(biāo)局通過引用 Dann v.Johnston，425 U.S.219 (1976) 的案例證明了這一基本原理。Dann的方案是一個在支票上打印類別代碼的支票處理系統(tǒng)。這些類別代碼允許銀行向客戶提供按不同類別詳細(xì)說明客戶支出的報告?，F(xiàn)有技術(shù)教導(dǎo)了使用支票上的打印數(shù)據(jù)進(jìn)行日常處理以及在支票上打印帳號以跟蹤支出類別。通過添加印刷類別所做的改進(jìn)產(chǎn)生了可預(yù)料的結(jié)果，因此該專利基于第35 U.S.C.103 條無效。
?。?）“顯易嘗試”——從確定的有限數(shù)目的、可以預(yù)料的方案中選擇，并具有合理地可預(yù)期的成功
美國專利商標(biāo)局引用了Alza Corp. v. Mylan Laboratories, Inc., 464 F.3d 1286 (Fed. Cir. 2006) 的案例證明了該原理。在Alza案中，聯(lián)邦巡回法院設(shè)法解決了一種高度水溶性的藥物奧昔布寧的24小時緩釋制劑?，F(xiàn)有技術(shù)包括教導(dǎo)與奧昔布寧同類別的其他高水溶性藥物的緩釋的專利；具有不同釋放速率的奧昔布寧緩釋制劑；與奧昔布寧同類藥物24小時緩釋普遍適用的方法。聯(lián)邦巡回法院以顯而易見性為由認(rèn)定該專利無效，認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)具有有限數(shù)量的實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的可能性。因此，嘗試以前已知的方法來實(shí)現(xiàn)高水溶性藥物的緩釋是顯而易見的。
?。?）基于設(shè)計(jì)因素或市場動力的推動而使某一領(lǐng)域的公知技術(shù)發(fā)生改變以應(yīng)用于相同領(lǐng)域或不同領(lǐng)域，如果這種改變對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來說是可以預(yù)料的
KSR本身可應(yīng)用此原理。在KSR中，現(xiàn)有技術(shù)包括幾個類似的設(shè)備。為實(shí)現(xiàn)要求保護(hù)的發(fā)明而對現(xiàn)有技術(shù)做出的改變是設(shè)計(jì)需要的結(jié)果。由于踏板組件市場已從線纜驅(qū)動系統(tǒng)轉(zhuǎn)向計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)，因此存在這種設(shè)計(jì)需求。此外，KSR引用的專利教導(dǎo)了Teleflex要求保護(hù)的每個要素。此外，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員可以預(yù)測在進(jìn)行改進(jìn)時可能實(shí)現(xiàn)的結(jié)果。
?。?）一些現(xiàn)有技術(shù)中的教導(dǎo)、啟示或動機(jī)使得本領(lǐng)域普通技術(shù)人員改進(jìn)現(xiàn)有技術(shù)或結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)中的教導(dǎo)以得到請求保護(hù)的發(fā)明
根據(jù)KSR案的判決，美國專利商標(biāo)局明確表示，不需要在任何對比文件中明確說明，教導(dǎo)、啟示或動機(jī)可以隱含在市場力量、設(shè)計(jì)需求或整體現(xiàn)有技術(shù)中。
KSR 案件標(biāo)志著美國對于非顯而易見性提出了新的判斷標(biāo)準(zhǔn)和導(dǎo)向。從法院的判例來看，KSR 案之后法院對于非顯而易見性的判斷方式更加靈活，能夠使顯而易見性的駁回更合理化。
四、KSR案之后的醫(yī)藥領(lǐng)域的相關(guān)案例
（1）Pfizer Inc.v.Apotex Inc.（US4879303）
輝瑞公司于1982 年發(fā)明了氨氯地平，發(fā)現(xiàn)其有抗高血壓活性，并于1986 年獲得US4572909 專利，涉及二氫吡啶類化合物及其多種鹽，其中優(yōu)選馬來酸鹽。在后續(xù)的研究中定發(fā)現(xiàn)，苯磺酸氨氯地平具有明顯優(yōu)良的加工特性和更好的穩(wěn)定性。后來輝瑞就此申請專利并獲授權(quán)，涉案專利的權(quán)利要求1請求保護(hù)氨氯地平的苯磺酸鹽。
2003年，輝瑞對Apotex公司提起侵權(quán)訴訟，Apotex公司反訴該專利因顯而易見而無效。該案中，氨氯地平及其多種鹽包括馬來酸鹽是已知藥物，故本案爭議焦點(diǎn)在于具體選擇苯磺酸鹽是否具有非顯而易見性。
地區(qū)法院認(rèn)為：形成苯磺酸氨氯地平的結(jié)果不可預(yù)見，因此是“非顯而易見”的，而上訴法院駁回了將“不可預(yù)見性”等同于“非顯而易見性”的觀點(diǎn)，認(rèn)為本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在氨氯地平的可加工性方面遇到困難時，會尋求成鹽，并且有能力將潛在的鹽組群縮小到制藥上可接受的公知的53 種陰離子( 其中包括苯磺酸根陰離子)。這是形成“合理的成功預(yù)期”可接受的數(shù)量。在該數(shù)量范圍內(nèi)進(jìn)行試驗(yàn)，有望篩選獲得涉案專利化合物。因此，上訴法院做出判決，認(rèn)為苯磺酸氨氯地平專利基于“顯而易見”無效。
美國聯(lián)邦巡回上訴法院對該類案件主要考慮：第一，成功的合理預(yù)期。一定數(shù)量的選擇范圍是否是合理的成功預(yù)期可以接受的數(shù)量。對于顯而易見性只要求有合理的成功預(yù)期，而不要求一定能成功。第二，發(fā)明的動機(jī)與現(xiàn)有技術(shù)的教導(dǎo)。現(xiàn)有技術(shù)中氨氯地平馬來酸鹽由于存在性質(zhì)上的缺陷，使本領(lǐng)域技術(shù)人員有動機(jī)改進(jìn)鹽的種類。而現(xiàn)有技術(shù)的各種教導(dǎo)也足以使本領(lǐng)域技術(shù)人員將鹽的選擇范圍縮小到可接受的幾種。同時，美國聯(lián)邦巡回上訴法院不認(rèn)為“不可預(yù)見性”等同于“非顯而易見性”，只要有一個合理的成功可能性，就不能簡單的因某種程度的不可預(yù)見性而排除其顯而易見性。這些判斷因素也同樣適用于類似特征限定的非顯而易見性判斷中?？梢娒绹?lián)邦巡回上訴法院判決時已經(jīng)不再機(jī)械使用TSM 法，認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)的教導(dǎo)可以更廣泛，本領(lǐng)域技術(shù)人員有一定的解決問題的能力，改進(jìn)動機(jī)也更靈活。
?。?）Sanofi-Synthelabo v.Apotex，Inc.（ US4847265）
Sanofi 公司所主張的化合物為氯吡格雷（clopidogrel），是甲基α-5（4，5，6，7- 四氫（3，2-c）噻乙吡啶基）（2-氯苯基l）醋酸鹽的右旋異構(gòu)體。氯吡咯雷是抗血栓化合物，其外消旋體或右旋和左旋異構(gòu)體（D-and L-）混合物均為現(xiàn)有技術(shù)，但這兩種異構(gòu)體此前從未分離使用過。盡管已知其混合物具有抗血栓性能，但兩種異構(gòu)體各自產(chǎn)生的作用是未知的。該專利涉及上述化合物的右旋異構(gòu)體。Apotex 公司仿制了該藥物，Sanofi提起侵權(quán)訴訟，Apotex 反訴該專利無效。本案爭議焦點(diǎn)在于立體異構(gòu)體相對于其消旋體是否具有非顯而易見性。
地方法院和美國聯(lián)邦巡回上訴法院均維持該專利有效，認(rèn)為：（1）右旋體具有不可預(yù)見和不尋常的性質(zhì)及由此產(chǎn)生的治療優(yōu)勢。（2）分離非對映異構(gòu)體的方法雖然已有記載，但同時認(rèn)為分離較為困難，不一定適用于各種化合物。分離方法不屬于簡單的常規(guī)方法，能否成功分離及分離后性質(zhì)是不可預(yù)測的。（3）分離后兩種可能的異構(gòu)體具有何種效果，這是不能預(yù)期的。
?。?）Takeda Chemical Industries，Ltd.v.Alphapharm Pty.，Ltd.（US4687777）
Takeda公司所要保護(hù)的專利是如下所示的吡格列酮（pioglitazone）化合物：
Takeda公司對仿制藥Alphapharm公司提起侵權(quán)訴訟，Alphapharm公司以顯而易見為由提起無效宣告作為抗辯。其中，現(xiàn)有技術(shù)化合物（b）如下：
（b）
Alphapharm公司認(rèn)為對上述已知化合物進(jìn)行吡啶環(huán)上的取代基變化和環(huán)上位移就能得到涉案專利的吡格列酮的結(jié)構(gòu)，因此涉案專利是顯而易見的。
美國聯(lián)邦巡回上訴法院維持該專利權(quán)有效，認(rèn)為：首先，現(xiàn)有技術(shù)中沒有給出選擇上述化合物（b）作為先導(dǎo)化合物的信息，有利的化合物不包括化合物（b），因此本領(lǐng)域技術(shù)人員不會選擇化合物（b）作為先導(dǎo)化合物對其進(jìn)行改進(jìn)。其次，現(xiàn)有技術(shù)公開了很多化合物選項(xiàng)，其中任何一種都可以被選為先導(dǎo)化合物以作進(jìn)一步研究。因此，涉案專利是非顯而易見的。
參考文獻(xiàn)
【1】MPEP 2141；
【2】Christopher K. Dorsey，Isn't It Obvious？How the USPTO Has Changed Its Evaluation of Patent Applications in Response to the KSR Decision，Intellectual Property，2008(1)，1-6.
【3】楊秦等，美國醫(yī)藥專利中非顯而易見性審查標(biāo)準(zhǔn)的適用及啟示，審查實(shí)踐與研究，2017(7)，113-118.