文/北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 王靜宇
美國的專利申請程序是復雜的，雖然其也保持著專利申請的基本步驟，但是每一步都有其多樣性。這種多樣性為申請人在專利申請進程中提供了多種選擇，使得申請人可以根據(jù)自身情況從多種路徑中推進專利申請的進程，從這點上來說，美國專利申請程序可以算是對申請人最為友好的程序之一。本文中，筆者將和大家一起探討一下如何利用美國分案申請程序的多樣性來實現(xiàn)企業(yè)專利申請的最優(yōu)策略。
目前，大部分國家和地區(qū)的專利申請程序中都有分案程序。分案程序主要分為兩類，一類是被動分案或稱強制分案，指的是審查員發(fā)起的分案申請；一類是主動分案或稱自愿分案，即申請人提起的分案申請。對于被動分案，通常是屬于專利申請出現(xiàn)了單一性問題，審查員要求申請人必須分案；對于主動分案，通常是母案中一些權利要求未被審查員允許授權，申請人嘗試在分案中進一步與審查員溝通以獲得更大的保護范圍。
美國的分案程序是獨有的一個系統(tǒng)，美國的分案系統(tǒng)名稱也和大多數(shù)國家不同，美國分案系統(tǒng)統(tǒng)稱為繼續(xù)申請或者延續(xù)申請，英文是continuation application。美國繼續(xù)申請（Continuation Application，簡稱CA案）分為三類，分別是繼續(xù)申請（Continuation Application，簡稱CA案）、部分繼續(xù)申請（Continuation-in-part Application，簡稱CIP案）和分案申請（Divisional Application，簡稱DA案）。
部分繼續(xù)申請和分案申請都是一種特殊的繼續(xù)申請。部分繼續(xù)申請是一種可以添加新內(nèi)容（new matter）的繼續(xù)申請，分案申請是母案涉及多種發(fā)明創(chuàng)造，進行劃分的繼續(xù)申請。
這三類繼續(xù)申請案雖然各有特點，但是提交申請的要求有共同之處，具體如下：
● 需要與母案有共同披露的內(nèi)容。如何判斷是否有共同披露，具體是根據(jù)美國專利法35 U.S.C. 第112款進行判斷；當然，由于部分繼續(xù)申請可以引進新內(nèi)容，所以判斷部分繼續(xù)申請案是否有共同披露也會更為靈活。根據(jù)實踐，繼續(xù)申請案的說明書都是依據(jù)母案說明書制作而成，而部分繼續(xù)申請中可以根據(jù)引進的新內(nèi)容靈活地修改母案披露的內(nèi)容，并擴展說明書的內(nèi)容，如確保權項所保護的重要技術特征能夠被完整支持，或者增加段落披露新內(nèi)容。
● 需要與母案保持有至少有一個共同發(fā)明人。根據(jù)美國專利細則37 CFR第1.45條的規(guī)定可知，符合共同發(fā)明人的條件包括每一位發(fā)明人對本發(fā)明專利申請的至少一個權項有或多或少的貢獻。在美國專利實踐中，美國專利局及相關法院對于發(fā)明人的要求較為嚴格。只要是發(fā)明人對于繼續(xù)申請案中的其中一項權利要求有實質(zhì)性貢獻，都應被列為是發(fā)明人。絕對不能因為法條中規(guī)定只要有一個共同發(fā)明人即可，就在提交繼續(xù)申請案時隨意刪除其他對繼續(xù)申請案中權項有實質(zhì)貢獻的發(fā)明人。
● 需要繳納一份申請費。申請人必須繳納一份和母案申請相當?shù)纳暾?，包括申請費、檢索費、實審費、超頁超項費等。繼續(xù)申請案，并不會像有些申請人想象中一樣會有折扣，這點其實和大部分國家的分案申請都是一樣的。但是，繼續(xù)申請案潛在中還是會比提交一件全新的正式申請案節(jié)省一些費用的。這主要是因為美國繼續(xù)申請案大多都是由原審查員來處理，代理人已經(jīng)在母案申請中和原審查員進行了充分溝通，繼續(xù)申請案就會較為順利地完成。
● 需要在母案未決（pending）前提出申請。這意味著申請人需要在母案發(fā)證（issuing）前或者被放棄（becomes abandoned）前提出繼續(xù)申請案。這里主要讓申請人疑惑地是何為發(fā)證前。美國專利法中并未對此有一些解釋，根據(jù)實踐是需要允許申請人在發(fā)證當天合適地提出繼續(xù)申請案的。但是何為“合適”的？這點上沒有明確地指示，因此建議申請人避免在發(fā)證當天提交繼續(xù)申請案，最好能在繳納授權費當天或之前提交繼續(xù)申請案。若提交繼續(xù)申請案時，已經(jīng)過了答復期限，那么申請人必須繳納適當?shù)难悠谫M以確保母案是未決狀態(tài)。
在什么情況下，申請人需要提交一件繼續(xù)申請案呢？在美國，提交繼續(xù)申請案也是分為申請人主動提起的繼續(xù)申請以及由審查員啟動的繼續(xù)申請兩類。對于申請人而言，適當?shù)剡x擇提交繼續(xù)申請案，有助于實現(xiàn)許多的商業(yè)目標。根據(jù)實踐，推薦申請人在以下九種情況下考慮利用美國繼續(xù)申請案。
第一種，當母案申請出現(xiàn)發(fā)明單一問題時，申請人可以考慮提交繼續(xù)申請案。美國專利商標局（簡稱USPTO）只允許授權涵蓋一種發(fā)明創(chuàng)造的專利權，當在母案審查中，美國審查員認為本申請涵蓋了不止一種發(fā)明構思時，將會下發(fā)一種特殊的官方意見，“restriction requirement”（簡稱RR），該OA主要是讓申請人選擇一種發(fā)明構思進行實質(zhì)審查。對于在本申請中未被審查的其他發(fā)明構思，申請人可以考慮提交DA案的方式來尋求在本申請中未被審查的發(fā)明構思的保護。
第二種，當申請人為了盡快獲得母案授權，而接受了范圍較為狹窄的保護范圍時，申請人可以考慮提交繼續(xù)申請案。在某些情況下，申請人急于獲得發(fā)明中某一個特定實施例的專利保護，在母案申請中采用了PPH等加速途徑來加快授權，或者在審查員的溝通中接受了審查員縮小范圍的提議。而發(fā)明創(chuàng)造中確實還存在一些獲得保護的內(nèi)容，那么申請人可以提交繼續(xù)申請案以獲得更為廣泛的保護，例如提交替代實施例或者進行圍繞式布局設計。
第三種，當申請人收到了最終審查意見（即Final OA），且在母案申請中沒有把握爭取更大的保護范圍時，申請人可以考慮提交繼續(xù)申請案。收到Final OA時，申請人可以根據(jù)和審查員溝通的情況來評估一下應對Final OA的策略。如提交繼續(xù)審查程序（即RCE程序），進一步和審查員進行爭辯。根據(jù)官方統(tǒng)計，RCE程序可以較大地提高授權率。若在繼續(xù)審查程序中仍無法和審查員達成一致意見獲得授權，那么申請人可以考慮以較大的權利保護范圍提交上訴請求，并同時以較小的權利保護范圍提交繼續(xù)申請案。這是因為美國的專利上訴程序是由三個審查員組成的上訴委員會重新審查專利申請（其中一個審查員是原審查員），而繼續(xù)申請案極大可能還會下發(fā)給原審查員處理（雖然申請人可以請求下發(fā)給新的審查員，但是USPTO有權仍下發(fā)給原審查員）。
第四種，在PCT申請進入美國國家階段時，在某些情況下，申請人可以考慮提交繼續(xù)申請案。例如，在進入美國國家階段時發(fā)現(xiàn)遺漏了某些內(nèi)容，或者是技術有改進，或者是發(fā)現(xiàn)專利申請需要適用于PCT申請無法適用條款或者標準，如發(fā)明單一性問題，或者是加速審查的適用條件等。
第五種，在專利授權時，申請人仍想要尋求其他權利要求的保護，可以考慮提交繼續(xù)申請案。專利申請授權時，若申請人想修改授權范圍或者授權文本，美國專利法中向申請人提供了一種再頒（Reissue）專利程序。但是再頒專利程序僅適用于專利申請中出現(xiàn)錯誤（error）的情況下，對于修改的范圍是有極大限制的。若申請人無法通過再頒程序進行專利的修改或者想要獲得其他權利要求的保護時，可以考慮利用繼續(xù)申請案。
第六種，當在母案申請過程中，申請人發(fā)現(xiàn)其競爭對手上市了規(guī)避該專利的產(chǎn)品，可以考慮提交繼續(xù)申請案。在這種情況下，申請人可以針對競爭對手的產(chǎn)品進行有針對性的繼續(xù)申請案，當然前提是母案申請中已經(jīng)披露了部分或者全部競爭對手產(chǎn)品的技術方案。
第七種，當申請人希望隱藏其真正想要保護的技術方案，希望迷惑競爭對手時，可以考慮提交繼續(xù)申請案。在這種情況下，申請人提交的母案申請通常并不是申請人想獲得的保護范圍，而在后續(xù)申請中提交多件繼續(xù)申請案來隱藏自己實際想要保護的技術方案。申請人真正想要保護的范圍隱藏在母案和多件繼續(xù)申請案之中，從而實現(xiàn)威懾競爭對手的作用。這類策略常見于藥企。
第八種，當一件產(chǎn)品研發(fā)周期長，且不斷進化時，申請人可以考慮提交繼續(xù)申請。在此種情況下，只要是在母案披露的范圍內(nèi)，CA案可以對于產(chǎn)品未來的發(fā)展提供保護，若不在母案披露的范圍內(nèi)，CIP案也可以繼續(xù)對于產(chǎn)品新添加的改進部分提供保護途徑。CIP案的普遍運用可以很好地隱藏申請人產(chǎn)品的研發(fā)方向，從而起到干擾其商業(yè)對手的作用，降低仿制、山寨其產(chǎn)品的速度。這類策略常見于藥企。
第九種，在美國司法實踐出現(xiàn)影響較大的新判例時，申請人可以考慮提交繼續(xù)申請案。美國是典型的判例法國家，一旦司法實踐中出現(xiàn)了有重大意義的判例，那么母案申請中的權利保護布局可能就不再合適了。鑒于判例法國家，司法實踐導致法律適用的不確定性，提交繼續(xù)申請案將能適應這種司法實踐的變化，申請人根據(jù)最新的法律動態(tài)，對發(fā)明創(chuàng)造的保護范圍進行有針對性的調(diào)整。
當然，美國繼續(xù)申請案還是有其不足之處的，這些限制也是為了避免申請人濫用程序。此處來看，CIP案的不足之處就尤為明顯。繼續(xù)申請案的申請日是和母案申請日保持一致的，也就說是申請人雖然可以較好的管理母案和繼續(xù)申請案，但是由于美國發(fā)明專利保護期限是自專利申請日起20年，所以在后授權的繼續(xù)申請案不得不喪失一些保護期限。尤其是對于CIP案來說，例如申請人在母案申請方案a+b上進行了技術改進方案c。若申請人想要保護技術方案c，在母案未決且尚在優(yōu)先權期限內(nèi)的情況下，申請人可以考慮是基于母案的優(yōu)先權提交了一件全新的完整申請，或者基于母案申請?zhí)峤灰患﨏IP案。若母案的申請日為2001年5月10日，在不計算期限調(diào)整（PTA）且按期繳納年費的情況下，母案專利保護到期日應為2021年5月10日。若申請人在2002年5月10日基于母案申請優(yōu)先權提交了一件全新的完整申請，那么新申請獲得的專利權保護期限應截止至2022年5月10日。若申請人只是基于母案申請?zhí)峤涣薈IP案，那么CIP案獲得的專利權（包括新添加的技術方案c）保護期限截止日也是和母案一樣在2021年5月10日。在這種情況下，新添加的技術方案c就喪失了1年的保護期限，對于某些技術領域的專利來說，1天的保護期限就可能產(chǎn)生巨大的收益。除了保護期限以外，由于CIP案的說明書通常改動也比較大，因此審查員根據(jù)美國專利法35 U.S.C. 第112款進行是否有共同披露的判斷時也會相對復雜。另外，由于技術方案c是添加的內(nèi)容，其判斷新穎性和創(chuàng)造性的基準日為CIP案申請日，這就導致母案申請有可能成為技術方案c的現(xiàn)有技術或者在CIP案申請日之前可能出現(xiàn)其他的現(xiàn)有技術破壞掉技術方案c的可專利性。因此，這就意味著申請人在考慮提交CIP案時，必須要慎重：建議申請人在提交CIP案時，充分考慮新添加的技術方案c與在先申請披露的內(nèi)容之間的區(qū)別；建議申請人盡早的提交CIP案，比如在母案技術方案披露后的1年之內(nèi)提交；建議申請人可以只在母案申請出現(xiàn)錯誤、需要更改發(fā)明人信息以及需要補充數(shù)據(jù)時，提交CIP案。
美國繼續(xù)申請案系統(tǒng)確實靈活多樣，為申請人提供了多種提交策略。但是申請人不能因為繼續(xù)申請案的優(yōu)點就盲目地選擇以繼續(xù)申請案的模式來保護發(fā)明構思，必須從發(fā)明構思本身以及產(chǎn)品本身的特點出發(fā)，選擇最適合的申請策略。