文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 宋天凱
創(chuàng)造性判斷在專利申請、審查意見答復(fù)、復(fù)審以及無效等程序中均占據(jù)著重要的地位，而如何判斷一項發(fā)明創(chuàng)造是否具備創(chuàng)造性也是代理師和審查人員永恒爭論的話題。
如果發(fā)明創(chuàng)造與現(xiàn)有技術(shù)存在較大的差異，如發(fā)明構(gòu)思不同、區(qū)別技術(shù)特征未被公開且不屬于公知常識等，此時，創(chuàng)造性的評價相對簡單，結(jié)論也相對明確。但如果發(fā)明創(chuàng)造的區(qū)別技術(shù)特征已經(jīng)被現(xiàn)有技術(shù)所公開、或者區(qū)別技術(shù)特征被認(rèn)定為公知常識（區(qū)別于最接近現(xiàn)有技術(shù)，本文中統(tǒng)稱為被其他現(xiàn)有技術(shù)所公開）時，如何論證一項發(fā)明創(chuàng)造仍然具備創(chuàng)造性就存在較大的難度。
針對此，筆者將結(jié)合一些具體的案例來探析這種情形下的創(chuàng)造性判斷方向。
1 判斷區(qū)別技術(shù)特征在其他現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)效果是否與在本發(fā)明創(chuàng)造中相一致
根據(jù)審查指南三步法規(guī)定，在判斷是否顯而易見時，除了要判斷區(qū)別技術(shù)特征是否被其他現(xiàn)有技術(shù)所公開，還需要判斷該區(qū)別技術(shù)特征在其他現(xiàn)有技術(shù)所起到的作用（即技術(shù)效果）與本發(fā)明創(chuàng)造中是否一致，并以此來判斷是否存在技術(shù)啟示。
但在實(shí)際操作中，該區(qū)別技術(shù)特征在其他現(xiàn)有技術(shù)中往往并非核心發(fā)明點(diǎn)，導(dǎo)致一些現(xiàn)有技術(shù)文件并未就該區(qū)別技術(shù)特征所要解決的技術(shù)問題、所能夠產(chǎn)生的技術(shù)效果等進(jìn)行明確說明，這就造成了只要其他現(xiàn)有技術(shù)存在該區(qū)別技術(shù)特征、即認(rèn)為該區(qū)別技術(shù)特征存在與在本發(fā)明創(chuàng)造相同的技術(shù)效果、即存在技術(shù)啟示的想當(dāng)然的判斷方式，進(jìn)而直接給出認(rèn)定本發(fā)明創(chuàng)造不具備創(chuàng)造性的錯誤結(jié)論。
圖1
例如，在一種混合動力汽車的控制方法的發(fā)明創(chuàng)造中，如上圖1所示，混合動力汽車包括TM電機(jī)、ISG電機(jī)、發(fā)動機(jī)以及傳動軸，在正常行駛時，TM電機(jī)、ISG電機(jī)、發(fā)動機(jī)均可以作為動力源，以為傳動軸提供動力，高壓電池可以為TM電機(jī)和ISG電機(jī)供電；在升擋或者減速狀態(tài)時，則由高壓電池回收TM電機(jī)和ISG電機(jī)所產(chǎn)生的能量，以降低動力源的轉(zhuǎn)速。然而，在升擋或者減速狀態(tài)時，常出現(xiàn)高壓電池自身充電功率受限的情況，高壓電池?zé)o法較好地吸收TM電機(jī)和ISG電機(jī)所產(chǎn)生的電能，使得動力源的轉(zhuǎn)速無法下降，就會造成升擋失敗或者升擋時間過長、減速過程車輛出現(xiàn)抖動的情況。
對此，本發(fā)明創(chuàng)造給出一種方案，在高壓電池供電功率受限、且存在升擋請求時，控制發(fā)動機(jī)停止噴油、由ISG電機(jī)為發(fā)動機(jī)供電、以反拖發(fā)動機(jī)、進(jìn)而消耗ISG電機(jī)產(chǎn)生的電能，同時，控制TM電機(jī)降速至預(yù)設(shè)轉(zhuǎn)速，然后由TM電機(jī)驅(qū)動所述車輛升擋。在這個過程中，高壓電池僅需要吸收TM電機(jī)產(chǎn)生的電能，而非同時吸收兩個電機(jī)的電能，TM電機(jī)可以產(chǎn)生較大的負(fù)扭矩，以使TM電機(jī)快速減速，進(jìn)而保證換擋操作快速、順利地進(jìn)行。
在對該案件的審查過程中，審查人員找到了最接近現(xiàn)有技術(shù)（對比文件1），進(jìn)而確定區(qū)別技術(shù)特征為：控制發(fā)動機(jī)停止噴油、由ISG電機(jī)為發(fā)動機(jī)供電，同時，由TM電機(jī)控制車輛升擋。針對該區(qū)別技術(shù)特征，審查人員又找到了其他現(xiàn)有技術(shù)（對比文件2），對比文件2公開了發(fā)動機(jī)停止噴油時、由電機(jī)驅(qū)使發(fā)動機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的方案，至于單電機(jī)控制升擋則為現(xiàn)有技術(shù)中的常規(guī)選擇，故而得出本發(fā)明創(chuàng)造不具備創(chuàng)造性的結(jié)論。
然而，經(jīng)分析，對比文件2雖然公開了發(fā)動機(jī)停止噴油時、由電機(jī)驅(qū)使發(fā)動機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)的方案，但該方案實(shí)際是對發(fā)動機(jī)停止噴油時的狀態(tài)控制，用于避免發(fā)動機(jī)熄火，與本發(fā)明創(chuàng)造存在著較大的區(qū)別，因此，對比文件2實(shí)際并不能夠就對比文件1產(chǎn)生技術(shù)啟示，本發(fā)明創(chuàng)造相比于對比文件1、對比文件2應(yīng)當(dāng)具備創(chuàng)造性。
2 判斷區(qū)別技術(shù)特征與最接近現(xiàn)有技術(shù)是否能夠結(jié)合
在區(qū)別技術(shù)特征已經(jīng)為其他現(xiàn)有技術(shù)所公開，且區(qū)別技術(shù)特征在其他現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)效果與本發(fā)明創(chuàng)造中相同，若根據(jù)三步法的一般原則，即可以認(rèn)定所要求保護(hù)的發(fā)明創(chuàng)造相對于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言屬于顯而易見的。但實(shí)際上，這種認(rèn)定相對粗糙，其認(rèn)定結(jié)果尚存在一定的爭議。
2.1 區(qū)別技術(shù)特征和最接近現(xiàn)有技術(shù)的結(jié)合是否屬于非A即B的破壞式結(jié)合
在現(xiàn)有技術(shù)中，從達(dá)到某一技術(shù)效果的技術(shù)目的出發(fā)，可以存在諸多的方案，有些方案可以相互補(bǔ)充、疊加，以更好地實(shí)現(xiàn)技術(shù)效果；但有些方案則無法同時存在，當(dāng)采用了B方案后，就必須刪除A方案，此時，盡管B方案已經(jīng)被其他現(xiàn)有技術(shù)所公開，但B方案是否可以與采用了A方案的最接近現(xiàn)有技術(shù)相結(jié)合仍有待商榷。
圖2
例如，如圖2所示，在一種可變油量泵的發(fā)明創(chuàng)造中，包括轉(zhuǎn)子和定子，轉(zhuǎn)子的外周插接有若干滑動葉片，定子包括弧形部和桿部，桿部與溫敏部件相接觸。當(dāng)泵腔內(nèi)的油溫發(fā)生變化時，溫敏部件的長度可以發(fā)生變化，能夠推動定子進(jìn)行直線位移，進(jìn)而帶動相應(yīng)滑動葉片插入轉(zhuǎn)子不同深度，這樣可以調(diào)整排量。
在對該案件的審查過程中，審查人員找到了最接近現(xiàn)有技術(shù)（對比文件3），如圖3所示，其同樣包括溫敏部件21和定子8、轉(zhuǎn)子6以及滑動葉片7。所不同的是，對比文件3中的定子為鉸接設(shè)置，溫敏部件通過推動定子轉(zhuǎn)動來調(diào)節(jié)滑動葉片在轉(zhuǎn)子中的插接深度，進(jìn)而調(diào)整排量。審查人員認(rèn)為直線位移和旋轉(zhuǎn)位移是常規(guī)的位移形式，可以相互替換，并以此為由來否定本發(fā)明創(chuàng)造的創(chuàng)造性，后續(xù)爭辯過程中，審查人員又檢索到了定子可直線位移的其他現(xiàn)有技術(shù)，來進(jìn)一步地否定本發(fā)明創(chuàng)造的創(chuàng)造性。
圖3
但是，對于定子而言，旋轉(zhuǎn)位移和直線位移兩種方式只能擇一選擇，如果采用了旋轉(zhuǎn)位移，就必須放棄直線位移的方案。如此，如果要將區(qū)別技術(shù)特征結(jié)合到最接近現(xiàn)有技術(shù)中，則必然會破壞最接近現(xiàn)有技術(shù)本身的方案，在沒有明顯技術(shù)啟示的前提下，本領(lǐng)域技術(shù)人員實(shí)際并不容易想到這種結(jié)合方式。因此，本發(fā)明創(chuàng)造相比于對比文件3和其他現(xiàn)有技術(shù)的結(jié)合具備創(chuàng)造性。
2.2 區(qū)別技術(shù)特征和最接近現(xiàn)有技術(shù)是否存在相反的結(jié)合啟示
“相反的結(jié)合啟示”主要是針對實(shí)際要解決的技術(shù)問題，通常來說，是指最接近現(xiàn)有技術(shù)有明確的或者隱含對區(qū)別技術(shù)特征所記載的方案持否定態(tài)度的描述，以促使本領(lǐng)域技術(shù)人員在看到最接近現(xiàn)有技術(shù)時沒有動機(jī)將區(qū)別技術(shù)特征結(jié)合到最接近現(xiàn)有技術(shù)中。
例如，在一種鐵路貨車端墻的發(fā)明創(chuàng)造中，該端墻包括若干分板，各分板均包括相間隔的內(nèi)板部和外板部，相鄰兩分板的內(nèi)板部彼此焊接、相鄰兩分板的外板部彼此焊接，以構(gòu)成雙面焊接的端墻，進(jìn)而可以提高整體的承載能力，能夠避免焊縫處的應(yīng)力集中而導(dǎo)致的連接弱環(huán)的存在。
在對該案件的審查過程中，審查人員找到了最接近現(xiàn)有技術(shù)（對比文件4），其是一種列車端墻，包括若干分板，各分板也包括內(nèi)板部和外板部，但相鄰兩分板的內(nèi)板部彼此插接、相鄰兩分板的外板部彼此插接。審查人員認(rèn)為焊接和插接均是常規(guī)的連接方式，以焊接來代替插接為本領(lǐng)域技術(shù)人員所容易想到，故而不具備創(chuàng)造性。
然而，經(jīng)仔細(xì)閱讀發(fā)現(xiàn)，最接近現(xiàn)有技術(shù)的背景技術(shù)部分明確指出傳統(tǒng)列車端墻采用多塊分板進(jìn)行焊接連接、導(dǎo)致焊接工作量大的問題。
如此，最接近現(xiàn)有技術(shù)給予本領(lǐng)域技術(shù)人員的教導(dǎo)實(shí)際是如何減少焊接操作，這顯然是與上述區(qū)別技術(shù)特征相違背的，二者之間存在相反的結(jié)合啟示。而且，最接近現(xiàn)有技術(shù)所涉及的列車端墻為客運(yùn)列車端墻，其本身對于承載性能的要求較低，其對于區(qū)別技術(shù)特征的方案也不存在技術(shù)需求。因此，區(qū)別技術(shù)特征與對比文件4實(shí)際并不能夠結(jié)合，本發(fā)明創(chuàng)造相比于對比文件4和其他現(xiàn)有技術(shù)的結(jié)合具備創(chuàng)造性。
2.3 最接近現(xiàn)有技術(shù)對于區(qū)別技術(shù)特征是否存在技術(shù)需求
結(jié)合前述2.1、2.2的內(nèi)容，如果區(qū)別技術(shù)特征和最接近現(xiàn)有技術(shù)的結(jié)合不屬于破壞式的結(jié)合、也不存在相反的技術(shù)啟示，即區(qū)別技術(shù)特征與最接近現(xiàn)有技術(shù)之間不存在結(jié)合障礙，此時，似乎區(qū)別技術(shù)特征和最接近現(xiàn)有技術(shù)可以直接結(jié)合，但實(shí)際卻并不一定。
仍如上述鐵路貨車端墻的案例，作為最接近現(xiàn)有技術(shù)的列車端墻非承載墻體，最接近現(xiàn)有技術(shù)對于提高強(qiáng)度、提高承載性能也沒有技術(shù)需求，在這種情況下，即便是不存在結(jié)合障礙，區(qū)別技術(shù)特征與最接近現(xiàn)有技術(shù)之間也不存在結(jié)合啟示，本領(lǐng)域技術(shù)人員在看到最接近現(xiàn)有技術(shù)的方案時并不容易想到上述區(qū)別技術(shù)特征。
綜上可知，在發(fā)明創(chuàng)造的區(qū)別技術(shù)特征已經(jīng)被其他現(xiàn)有技術(shù)所公開時，并不意味著本發(fā)明創(chuàng)造一定不具備創(chuàng)造性，在具體實(shí)踐中，還可以從上述的多個方向去綜合判斷發(fā)明創(chuàng)造的創(chuàng)造性，以使得創(chuàng)造性的判斷更為客觀、更為準(zhǔn)確。