文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 譚雅琦
◆新加坡XTC商標(biāo)駁回復(fù)審案
“XTC”商標(biāo)第01；06；07；09；11類馬德里指定新加坡申請被引證英國公司C&T MATRIX LIMITED名下的第7類在先商標(biāo)下發(fā)駁回，部分駁回了申請商標(biāo)在第7類商品上的申請注冊。申請商標(biāo)和引證商標(biāo)信息具體如下：
經(jīng)提交復(fù)審爭辯，新加坡知識產(chǎn)權(quán)局審查員認(rèn)為雖然申請人主要從事金屬制品，而引證商標(biāo)所有人主要生產(chǎn)壓痕矩陣，但前述雙方的主營事實(shí)對本案最終的認(rèn)定并無影響。在本案中，商標(biāo)文字構(gòu)成完全相同，申請商標(biāo)的指定商品完整包含于引證商標(biāo)的較為寬泛的表述中，因此申請商標(biāo)的申請注冊，有可能引起相關(guān)公眾的混淆或誤認(rèn)，因此決定維持駁回決定，不予申請注冊。
◆美國XTC商標(biāo)駁回復(fù)審案
“XTC”商標(biāo)第01；06；07類美國商標(biāo)申請被引證上述相同英國公司C&T MATRIX LIMITED名下的第7類在先商標(biāo)下發(fā)駁回，同樣部分駁回了申請商標(biāo)在第7類商品上的申請注冊。申請商標(biāo)和引證商標(biāo)信息具體如下：
在駁回復(fù)審中，申請人主要從以下幾個(gè)方面爭辯商品不構(gòu)成類似：首先，審查員在駁回中認(rèn)為申請商標(biāo)與引證商標(biāo)均包含“切割機(jī)器”，該觀點(diǎn)并不符合引證商標(biāo)指定商品的實(shí)際內(nèi)容，即雖然申請商標(biāo)中的指定商品的確包含“金屬加工切割機(jī)”，但引證商標(biāo)的指定商品為“精密壓痕機(jī)和模切機(jī)的一個(gè)非常特殊的零件，即“壓痕矩陣”，它不用于切割，也并不用于金屬加工；其次，從引證商標(biāo)在申請階段所提交的使用證據(jù)，以及引證商標(biāo)所有人的網(wǎng)站信息來看，引證商標(biāo)的指定商品體積較小，主要使用在印刷和包裝工業(yè)，紙板制造盒等行業(yè)中，以方便在折疊前有精確的高質(zhì)量折痕。而申請商標(biāo)的“金屬加工切割機(jī)”為大型機(jī)器，在體積、功能和用途上與引證商標(biāo)均有加大區(qū)別；此外，鑒于雙方行業(yè)的工業(yè)和商業(yè)性質(zhì)，申請人和引證商標(biāo)所有人各自商品的消費(fèi)者均是成熟的消費(fèi)者，需要仔細(xì)挑選他們要買的商品，而不容易沖動消費(fèi)。最后，鑒于雙方指定商品在性質(zhì)上的區(qū)別，且并非補(bǔ)充或配套使用的關(guān)系，因此雙方商品在目標(biāo)群體和銷售路徑上也存在區(qū)分?；谝陨希暾埳虡?biāo)并不容易與引證商標(biāo)造成混淆誤認(rèn)，而應(yīng)予核準(zhǔn)注冊。
本案經(jīng)提交復(fù)審爭辯意見，美國審查員對申請商標(biāo)予以初審公告。
◆評價(jià)及意見
本案申請商標(biāo)與引證商標(biāo)的文字構(gòu)成完全相同，因此主要的爭議焦點(diǎn)即集中在商品是否構(gòu)成類似上。
美國和新加坡對于商品類似的判斷標(biāo)準(zhǔn)與國內(nèi)不盡相同，并沒有國內(nèi)的商品/服務(wù)區(qū)分表中具體的群組劃分，而主要從商品/服務(wù)的功能、用途、銷售渠道、目標(biāo)群體，服務(wù)的對象、性質(zhì)、目的等方面的關(guān)聯(lián)度進(jìn)行判斷。
此外，如新加坡審查員XTC在駁回復(fù)審決定中所指出的“雙方的主營事實(shí)對商品近似的判斷并無影響，而從注冊商品的字面上來看，因商品具有關(guān)聯(lián)關(guān)系，故構(gòu)成商品類似”。在美國，也遵循著同樣的審查標(biāo)準(zhǔn)，如在 Coach Servs., Inc. v. Triumph Learning LLC, 668 F.3d 1356, 1369-70, 101 USPQ2d1713, 1722 (Fed. Cir. 2012)案件中所指出的，判斷商品/服務(wù)是否構(gòu)成類似時(shí)，主要僅依據(jù)申請注冊時(shí)所提交的商品/服務(wù)表述進(jìn)行判斷，而并非依據(jù)雙方實(shí)際使用的產(chǎn)品。
因此，兩件商標(biāo)申請?jiān)谛录悠潞兔绹龅娇此葡嗤脑谙壬虡?biāo)，卻因相同商標(biāo)指定的商品不同，而產(chǎn)生了相反的復(fù)審結(jié)果。新加坡的在先商標(biāo)中，指定的“機(jī)器和機(jī)床，包括精密壓痕機(jī)和工具；上述零件和配件”，因使用的是“包括”的表述，故該件注冊商標(biāo)所涵蓋的注冊范圍即為“機(jī)器和機(jī)床”，理論上涵蓋所有7類的機(jī)器和機(jī)床產(chǎn)品。而在美國在先商標(biāo)中，指定的“用于精密壓痕機(jī)和模切機(jī)的零件和配件，即壓痕矩陣”，使用的為“即”的表述，因此僅限于“壓痕矩陣”這一項(xiàng)特定產(chǎn)品，因此在復(fù)審爭辯商品不類似中，則有了更多的爭辯空間和角度。
而引證商標(biāo)所有人在美國申請的范圍如此之窄，與美國商標(biāo)申請制度的要求不無關(guān)系。在提交美國商標(biāo)申請時(shí)，需對指定商品進(jìn)行細(xì)化，且需對全部指定商品具有打算使用的意圖或已投入實(shí)際使用。相應(yīng)的，若在美國申請注冊類似新加坡的表述“機(jī)器和機(jī)床，包括精密壓痕機(jī)和工具；上述零件和配件”，將會因商品過于寬泛而不被接受，且面臨并非對所有指定商品均有使用意圖的風(fēng)險(xiǎn)。因此，美國商標(biāo)申請中，如何在獲得較大范圍的禁用權(quán)，同時(shí)亦能符合美國商品提交的細(xì)化要求，則需要具體對指定商品的范圍表述進(jìn)行選擇和斟酌。
同時(shí)，本案也提示我們，如在進(jìn)行商標(biāo)查詢中，檢索到完全相同的在先商標(biāo)，還需結(jié)合各個(gè)國家的制度，分析指定商品的差異，和各國對于商品類似的審查標(biāo)準(zhǔn)。如此，可更有針對性的提交商標(biāo)申請，避免被駁回的風(fēng)險(xiǎn)，以及提高駁回復(fù)審的成功率。當(dāng)然，上述新加坡申請商標(biāo)的引證商標(biāo)也并非無法克服，在引證商標(biāo)注冊滿5年后，可對該件注冊提起撤五申請，使在先商標(biāo)的注冊范圍僅限于其主營的“壓痕矩陣”，如此申請商標(biāo)的切割機(jī)器類商品有望與在先商標(biāo)實(shí)現(xiàn)共存。