文/北京市集佳律師事務(wù)所 黎琳
《商標(biāo)法》中規(guī)定了很多標(biāo)志不得作為商標(biāo)使用及注冊的情形，其中第十條第一款第（七）項“帶有欺騙性，容易使公眾對商品的質(zhì)量等特點或者產(chǎn)地產(chǎn)生誤認的”規(guī)定，是商標(biāo)申請人較常見到的駁回理由。如果國知局認為某個提交注冊申請的商標(biāo)標(biāo)識容易使公眾對商品的質(zhì)量等特點或者產(chǎn)地產(chǎn)生誤認，就會依據(jù)這一條款來駁回。
所謂“帶有欺騙性”，內(nèi)容非常寬泛，一般是指商標(biāo)對其指定使用商品或者服務(wù)的質(zhì)量等特點或者產(chǎn)地作了超過其固有程度或與事實不符的表示，容易使公眾對商品或者服務(wù)的質(zhì)量等特點或者產(chǎn)地產(chǎn)生錯誤的認識。實踐中，商標(biāo)申請人因上述法條而駁回的原因有很多，筆者整理了一些，比如：
容易使公眾對商品或者服務(wù)的質(zhì)量、品質(zhì)等特點產(chǎn)生誤認的，例如商標(biāo)中帶有“極品”、“有機”等字樣；容易使公眾對商品的功能、用途特點產(chǎn)生誤認的，例如將“轉(zhuǎn)陰”使用在人用藥上會使消費者誤認為該藥品具有“陽性轉(zhuǎn)陰”的功能。因此，對于這種標(biāo)識，建議在提交注冊申請之前就刪除這些有爭議性的文字；
容易使公眾對商品的種類、主要原料、成分等特點產(chǎn)生誤認的，例如要在魚制食品上申請注冊“牛肉牌”商標(biāo)，會使消費者誤將該魚制產(chǎn)品的原料誤認為是牛肉；對于這種標(biāo)識，建議更換文字；
容易使公眾對商品的重量、數(shù)量、價格、生產(chǎn)時間、工藝、技術(shù)等特點產(chǎn)生誤認的，例如在礦泉水的商標(biāo)中含有“500ml”字樣；對于這種標(biāo)識，建議刪除描述性的文字；
公眾熟知的書籍、游戲、電影、電視節(jié)目、廣播節(jié)目、歌曲的名稱，指定使用在相關(guān)商品或服務(wù)上，易使消費者對指定商品或服務(wù)的內(nèi)容產(chǎn)生誤認的，例如將“三國演義”申請注冊為書籍的商標(biāo)、“俄羅斯方塊”申請注冊為游戲的商標(biāo)；
商標(biāo)包含企業(yè)名稱，但該名稱與申請人名義存在實質(zhì)性差異的，例如“北京市**科技有限公司”申請注冊“**醫(yī)院”商標(biāo)；
容易使公眾對商品或者服務(wù)的產(chǎn)地、來源產(chǎn)生誤認的，例如商標(biāo)中包含地名但申請人并非來自該地；
容易使公眾對商品或者服務(wù)的產(chǎn)地、來源產(chǎn)生誤認的，例如商標(biāo)中包含地名但申請人并非來自該地；
……
不過，在判斷某一標(biāo)志是否帶有欺騙性時，應(yīng)以相關(guān)公眾的認知為基礎(chǔ)，公眾基于日常生活經(jīng)驗等不會對訴爭商標(biāo)指定使用的商品或者服務(wù)的質(zhì)量等特點或者產(chǎn)地產(chǎn)生誤認的，則不屬于商標(biāo)法第十條第一款第（七）項規(guī)定的情形。因此，在因欺騙性而駁回的案件中，可以基于上述審判理念進行復(fù)審爭辯。
筆者近期承辦的第32類第32725159號“定定”商標(biāo)駁回復(fù)審決定行政訴訟一案，該商標(biāo)被國知局以“申請商標(biāo)作為商標(biāo)標(biāo)識使用在第32類啤酒；無酒精飲料等商品上，易使相關(guān)公眾對商標(biāo)的功能等特點產(chǎn)生誤認，違反《商標(biāo)法》第十條第一款第（七）項規(guī)定”為由駁回后，商標(biāo)申請人不服，向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起訴訟。“定定”這件商標(biāo)申請使用的商品是“啤酒，水（飲料），無酒精飲料，汽水，無酒精果汁飲料，乳酸飲料（果制品，非奶），奶茶（非奶為主），大豆為主的飲料（非牛奶替代品）， 植物飲料，制飲料用糖漿”，訴訟過程中，國知局給出的駁回理由是：“定定”二字使用在上述商品上，容易使消費者誤以為這些商品具有“定定神”的功能，從而對商標(biāo)的功能產(chǎn)生誤認。但是，本案的商標(biāo)是“定定”二字，并非“定定神”三字。就“定定”二字而言，其本身是無含義的臆造詞，結(jié)合所指定商品的功能特點，該二字在這些商品上沒有描述性，沒有掩蓋所使用商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途或者產(chǎn)地等方面的真相，普通社會公眾基于日常生活經(jīng)驗，也斷不會將啤酒飲料上的“定定”二字聯(lián)想到可以達到“定定神”的功能。國知局將“定定”二字擴大解釋成“定定神”，應(yīng)屬超出審理范圍。最終，北京知識產(chǎn)權(quán)法院最終判決撤銷原駁回復(fù)審決定。
因此，商標(biāo)申請人在設(shè)計商標(biāo)標(biāo)識時，需要考慮該標(biāo)識是否會有“欺騙性”的瑕疵，盡量從一開始就規(guī)避帶有“欺騙性”的字眼和詞匯。若基于公眾日常生活經(jīng)驗判斷己方的商標(biāo)確實沒有欺騙性、不會使公眾產(chǎn)生誤認，則建議積極提復(fù)審爭辯。