文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 王靜宇
◆修改的一般規(guī)定
歐洲專利公約第123條對于歐洲專利申請和歐洲專利的修改進行了一般規(guī)定。根據(jù)歐洲專利公約第123條所述，（1）歐洲專利申請或歐洲專利根據(jù)細則的規(guī)定在EPO進行修改。申請人應(yīng)根據(jù)自己的意愿修改專利申請，且修改機會不止一次；(2)歐洲專利申請或歐洲專利修改的內(nèi)容不能包括超出專利申請?zhí)峤粫r所要保護的主題，且；（3）歐洲專利修改的內(nèi)容不能超出專利權(quán)所授予的保護范圍。
根據(jù)歐洲專利審查指南所述，雖然歐洲專利公約中規(guī)定了申請人有對專利申請或歐洲專利提交修改的權(quán)利，但是該權(quán)利僅限制在實質(zhì)審查程序中、專利異議程序中以及專利限制程序中使用。在這三個程序中提交修改，申請人還必須考慮兩個因素：（1）修改是否被EPO受理（admissible）？（2）修改是否被審查員接受（allowable）？
由字面意思來看，受理（admissible）偏向于形式審查，接受（allowable）偏向于實質(zhì)審查。從實踐來看，歐洲專利申請和歐洲專利的修改如果想成功，確實必須同時滿足形式和實質(zhì)上的要求。
修改可受理的一般規(guī)則是無論在實審程序中、異議程序中和限制程序中都在規(guī)定的期限內(nèi)提交了修改。修改可接受的一般規(guī)則是（1）不能增加原始申請中未披露的主題；（2）不能引入其他的缺陷，如修改后使得權(quán)利要求出現(xiàn)不清楚問題；（3）不能擴大專利權(quán)所授予的保護范圍。
◆修改的時機
歐洲專利公約第123條中所提及的對修改作出具體規(guī)定的細則條款主要指的是歐洲專利公約實施細則第137條。根據(jù)細則第137條所述, （1）在收到歐洲檢索報告之前，除非另有規(guī)定，否則申請人不能修改一件歐洲專利申請的說明書、權(quán)利要求和附圖；（2）在EPO依據(jù)細則第70a條第1款或第2款，或第161條第1款下發(fā)通知書時，申請人可以根據(jù)自己的意愿修改說明書、權(quán)利要求和附圖，并與答復(fù)該通知書的爭辯意見、糾正或修改一起提交給EPO；（3）未獲得審查部門的同意，不能進一步的修改；（4）當(dāng)根據(jù)前述（1）-（3）提交修改時，申請人需要標(biāo)記修改內(nèi)容并指出在原始提交申請中的修改基礎(chǔ)。若審查部門指出提交的修改未滿足前述任一要求，可以請求申請人在一個月內(nèi)補正；（5）修改后的權(quán)利要求不能涉及未經(jīng)檢索的主題，該主題不能與原始提交的要求保護的發(fā)明創(chuàng)造或者成套的發(fā)明創(chuàng)造形成一個單一的總發(fā)明構(gòu)思。修改后的權(quán)利要求也不能涉及依據(jù)細則第62a條或第63條不予檢索的主題。
依據(jù)細則第137條，申請人只有在收到歐洲檢索報告以后，才有機會修改說明書、權(quán)利要求書和附圖。依據(jù)細則第70a條第1款，對于歐洲直接申請來說，申請人可以通過答復(fù)檢索報告對申請文件進行修改；依據(jù)細則第70a條第2款，對于PCT進入歐洲地區(qū)階段的申請來說，申請人可以通過答復(fù)補充檢索報告對申請文件進行修改；依據(jù)細則第161條第1款，對于PCT進入歐洲地區(qū)階段的申請來說，申請人可以通過答復(fù)EPO依據(jù)細則161和162下發(fā)的通知來對申請文件進行修改；依據(jù)細則第161條第2款，對于PCT進入歐洲地區(qū)階段的申請來說，申請人還可以在自優(yōu)先權(quán)日起31個月的進入地區(qū)階段期限內(nèi)提出修改。
由上可以看出，在歐洲提出修改的時機，主要有以下幾個節(jié)點:
a）檢索報告下發(fā)之前
根據(jù)一般規(guī)則來說，在歐洲檢索報告下發(fā)之前，申請人不能對申請文件進行修改。
但是對于PCT進入歐洲地區(qū)階段的申請而言，實際上，在PCT國際階段申請人已經(jīng)收到了國際檢索報告，EPO的檢索部門在PCT進入歐洲地區(qū)階段以后僅會針對該申請出具一份歐洲補充檢索報告。若申請人已經(jīng)在PCT國際階段依據(jù)PCT條約第19條和/或第34條對申請文件進行了修改，那么在進入歐洲地區(qū)階段時僅需要依據(jù)歐洲專利公約細則第159（1）(b)條指明原始文本以及修改文本即可。申請人也可以依據(jù)歐洲專利公約細則第161條第2款，在進入歐洲地區(qū)階段時提出修改請求。
b）檢索報告下發(fā)之后
依據(jù)細則第137（2）條，在歐洲檢索報告和歐洲檢索意見下發(fā)以后，申請人必須答復(fù)歐洲檢索意見，在答復(fù)的同時，申請人可以根據(jù)自己的意愿修改說明書、權(quán)利要求和附圖。針對EPO作為國際檢索單位、國際初步審查單位或國際補充檢索單位的國際申請，在進入歐洲地區(qū)階段時，EPO不再出具檢索報告，申請人需要在收到國際檢索報告、國際初步審查報告或國際補充檢索報告時進行答復(fù)，并根據(jù)自己的意愿修改說明書、權(quán)利要求和附圖。若申請人沒有在前述答復(fù)期限內(nèi)提出修改請求，那么只能等待實審階段的修改機會了。
c）第一次審查意見下發(fā)之后
根據(jù)一般規(guī)則，申請人也可以在實審階段對申請文件進行修改。但是在實審階段，是否受理申請人提出的修改，實審部門被賦予了自由裁量權(quán)。在這種自由裁量權(quán)下，實審部門必須考慮所有相關(guān)因素，特別是，要把握申請人獲得有效專利權(quán)的利益與EPO有效結(jié)束實審程序之間的平衡。
實審部門依據(jù)細則第137（3）條拒絕受理修改的裁量必須是合理的，同時實審部門也不能拒絕提前受理修改。
若修改被實審部門受理，接下來的程序?qū)⒒谛薷暮蟮恼f明書、權(quán)利要求和附圖進行，但是修改被實審部門受理并不意味著修改后的內(nèi)容是可被接受的，也就是說該部分內(nèi)容仍然可能被審查員提出駁回意見。
在實審部門依據(jù)細則第137（3）條評估是否受理修改時，需要充分評估個案的情況以及程序的階段。如果被認(rèn)為申請人已經(jīng)有足夠的機會對申請文件進行修改的話，特別是，當(dāng)修改引入了之前被審查員指出的缺陷時，通常此類修改被認(rèn)為是不可被受理的。
根據(jù)EPO的指引，為了節(jié)約程序和達到申請人獲得有效專利權(quán)的利益與EPO有效結(jié)束實審程序之間的平衡，建議申請人越早提出修改越好。
對于已經(jīng)被認(rèn)為是可授權(quán)權(quán)項進行限制性的修改，和以明顯可取方式地對說明書或權(quán)利要求進行更清楚的修改，被認(rèn)為是可被受理的。
在答復(fù)官方審查意見時，對缺陷的明確修改，且該修改未導(dǎo)致新的缺陷，則也被認(rèn)為是可被受理的。
影響實審部門評估是否受理修改的另一個因素是修改是否會導(dǎo)致案件文檔的變化。當(dāng)申請人通過審查員的引用或者是從其他渠道獲知到存在高度相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)時，可能對說明書或權(quán)利要求書進行大篇幅的修改。在此種情況下，實審部門需要在對申請人的公平和避免 EPO過度不合理的額外工作以及不必要的延誤之間尋找一種平衡。
根據(jù)實踐可知，若修改超出了EPO已經(jīng)檢索過的范圍，或是修改添加了已經(jīng)被認(rèn)為是不可授權(quán)的主題或是添加了申請人已經(jīng)刪除的主題，或是提交口審請求時產(chǎn)生異議的修改，通常都被認(rèn)為是不可受理的。
d）同意授權(quán)之后
若實審部門已經(jīng)同意授權(quán)，且申請人已經(jīng)對申請文件進行了多次修改，那么通常情況下，實審部門不再受理申請文件的修改，除非申請人給出充分理由說明只在此階段進行修改的原因。
e）授權(quán)通知下發(fā)之后
依據(jù)細則第71（3）條，實審部門決定授權(quán)歐洲專利前，需要通知申請人有關(guān)授權(quán)文本與相關(guān)的著錄項目信息，并在通知中告知申請人需要在授權(quán)通知下發(fā)之日起的4個月內(nèi)繳納授權(quán)公告費以及提交另外兩項官方語言的權(quán)項譯文。在前述期限內(nèi)，申請人可以依據(jù)細則第71（6）條，提交合理的修改或改正，若實審部門同意該修改或改正，將重新下發(fā)新的授權(quán)通知，若不同意，將重啟實審程序。
◆修改的最佳時機
由上文可以看出，歐洲修改主要涉及的條款是歐洲專利公約第 123條, PCT進入歐洲地區(qū)階段時修改依據(jù)的主要條款是歐洲專利公約實施細則第161條。根據(jù)歐洲專利公約第 123條，申請人在歐洲專利申請中的各程序都有修改機會，且不止一次，另修改不能超范圍。依據(jù)歐洲專利公約實施細則第70a（1）條，對于歐洲直接申請來說，在提出申請后，第一次修改申請文件的機會是通過答復(fù)檢索報告對申請文件進行修改；依據(jù)歐洲專利公約實施細則第161（1）條，對于PCT進入歐洲地區(qū)階段的申請來說，進入地區(qū)階段以后，第一次修改申請文件的機會是通過答復(fù)依據(jù)細則第161和162條的官方通知來對申請文件進行修改。在前述修改機會中，申請人可以對申請文件進行廣泛地修改，甚至是擴大權(quán)利要求的范圍，EPO必須受理（admit）該修改內(nèi)容，但是是否接受（allow）該修改內(nèi)容還需要后續(xù)程序的審查。而后續(xù)的修改中，歐洲專利公約為修改設(shè)置了限制條件，也為審查員賦予了裁量權(quán)。因此，筆者認(rèn)為申請人一定要把握好這第一次修改申請文件的機會。