文/北京市集佳律師事務(wù)所 黃鶯
集體商標(biāo)、證明商標(biāo)是《商標(biāo)法》規(guī)定的商標(biāo)基本類型之一。與普通商標(biāo)相比，集體商標(biāo)、證明商標(biāo)具有特殊性，如申請(qǐng)主體不同、使用人不同、作用不同、申請(qǐng)文件要求不同等。普通商標(biāo)可由任何自然人、法人、其他組織根據(jù)其經(jīng)營需要申請(qǐng)注冊(cè)，作用是指示商品或服務(wù)來源，用以區(qū)分其他生產(chǎn)者、經(jīng)營者的商品或服務(wù)。普通商標(biāo)注冊(cè)后，注冊(cè)人可以自行使用，也可以許可他人使用。集體商標(biāo)須以團(tuán)體、協(xié)會(huì)或者其他組織名義注冊(cè)，使用人是該組織成員，作用是表明使用者的成員資格。證明商標(biāo)是由對(duì)某種商品或者服務(wù)具有監(jiān)督能力的組織控制，而由該組織以外的單位或者個(gè)人使用，表明使用證明商標(biāo)的商品或者服務(wù)的原產(chǎn)地、原料、制造方法、質(zhì)量或者其他特定品質(zhì)。
《商標(biāo)法》規(guī)定，地名可以作為集體商標(biāo)、證明商標(biāo)組成部分?！渡虡?biāo)法實(shí)施條例》進(jìn)一步規(guī)定了“以地理標(biāo)志作為證明商標(biāo)注冊(cè)的，其商品符合使用該地理標(biāo)志條件的自然人、法人或者其他組織可以要求使用該證明商標(biāo)，控制該證明商標(biāo)的組織應(yīng)當(dāng)允許。以地理標(biāo)志作為集體商標(biāo)注冊(cè)的，其商品符合使用該地理標(biāo)志條件的自然人、法人或者其他組織，可以要求參加以該地理標(biāo)志作為集體商標(biāo)注冊(cè)的團(tuán)體、協(xié)會(huì)或者其他組織，該團(tuán)體、協(xié)會(huì)或者其他組織應(yīng)當(dāng)依據(jù)其章程接納為會(huì)員；不要求參加以該地理標(biāo)志作為集體商標(biāo)注冊(cè)的團(tuán)體、協(xié)會(huì)或者其他組織的，也可以正當(dāng)使用該地理標(biāo)志，該團(tuán)體、協(xié)會(huì)或者其他組織無權(quán)禁止”。
由此可見，地理標(biāo)志集體商標(biāo)、證明商標(biāo)反映了來自某地區(qū)的商品或服務(wù)的特定品質(zhì)。該商品或服務(wù)的特定品質(zhì)由產(chǎn)地的自然因素或者人文因素所決定，品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)穩(wěn)定。該地區(qū)符合使用條件的自然人、法人或其他組織均可以使用該地理標(biāo)志，使用人具有相對(duì)固定和封閉的特點(diǎn)。地理標(biāo)志集體商標(biāo)、證明商標(biāo)具有共用性，區(qū)域公共資源的屬性。
筆者在此以近期評(píng)審裁定、司法判決為例，簡要分析說明地理標(biāo)志集體商標(biāo)、證明商標(biāo)的審查要求，并提出一些具體建議，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，以期對(duì)地理標(biāo)志集體商標(biāo)、證明商標(biāo)的成功注冊(cè)有所幫助。
一、誠信規(guī)范提交申請(qǐng)
《集體商標(biāo)、證明商標(biāo)注冊(cè)和管理辦法》第四條至第七條要求，集體商標(biāo)、證明商標(biāo)的申請(qǐng)人，應(yīng)當(dāng)提交主體資格證明文件和使用管理規(guī)則。集體商標(biāo)的申請(qǐng)人還需要說明該集體組織成員的名稱和地址。以地理標(biāo)志作為集體商標(biāo)、證明商標(biāo)注冊(cè)的申請(qǐng)人，應(yīng)當(dāng)附送管轄該地理標(biāo)志所標(biāo)示地區(qū)的人民政府或者行業(yè)主管部門的批準(zhǔn)文件。外國人或者外國企業(yè)申請(qǐng)以地理標(biāo)志作為集體商標(biāo)、證明商標(biāo)注冊(cè)的，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)提供該地理標(biāo)志以其名義在其原屬國受法律保護(hù)的證明。
以地理標(biāo)志作為集體商標(biāo)、證明商標(biāo)注冊(cè)的，申請(qǐng)書中應(yīng)明確說明：該地理標(biāo)志所標(biāo)示的商品的特定質(zhì)量、信譽(yù)或者其他特征；該商品的特定質(zhì)量、信譽(yù)或者其他特征與該地理標(biāo)志所標(biāo)示的地區(qū)的自然因素和人文因素的關(guān)系；該地理標(biāo)志所標(biāo)示的地區(qū)的范圍。此外，以地理標(biāo)志作為集體商標(biāo)、證明商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)的申請(qǐng)人，還要詳細(xì)說明其所具有的或者其委托的機(jī)構(gòu)具有的專業(yè)技術(shù)人員、專業(yè)檢測(cè)設(shè)備等情況，以表明其具有監(jiān)督使用該地理標(biāo)志集體商標(biāo)或證明商標(biāo)商品的特定品質(zhì)的能力。
申請(qǐng)人可參考商標(biāo)局官網(wǎng)公布的地理標(biāo)志集體/證明商標(biāo)使用管理規(guī)則的模版，參考已初審公告的集體商標(biāo)、證明商標(biāo)，規(guī)范提交申請(qǐng)文件。
在國際注冊(cè)第G1343668號(hào)“ASIAGO”商標(biāo)駁回復(fù)審案[1]，申請(qǐng)人CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO ASIAGO（阿齊亞戈奶酪保護(hù)財(cái)團(tuán)）請(qǐng)求準(zhǔn)予申請(qǐng)商標(biāo)作為地理標(biāo)志集體商標(biāo)在第29類奶酪商品上的領(lǐng)土延伸保護(hù)申請(qǐng)。商標(biāo)局經(jīng)復(fù)審認(rèn)為，申請(qǐng)人提交的證據(jù)尚不足以說明申請(qǐng)商標(biāo)所標(biāo)示的商品的特定質(zhì)量、信譽(yù)等特征與地區(qū)的自然因素或人文因素有關(guān)聯(lián)；不足以證明CSQA認(rèn)證公司具有監(jiān)督申請(qǐng)商標(biāo)作為地理標(biāo)志集體商標(biāo)的特定商品品質(zhì)的能力；不足以證明成員名單均來自標(biāo)示地區(qū)范圍；不足以明確生產(chǎn)的地域范圍；不足以說明集體商標(biāo)具有特定質(zhì)量或信譽(yù)等特征。最終，商標(biāo)局復(fù)審決定駁回申請(qǐng)商標(biāo)的領(lǐng)土延伸保護(hù)申請(qǐng)。
在第4292071號(hào)“祁門紅茶”商標(biāo)（爭議商標(biāo)）無效宣告案[2]，二審法院認(rèn)為，雖然祁門紅茶協(xié)會(huì)（注冊(cè)人）在提出爭議商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)，并不存在提交虛假文件騙取商標(biāo)注冊(cè)的行為，但其對(duì)“祁門紅茶”產(chǎn)區(qū)地域范圍存在爭議這一事實(shí)是明確知悉的。而且根據(jù)祁門紅茶協(xié)會(huì)、國潤公司（無效宣告申請(qǐng)人）在商標(biāo)評(píng)審階段提交的證據(jù)材料，“祁門紅茶”產(chǎn)區(qū)范圍歷來存在不同認(rèn)識(shí)，即存在大、小“祁門紅茶”產(chǎn)區(qū)的不同認(rèn)識(shí)。爭議商標(biāo)僅僅將該地理標(biāo)志證明商標(biāo)的地域范圍劃定在安徽省祁門縣行政區(qū)域內(nèi)，雖然符合小“祁門紅茶”產(chǎn)區(qū)的地域范圍，且有2004年安徽省農(nóng)業(yè)委員會(huì)《關(guān)于祁門紅茶協(xié)會(huì)申請(qǐng)辦理“祁門紅茶”證明商標(biāo)的證明》等文件予以佐證，但是卻明顯與社會(huì)上普遍存在的大“祁門紅茶”產(chǎn)區(qū)地域范圍不一致。因此，在缺乏充分證據(jù)和論證的情況下，如果僅僅按照存在爭議的兩種觀點(diǎn)中的一種觀點(diǎn)來確定使用“祁門紅茶”地理標(biāo)志證明商標(biāo)的商品的產(chǎn)區(qū)范圍，則是人為地改變歷史上已經(jīng)客觀形成了的“祁門紅茶”存在產(chǎn)區(qū)范圍不同認(rèn)識(shí)的市場(chǎng)實(shí)際，是缺乏合理性的。祁門紅茶協(xié)會(huì)在明知存在上述爭議的情況下，未全面準(zhǔn)確地向商標(biāo)注冊(cè)主管機(jī)關(guān)報(bào)告該商標(biāo)注冊(cè)過程中存在的爭議，尤其是在國潤公司按照安徽省工商行政管理局會(huì)議紀(jì)要的要求撤回商標(biāo)異議申請(qǐng)的情況下，其仍以不作為的方式等待商標(biāo)注冊(cè)主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)爭議商標(biāo)的注冊(cè)，這種行為明顯違反了地理標(biāo)志商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人所負(fù)有的誠實(shí)信用義務(wù)，構(gòu)成了2001年商標(biāo)法第四十一條第一款規(guī)定的以“其他不正當(dāng)手段取得注冊(cè)的”的情形，爭議商標(biāo)依法應(yīng)予無效宣告。
祁門紅茶協(xié)會(huì)申請(qǐng)?jiān)賹廩3]，最高法院經(jīng)審查認(rèn)為，訴爭商標(biāo)“祁門紅茶”系以地理標(biāo)志申請(qǐng)證明商標(biāo)，該類商標(biāo)所標(biāo)識(shí)的商品往往具有特定的質(zhì)量、信譽(yù)或者其他特征，這種質(zhì)量、信譽(yù)或者其他特征通常是由地理標(biāo)志所標(biāo)示的地區(qū)的自然因素或者人文因素所決定的，因此，地區(qū)范圍的標(biāo)示對(duì)于地理標(biāo)志證明商標(biāo)有著重要的意義。安徽省行業(yè)主管部門安徽省農(nóng)業(yè)委員會(huì)針對(duì)祁門紅茶的生產(chǎn)地域范圍所引起的相關(guān)主體的爭議多次主持協(xié)調(diào)處理，最后對(duì)地域范圍明確以“大產(chǎn)區(qū)”范圍為準(zhǔn)，并在本案訴訟期間再次提交了與“大產(chǎn)區(qū)”內(nèi)容一致的說明。祁門紅茶協(xié)會(huì)和國潤公司在商標(biāo)注冊(cè)爭議期間均參加了由安徽省工商行政管理局主持的協(xié)調(diào)會(huì)，會(huì)后形成的會(huì)議紀(jì)要亦載明訴爭商標(biāo)應(yīng)以“大產(chǎn)區(qū)”范圍進(jìn)行標(biāo)示。據(jù)此，足以認(rèn)定祁門紅茶協(xié)會(huì)對(duì)訴爭商標(biāo)標(biāo)示的地區(qū)范圍和行業(yè)主管部門的意見有了明確的知悉，在此情況下，祁門紅茶協(xié)會(huì)既未撤回先前提交的失效的安徽省農(nóng)業(yè)委員會(huì)先前關(guān)于訴爭商標(biāo)產(chǎn)區(qū)范圍的說明，亦未主動(dòng)向商標(biāo)注冊(cè)機(jī)關(guān)如實(shí)披露上述爭議協(xié)調(diào)處理的情況和安徽省農(nóng)業(yè)委員會(huì)作為主管部門關(guān)于證明商標(biāo)標(biāo)示“大產(chǎn)區(qū)”的最終說明，違反了地理標(biāo)志商標(biāo)申請(qǐng)人應(yīng)負(fù)有的義務(wù)，被訴裁定和二審判決據(jù)此認(rèn)定其構(gòu)成2001年商標(biāo)法第41條第1款中規(guī)定的“不正當(dāng)手段”行為，訴爭商標(biāo)應(yīng)予以無效，是正確的。最終駁回祁門紅茶協(xié)會(huì)的再審申請(qǐng)。
二、積極復(fù)審克服障礙
除了申請(qǐng)書、申請(qǐng)人主體資格和使用管理規(guī)則應(yīng)符合《集體商標(biāo)、證明商標(biāo)注冊(cè)和管理辦法》規(guī)定的特殊條件外，集體商標(biāo)、證明商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)時(shí)，還不得違反《商標(biāo)法》第十條第一款、第十一條、第三十條和第三十一條規(guī)定。地理標(biāo)志集體商標(biāo)、證明商標(biāo)通常為文字商標(biāo)或圖文組合商標(biāo)，如“地理名稱+商品通用名稱”，申請(qǐng)時(shí)遭遇在先近似商標(biāo)被駁回的情況也很常見。
在第17734892號(hào)“金湖蒿茶JINHUHAOCHA及圖”商標(biāo)駁回復(fù)審案[4]，申請(qǐng)人金湖農(nóng)副協(xié)會(huì)在第30類蒿茶商品上申請(qǐng)“金湖蒿茶JINHUHAOCHA及圖”地理標(biāo)志集體商標(biāo)（申請(qǐng)商標(biāo)），被商標(biāo)局引證在“茶”等商品上已注冊(cè)的第12391202號(hào)“大金湖及圖形”普通商標(biāo)（引證商標(biāo)）駁回。復(fù)審被駁回后，金湖農(nóng)副協(xié)會(huì)不服起訴，一審法院駁回其訴訟請(qǐng)求。二審法院經(jīng)審理認(rèn)為，申請(qǐng)商標(biāo)顯著部分“金湖”與引證商標(biāo)的顯著識(shí)別漢字僅一字之差，在文字構(gòu)成、呼叫等方面相近，構(gòu)成近似標(biāo)志，不予支持金湖農(nóng)副協(xié)會(huì)的上訴理由。
地理標(biāo)志集體商標(biāo)、證明商標(biāo)因在先近似商標(biāo)遭遇駁回后，可提交駁回復(fù)審程序，聯(lián)系引證商標(biāo)所有人出具同意書，爭取克服障礙。在第15449282號(hào)“PROSECCO”商標(biāo)（申請(qǐng)商標(biāo)）駁回復(fù)審案[5]，二審法院認(rèn)為，申請(qǐng)商標(biāo)是由“PROSECCO”構(gòu)成的文字商標(biāo)，作為地理標(biāo)志集體商標(biāo)進(jìn)行申請(qǐng)注冊(cè)，指定使用在第33類葡萄酒商品上。引證商標(biāo)一是注冊(cè)在第33類“受原產(chǎn)地名稱“普羅塞克”保護(hù)的葡萄酒和起泡葡萄酒”商品上的國際注冊(cè)第1153181號(hào)商標(biāo)，由“PROSECCO FAMIGLIA ZONIN ZONIN VITICULTORI DAL 1821”及圓形圖形構(gòu)成，其中“PROSECCO”及“ZONIN”字體較大，為該商標(biāo)的顯著識(shí)別部分。雖然申請(qǐng)商標(biāo)“PROSECCO”完整包含于引證商標(biāo)一的文字部分，但引證商標(biāo)一仍具有另一顯著識(shí)別部分“ZONIN”，且具有圖形要素和其他文字，兩商標(biāo)在整體上仍存在一定區(qū)別，在引證商標(biāo)一權(quán)利人已出具同意函同意申請(qǐng)商標(biāo)在中國進(jìn)行注冊(cè)和使用的情況下，應(yīng)當(dāng)將同意函作為排除混淆可能性的有力證據(jù)予以考量。在無證據(jù)表明該同意函會(huì)對(duì)相關(guān)消費(fèi)者利益造成損害，且申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)一存在上述差異的基礎(chǔ)上，同意函的內(nèi)容應(yīng)予尊重。因此，申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)一共存于同一種或類似商品上不易引起相關(guān)公眾的混淆，申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)一未構(gòu)成近似商標(biāo)。
在商標(biāo)被駁回后，申請(qǐng)人雖然可以對(duì)引證商標(biāo)提出異議、無效宣告等，但考慮到異議、無效宣告程序漫長，只要程序未完結(jié)、引證商標(biāo)仍然有效，對(duì)駁回復(fù)審并無幫助。在第18458677號(hào)“宣硯”商標(biāo)駁回復(fù)審案[6]，宣城市宣硯文化研究會(huì)在第16類“硯臺(tái)”商品上申請(qǐng)“宣硯”地理標(biāo)志證明商標(biāo)，商標(biāo)局引證兩件在先商標(biāo)駁回申請(qǐng)。引證商標(biāo)一系第10989128號(hào)“宣及圖”商標(biāo)，核定使用在第16類“墨水池”等商品上。引證商標(biāo)二系第16335231號(hào)“宣州石硯”證明商標(biāo)，指定使用在第16類“硯臺(tái)”商品上，初審公告日期為2018年1月6日，該商標(biāo)在一審過程中還處于商標(biāo)異議程序中。一審法院經(jīng)審理認(rèn)為，截至本案審理時(shí)，引證商標(biāo)一、二均為合法有效的在先商標(biāo)，可以作為本案審理的依據(jù)。申請(qǐng)商標(biāo)指定使用的“硯臺(tái)”商品與引證商標(biāo)一、二核定使用的“墨水池、硯臺(tái)”等商品在功能、用途、消費(fèi)群體等方面相同或相近，屬于同一種或類似商品。申請(qǐng)商標(biāo)的主要識(shí)別部分“宣”與引證商標(biāo)一的主要識(shí)別部分“宣”、引證商標(biāo)二的主要識(shí)別部分“宣州”在呼叫、文字構(gòu)成等方面相近，整體予以消費(fèi)者的印象不易區(qū)分，已分別構(gòu)成近似商標(biāo)。被訴決定的相關(guān)認(rèn)定正確，本院予以支持。
注冊(cè)申請(qǐng)即便因?yàn)樵谙冉粕虡?biāo)被駁回后，申請(qǐng)人仍可在駁回復(fù)審程序中爭辯商標(biāo)存在明顯區(qū)別，并提供宣傳和使用證據(jù)，證明申請(qǐng)商標(biāo)經(jīng)過長期使用已具有一定知名度，不易與引證商標(biāo)發(fā)生混淆誤認(rèn)。《北京市高級(jí)人民法院商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》13.5【混淆判斷】規(guī)定，若地理標(biāo)志集體商標(biāo)或者證明商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)在后，普通商標(biāo)申請(qǐng)?jiān)谇?，?yīng)當(dāng)結(jié)合地理標(biāo)志客觀存在情況及其知名度、顯著性、相關(guān)公眾的認(rèn)知等因素，判斷是否容易造成相關(guān)公眾對(duì)商品或者服務(wù)來源產(chǎn)生混淆；若地理標(biāo)志集體商標(biāo)或者證明商標(biāo)申請(qǐng)?jiān)谇?，普通商?biāo)申請(qǐng)?jiān)诤螅梢詮牟划?dāng)攀附地理標(biāo)志知名度的角度，判斷是否容易造成相關(guān)公眾對(duì)商品或者服務(wù)來源產(chǎn)生混淆。
在第16621786號(hào)“平陽黃湯PING YANG HUANG TANG及圖”商標(biāo)無效宣告案[7]，無效宣告申請(qǐng)人四賢茶業(yè)公司基于其在先注冊(cè)的第1387616號(hào)“黃湯HUANGTANG及圖”普通商標(biāo)（引證商標(biāo)）對(duì)平陽縣茶葉產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的第16621786號(hào)“平陽黃湯PING YANG HUANG TANG及圖”地理標(biāo)志證明商標(biāo)（訴爭商標(biāo)）提出無效宣告請(qǐng)求，商標(biāo)局裁定訴爭商標(biāo)予以維持。四賢茶業(yè)公司不服起訴，一審法院駁回其訴訟請(qǐng)求。四賢茶業(yè)公司上訴后，二審法院認(rèn)為，訴爭商標(biāo)系作為地理標(biāo)志證明商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)，訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)雖然均由文字、對(duì)應(yīng)拼音及圖形構(gòu)成，但是兩商標(biāo)的圖形部分完全不同；雖訴爭商標(biāo)完整包含引證商標(biāo)的文字部分“黃湯”，但根據(jù)《平陽縣志》《中國黃茶（平陽黃湯）之鄉(xiāng)》等證據(jù)材料以及四賢茶業(yè)公司的書面說明，“黃湯”使用在茶葉商品上，特指一種黃茶稱謂，其顯著性較弱，“平陽”作為訴爭商標(biāo)的起首文字，增加了與引證商標(biāo)的區(qū)分度，因此訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)在文字構(gòu)成、圖形構(gòu)造、整體視覺效果等方面均具有一定差異。另外，平陽縣茶葉產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)提交的相關(guān)政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)的榮譽(yù)證書，結(jié)合相關(guān)新聞報(bào)道，可以證明訴爭商標(biāo)經(jīng)過長期使用已具有一定知名度，進(jìn)而逐漸形成與引證商標(biāo)相區(qū)別的特定市場(chǎng)認(rèn)知。最終駁回上訴，維持原判。
綜上，地理標(biāo)志集體商標(biāo)、證明商標(biāo)在于表明來自某地區(qū)的商品或服務(wù)的特定品質(zhì)，與普通商標(biāo)區(qū)分商品來源的功能定位不同。申請(qǐng)人通常是該地區(qū)不以贏利為目的團(tuán)體、協(xié)會(huì)或者其他組織，經(jīng)過當(dāng)?shù)乜h級(jí)以上人民政府或行業(yè)主管部門授權(quán)其申請(qǐng)注冊(cè)并監(jiān)督管理該地理標(biāo)志。使用人則是來自該地理標(biāo)志標(biāo)示地區(qū)的生產(chǎn)經(jīng)營者。申請(qǐng)人應(yīng)按照《集體商標(biāo)、證明商標(biāo)注冊(cè)和管理辦法》的要求，誠信、完整地提供申請(qǐng)人主體資格、官方授權(quán)文件、使用管理規(guī)則、商品或服務(wù)特定品質(zhì)的詳細(xì)說明、產(chǎn)區(qū)地域范圍、集體組織成員的名稱和地址等。地理標(biāo)志集體商標(biāo)、證明商標(biāo)表現(xiàn)形式通常為文字商標(biāo)或圖文組合商標(biāo)，如“地理名稱+商品通用名稱”，應(yīng)當(dāng)符合《商標(biāo)法》第十條第一款、第十一條、第三十條和第三十一條規(guī)定。當(dāng)遇到引證商標(biāo)被駁回后，建議申請(qǐng)人分析利弊，提出駁回復(fù)審，或者爭取引證商標(biāo)所有人的同意書，或者從商標(biāo)標(biāo)志本身差異、各自顯著特征、實(shí)際使用情況、知名度及相關(guān)公眾的認(rèn)知等方面，論述申請(qǐng)商標(biāo)和引證商標(biāo)不易造成相關(guān)公眾對(duì)商品或者服務(wù)來源產(chǎn)生混淆。
參考文獻(xiàn)
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[2]北京市高級(jí)人民法院 (2017)京行終3288號(hào)行政判決書
[3]最高人民法院（2018）最高法行申4767號(hào)行政裁定書
[4]北京市高級(jí)人民法院（2019）京行終6079號(hào)行政判決書
[5]北京市高級(jí)人民法院（2019）京行終2655號(hào)行政判決書
[6]北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（2019）京73行初147號(hào)行政判決書
[7]北京市高級(jí)人民法院（2019）京行終9717號(hào)行政判決書