文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 譚雅琦
最近不少被客戶問到，提交的美國商標(biāo)申請我能換個提交基礎(chǔ)嗎？當(dāng)然可以！但具體怎么換，有何限制條件，有何注意事項，且看以下指南。
熟悉美國商標(biāo)申請的企業(yè)都知道，提交美國商標(biāo)申請一般可基于三種提交基礎(chǔ)（filing basis）：①Use in Commerce-§1(a) 實際使用，即提交商標(biāo)申請時，即聲明在所有指定商品上已投入實際使用；②Intent-to-Use-§1(b) 打算使用，即提交商標(biāo)申請時，聲明在所有指定商品上有意圖，但尚未投入實際使用；③Foreign Registration -§44(e)原屬國注冊，即提交商標(biāo)申請時，聲明在所有指定商品上有意圖使用，且在原屬國已獲得注冊。
修改基礎(chǔ)在申請的任何階段都可以提出嗎？
是的，但在不同的階段，修改程序有所不同。我們將美國商標(biāo)申請的階段分解為如下圖所示：
在上圖的第①階段，即核準(zhǔn)公告前，申請人都可以提出申請基礎(chǔ)的修改，只要符合新的修改基礎(chǔ)的條件即可，本階段是沒有官費的。
在上圖的第②階段，即核準(zhǔn)公告后，因申請已經(jīng)經(jīng)過官方的實質(zhì)審查，且經(jīng)過異議公示，包括申請基礎(chǔ)的公示，因此本階段修改基礎(chǔ)需遵循特別的請愿程序（Petition），即由署長（Director）受理請愿，并將該請愿下發(fā)至原審查員，由原審查員審理后再決定是否同意。該特別的請愿程序（Petition）官費為100美金。另因此前公告的信息被修改，因此在基礎(chǔ)修改被核準(zhǔn)后，將重新進(jìn)入公告程序。
在上圖的第③階段，即若申請商標(biāo)被第三方提出異議，那么因涉及相對方（異議方）的利益，因此該階段的基礎(chǔ)修改除了需向異議審理機關(guān)——商標(biāo)審查和上訴委員會（TTAB）提交以外，還需額外獲得異議方的同意。在焦灼的異議程序中，雖然程序上允許修改基礎(chǔ)，但在實踐中，想獲得異議方同意，可不是件容易的事兒！
修改基礎(chǔ)有哪些具體的情形？
關(guān)于修改基礎(chǔ)的具體情形，我們可以從各個申請基礎(chǔ)來一一說明。
§1(a)實際使用基礎(chǔ)的修改
在以實際使用為基礎(chǔ)提交的申請中，在申請的同時已提交使用證據(jù)。什么情況下會涉及可能需要修改基礎(chǔ)呢？一般主要是使用證據(jù)出了問題，比如使用證據(jù)顯示的商標(biāo)標(biāo)樣不符合申請的圖樣，或者使用證據(jù)顯示的產(chǎn)品與申請的產(chǎn)品不符等。因此在使用證據(jù)不合格的情況下，申請時所提出的“已在指定商品上使用商標(biāo)”的聲明即沒有依據(jù)，因此可以修改為“§1(b) 打算使用”，或“§44(e) 原屬國注冊”。
這種情況多半發(fā)生在公告之前，即上述圖表中的第①階段。特別需要留意的是，如果修改為“§44(e) 原屬國注冊”，需符合該基礎(chǔ)的要求，即申請人名義、商標(biāo)標(biāo)樣需與國內(nèi)注冊完全一致，且指定的商品不得超出基礎(chǔ)注冊的范圍。因此，多數(shù)情況下可能面臨商品的調(diào)整或刪減。
§1(b)打算使用基礎(chǔ)的修改
在以§1(b)打算使用為基礎(chǔ)提交的商標(biāo)申請正常流程中，審查員在實質(zhì)審查并初審公告后，無第三方提出異議的，官方將下發(fā)核準(zhǔn)通知，要求申請人六個月內(nèi)（可延長至三年）提交使用聲明（Statement of use）。使用聲明被核準(zhǔn)后，該申請將載明當(dāng)前基礎(chǔ)（Current basis）已轉(zhuǎn)為§1(a) 實際使用，并核準(zhǔn)注冊。
那企業(yè)可能會問，能否在官方下發(fā)核準(zhǔn)通知前就更改為§1(a)實際使用，這樣加快后續(xù)審查進(jìn)度呢？可以，只需提交使用主張（Allegations of Use），符合相應(yīng)的實際使用要求（提交產(chǎn)品圖片），并相應(yīng)支付官費。但必須把握黃金時間點在官方實質(zhì)審查結(jié)束，核準(zhǔn)商標(biāo)初審公告前。否則即使提交，官方也不會審查。
此外，還有一種可能的情形時，企業(yè)在收到核準(zhǔn)通知后，發(fā)現(xiàn)短期內(nèi)無法提交美國的使用證據(jù)的，也可以將基礎(chǔ)修改為“§44(e) 原屬國注冊”，修改要求如上所述。但需要特別留意的是，如果先行提交了使用聲明（Statement of use），但被官方下發(fā)審查意見，而此時申請人希望修改基礎(chǔ)的，因該件商標(biāo)已初審公告（即上述圖表中的第②階段），此時無法在答復(fù)復(fù)審的同時修改基礎(chǔ)，而需要另行提交請愿（Petition）申請，同時在答復(fù)復(fù)審時告知審查員基礎(chǔ)已修改。
§44(e)原屬國注冊基礎(chǔ)的修改
以原屬國注冊為基礎(chǔ)提交的商標(biāo)申請中，可能也會遭遇原屬國注冊不符合要求，而面臨修改基礎(chǔ)的情形。
修改為§1(b)打算使用的基礎(chǔ)較為簡單，直接提交即可，只不過將面臨后續(xù)注冊前提交使用聲明（Statement of use）的階段。
修改為1(a)實際使用的基礎(chǔ)，則相對復(fù)雜一些。因“1(a)實際使用”基礎(chǔ)的要求是在“商標(biāo)申請日前”有所使用，因此在修改的同時，需告知在美國和世界范圍內(nèi)的最早使用日期，和美國的使用證據(jù)。其中，美國的最早日期應(yīng)早于商標(biāo)的“申請日期”。如果美國實際使用日期晚于申請日，是否就沒法修改呢？“曲線救國”方案是，先將申請修改為“§1(b)打算使用”，再按如上“§1(b)打算使用”修改為“1(a)實際使用”的流程，即提交使用主張（Allegations of Use）的方式實現(xiàn)目的。
還有哪些申請基礎(chǔ)冷知識？
想必通過上述梳理，大家對美國申請修改基礎(chǔ)已有一定了解。文末再附送兩個和申請基礎(chǔ)相關(guān)的小知識點。
?、偕暾埢A(chǔ)選擇：企業(yè)一般在選擇申請基礎(chǔ)時，習(xí)慣同一件申請僅申請一項基礎(chǔ)。但在實際操作中，可以在一件申請中，根據(jù)不同的類別，選擇不同的基礎(chǔ)，或者選擇2個以上基礎(chǔ)。甚至可以在一個類別中，根據(jù)不同的商品，選擇不同的基礎(chǔ)。因此，企業(yè)可以根據(jù)本件商標(biāo)申請中，不同產(chǎn)品的使用情況（已使用、尚未使用）選擇不同基礎(chǔ)，而不必糾結(jié)是否可以在同一件申請中遞交。
②申請基礎(chǔ)Foreign Priority -§44(d)優(yōu)先權(quán)：讀過美國商標(biāo)法的朋友們會發(fā)現(xiàn)，在法條第1條中還隱藏著§44(d)優(yōu)先權(quán)申請基礎(chǔ)，該申請基礎(chǔ)一般在要求優(yōu)先權(quán)的時候使用。但需要留意的是，該申請基礎(chǔ)僅為提交基礎(chǔ)，無法作為“注冊基礎(chǔ)”。即在初審公告或核準(zhǔn)注冊前，該申請需滿足實際使用，打算使用或原屬國注冊基礎(chǔ)中的任一基礎(chǔ)。因此，一般情況下，以該基礎(chǔ)提交申請的，需同時搭配其他申請基礎(chǔ)，以滿足注冊條件。在申請時，未搭配其他基礎(chǔ)的，則默認(rèn)以原屬國注冊為基礎(chǔ)，則需在注冊前相應(yīng)提交原屬國注冊證明。原屬國未注冊成功怎么辦？請參考以上修改基礎(chǔ)指南！