文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 劉瑾
引言
隨著社會的進步和科學技術(shù)的迅速發(fā)展，知識產(chǎn)權(quán)在現(xiàn)代經(jīng)濟中的很多方面發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。其中，圍繞著專利這個有力武器的博弈也日趨激烈。獲得專利權(quán)只是事情的一個方面，隨著專利變得越來越重要，企圖讓這些權(quán)利無效的嘗試也變得越來越多。在美國專利侵權(quán)訴訟中，除了不侵權(quán)抗辯和無效抗辯，還有一種廣泛使用的方法是聲稱競爭對手的專利是通過“不正當行為”，也稱“不公平行為”（inequitable conduct）獲得的。
法條依據(jù)
美國專利法實施細則第56條（以下簡稱Rule 56）規(guī)定如下：
（37 C.F.R. § 1.56 Duty to disclose information material to patentability）即，與專利申請的提交和處理相關(guān)的每個人在與USPTO打交道時都有誠實和坦白的義務(wù)，其中包括向USPTO披露該人所知對可專利性具有重要意義的所有信息的義務(wù)。對于每個待決的權(quán)利要求（each pending claim）都有信息披露的義務(wù)，直到該權(quán)利要求被取消或撤回、或者該申請被放棄為止。實施或企圖欺詐USPTO的申請，或者由于惡意或故意的不當行為而違反披露義務(wù)的申請，將不會被授予專利。
Rule 56 將需要向USPTO披露的信息分為兩大類，（1）外國專利局在同族申請的檢索報告中引用的現(xiàn)有技術(shù)，以及（2）與專利申請的提交和處理相關(guān)的人認為與任何待決權(quán)利要求的可專利性有關(guān)的最接近的信息（closest information），即重要信息（material information）。
Rule 56 進而對可專利性實質(zhì)信息（information material to patentability）進行了說明：（1）所述信息單獨或與其它信息一起考慮時，可初步認定權(quán)利要求的不可專利性；或（2）所述信息駁斥了（refute）申請人所處的立場，或與申請人所處的立場不一致（inconsistent），這里申請人的立場是指兩種情況：（i）反對USPTO的不可專利性的審查意見，或（ii）主張可專利性的觀點。
法院進行“不正當行為”判斷標準的變化
Therasense案之前，法院一般是通過三方面的因素來判斷不正當行為：（1）意圖欺騙（intent to deceive）；（2）重要性/實質(zhì)性（materiality）；（3）進行權(quán)衡（weighing the equities），以確定是否申請人對專利局的行為導(dǎo)致整個專利無法執(zhí)行（unenforceable）。讓判斷復(fù)雜化的是，意圖與實質(zhì)性之間的平衡，也被稱為“滑尺”（sliding scale）。例如，如果發(fā)現(xiàn)一個參考文獻非常重要，那么對表明其欺騙意圖的證據(jù)就需要得較少，即使是簡單地疏忽了引用實質(zhì)性參考文獻也足以滿足意圖要求。這種低標準導(dǎo)致專利審查員、專利從業(yè)者和法院都處在緊張狀態(tài)。專利從業(yè)者擔心漏掉在訴訟中可能被認為是重要的參考文獻，因此提交給專利局幾乎所有手頭上的文件。其結(jié)果是，專利審查員被大量需要他們考慮的邊緣現(xiàn)有技術(shù)所困擾，極大影響了審查效率。
Therasense 案（2011判決），Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co.
主要涉案專利（U.S. Patent 5,820,551）是一種用于測量血液中葡萄糖含量的一次性血糖測試條，其中使用電極讀取樣品中的葡萄糖含量，要求保護的是在電極上沒有膜的一種測試條：
1.A single use disposable electrode strip for attachment to the signal readout circuitry of a sensor to detect a current representative of the concentration of a compound in a drop of a whole blood sample comprising:
a), b), c), d), e),
wherein said active electrode is configured to be exposed to said whole blood sample without an intervening membrane or other whole blood filtering membrane......
現(xiàn)有技術(shù)（包括專利權(quán)人自己的在先專利，U.S. Patent 4,545,382）包含保護膜以防止電極結(jié)垢，該專利中有描述測試條 “任選地但優(yōu)選地”（optionally, but preferably）包括膜的語言。在專家證人聲明（來自雅培公司研發(fā)總監(jiān)）的支持下，Therasense的律師斷言，'551專利中權(quán)利要求的“無膜”特征將其與'382現(xiàn)有技術(shù)相區(qū)別。審查員要求提供聲明證實現(xiàn)有技術(shù)需要膜，而雅培的研發(fā)總監(jiān)的證言表示，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員會理解'382專利中“任選地但優(yōu)選地”的語言表明測試條需要膜。
但是，在提交該意見陳述之前，負責'382歐洲同族專利申請的律師已經(jīng)向歐洲專利局提交了回復(fù)，由同一個專家的聲明支持，而該回復(fù)與'551答復(fù)美國審查員的意見陳述直接矛盾。在EPO前，根據(jù)同一專家的證言，歐洲律師辯稱該膜不是控制滲透性所必需的，以便用這一點區(qū)分'382歐洲同族申請與另一篇現(xiàn)有技術(shù)參考文獻，該參考文獻公開了具有膜的測試條。
訴訟中，被訴侵權(quán)方Bickon, Dickinson（縮寫為BD）提交的確認訴訟（declaratory judgment action）中，稱其一次性葡萄糖測試條并未侵犯雅培公司的其它兩項專利（U.S. Patent No. 6,143,164和6,592,745），并對雅培公司（Therasense的繼任者）的'164、'745和'551專利提出反訴。
地方法院判決，BD不侵犯'143和'745專利的簡易判決，'745專利權(quán)利要求書對預(yù)期無效，并且認定'745專利的權(quán)利要求是可預(yù)期的而無效，'551專利的權(quán)利要求1-4相對于'382專利和U.S. Patent 4,225,410的結(jié)合是顯而易見的。地區(qū)法院還認定，基于'551專利申請在審查期間未能提交其對EPO提交的摘要，'551專利由于不正當行為（inequitable conduct）而無法執(zhí)行（unenforceable）。
其后的2011年5月，聯(lián)邦巡回上訴法院對Therasense案中不正當行為的判斷發(fā)表了全院/全席審理（en banc）意見，發(fā)布了關(guān)于建立不正當行為抗辯的明確標準。簡而言之，首先，被忽略的參考文獻僅在“but for”情況下被認為是實質(zhì)性的，即，如果審查員考慮了該文獻，權(quán)利要求將不會被授權(quán)。其次，必須有明確且令人信服的證據(jù)表明申請人有特定的欺騙意圖。第三，法院不能使用“滑尺”來判斷不正當行為，即，法院不能基于參考文獻較強的實質(zhì)性而認為一個微弱的意圖是充足的欺騙意圖，實質(zhì)性和欺騙意圖都必須得到明確和令人信服的證據(jù)支持。最后，鑒于專利無法執(zhí)行的在救濟措施方面的嚴重后果，法院應(yīng)運用公平原則確保對“對專利的授權(quán)不重要”的不當行為的救濟措施不受影響。
Regeneron Pharmaceuticals v. Merus 案（2017判決）
Regeneron起訴Merus侵犯了關(guān)于使用大型DNA載體來靶向和修飾真核細胞中內(nèi)源基因（endogenous genes）和染色體基因座（chromosomal loci）的專利。涉案權(quán)利要求為“一種基因修飾小鼠，其種系中包括在小鼠內(nèi)源免疫球蛋白基因座插入的人類未重排的可變區(qū)基因片段”。在訴訟中，Merus指控Regeneron及其專利律師在申請期間未提交了四篇引證文件，這四篇引證文件被引用在有關(guān)美國訴訟及歐洲異議簡報中的第三方提交案中。Regeneron并沒有在申請的審查過程中披露這些引證文件，但其確實在其它相關(guān)的申請中披露過這些引證文件，證明申請人是知曉這個提交案以及所引用的引證文件的。Regeneron并沒有否認其知曉所隱瞞的引證文件，但主張它們是累積性的（cumulative），不是but-for material，并且其也沒有有意欺騙USPTO。然而，在庭審之后，地區(qū)法院查明所隱瞞的引證文件是but-for material，此外，法院還根據(jù)Regeneron屢次違反訴訟中的開示義務(wù)并隱瞞有關(guān)的非保密文件，判定其為不正當行為，該專利無法執(zhí)行。在其后的上訴中，聯(lián)邦巡回上訴法院維持了地區(qū)法院的判決結(jié)果。
由于“不正當行為”導(dǎo)致專利無法執(zhí)行的后果
“不正當行為”導(dǎo)致的是專利無法執(zhí)行，而非無效（invalidity）。這種判決等于從司法層面免除了該專利的強制效力，以后對該專利的任何侵權(quán)行為均可援引此次判例抗辯而得到豁免，雖然沒有通過專利局撤銷其專利登記，卻與專利到期后進入公共領(lǐng)域的情形沒有區(qū)別。并且，這種撤銷是涵蓋專利整體的，其意味著包括所有權(quán)利要求在內(nèi)的整個專利不再被提供任何司法救濟，甚至延展到該專利的后續(xù)申請案。而無效可能只作用于整個權(quán)利要求范圍中的一個或幾個權(quán)利要求。除了拒絕提供救濟，不正當行為獲取專利一旦被證明專利人存在法律上的責任，將面臨更嚴重的懲罰性后果，比如律師費及其它費用。更甚，不正當行為如果達到普通法規(guī)定的欺詐標準，引起反壟斷法的適用，將面臨訴訟方由防御性抗辯轉(zhuǎn)為壟斷控訴，并請求相應(yīng)的補償。
啟示
在這種法律背景下，留給我們的問題仍然是，發(fā)明人、專利律師和相關(guān)人員如何在進行包括美國在內(nèi)的國際系列相關(guān)專利申請時遵守披露義務(wù)，避免將來侵權(quán)訴訟中可能遇到的不正當行為抗辯，增加專利的穩(wěn)定性。在美國專利法的相關(guān)規(guī)定中，與披露義務(wù)相應(yīng)的要求就是在專利申請及整個審查過程中提交IDS。
提交同族申請的對比文件
例如，如果申請人在歐洲提交了要求美國申請優(yōu)先權(quán)的專利申請，而歐洲審查員援引了美國審查過程中未引用的參考文獻，則應(yīng)將該參考文獻披露給USPTO。當然，如果客戶要求其代理人/律師不提交在國外相關(guān)申請中引用參考文獻，那可能需要考慮更多因素。代理人/律師至少應(yīng)詢問客戶不想提交該參考文獻的原因，并對其重要性進行獨立評估。如果參考文獻很重要，代理人/律師應(yīng)嘗試說服申請人提交該文獻。
提交同族申請的審查意見
這不是必需的，但引用同族申請的審查意見是最安全的做法，尤其是當同族審查意見涉及新穎性和創(chuàng)造性問題時。
提交同族申請的意見陳述
這也不是必需的，但更安全的做法。最大限度地減少不一致的機會的一種方法是，用同一位代理人/律師處理美國及其它國家的同族申請，以保證提供建議和證明的不相矛盾。使用不同的代理人/律師可能會產(chǎn)生潛在的不確定性，即在一個國家采取的爭辯策略有可能與在美國采取的不一致。
總而言之，專利代理人和申請人需要采取合理的措施，保證USPTO能夠獲知其它國家同族申請引用的現(xiàn)有技術(shù)，及申請人掌握的與申請的可專利性密切相關(guān)且易于被檢索到的材料。