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文/北京市集佳律師事務(wù)所 鄭海洋
在專利撰寫和申請的過程中，為了強調(diào)發(fā)明的新創(chuàng)性進(jìn)而增加授權(quán)可能性，申請人往往傾向于夸大或者過于強調(diào)技術(shù)方案所能帶來的技術(shù)效果，但這樣的撰寫方式真的對專利權(quán)人有利嗎？本文筆者將嘗試根據(jù)訴訟案例和無效決定對此進(jìn)行分析，并給出筆者的建議。
一、技術(shù)效果的夸大撰寫可能不利于專利權(quán)的實現(xiàn)
如上文所述，在專利撰寫申請過程中，申請人往往傾向于夸大或者過于強調(diào)技術(shù)方案所能帶來的技術(shù)效果，這樣雖然可能有利于專利的授權(quán)和確權(quán)，但在侵權(quán)判定中卻可能對專利權(quán)人不利。
誠如美國聯(lián)邦巡回法院前首席法官Giles Rich所述，專利是一個“權(quán)利要求的游戲”，權(quán)利要求界定了發(fā)明和實用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍。雖然尚無明文直接規(guī)定技術(shù)效果會限縮權(quán)利要求的保護(hù)范圍，但前者對后者的影響卻已經(jīng)體現(xiàn)在當(dāng)前的司法解釋和司法判例中。
《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》（法釋〔2015〕4號）規(guī)定了“等同特征，是指與所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的特征”，即等同原則的實現(xiàn)要求被訴侵權(quán)產(chǎn)品對應(yīng)特征需達(dá)到與專利對應(yīng)特征基本相同的技術(shù)效果，也就是說，如果不能達(dá)到基本相同的技術(shù)效果，則不會構(gòu)成侵權(quán)。此外，北京市高級人民法院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》中給出的符合發(fā)明目的原則也要求，在確定專利權(quán)保護(hù)范圍時，不應(yīng)將不能實現(xiàn)發(fā)明目的、效果的技術(shù)方案解釋到權(quán)利要求的保護(hù)范圍中，即不應(yīng)當(dāng)將本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在結(jié)合本領(lǐng)域的技術(shù)背景的基礎(chǔ)上，在閱讀了說明書及附圖的全部內(nèi)容之后，仍然認(rèn)為不能解決專利的技術(shù)問題、實現(xiàn)專利的技術(shù)效果的技術(shù)方案解釋到專利權(quán)的保護(hù)范圍內(nèi)。由此可見，技術(shù)效果在事實上已經(jīng)對權(quán)利要求的保護(hù)范圍產(chǎn)生了限定。
相關(guān)司法判例也支持上述論點。在上海綠宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與沈其衡侵害實用新型專利權(quán)糾紛一案[1]中，最高人民法院認(rèn)為，結(jié)合涉案專利相對于現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別以及申請再審人（專利權(quán)人）在專利行政訴訟程序中對權(quán)利要求所做的解釋，權(quán)利要求1中的“活動樁設(shè)有供鎖具插入的孔”應(yīng)當(dāng)解釋為：地樁鎖的鎖具不是永久固定在活動樁的孔中，具有不需要其他緊固件將鎖具與活動樁或者底座連接，易于更換鎖具的技術(shù)效果。而被控侵權(quán)產(chǎn)品與權(quán)利要求1相比較，被控侵權(quán)產(chǎn)品的右活動桿上雖同樣設(shè)有孔，但無論在開啟還是鎖定時，被控侵權(quán)產(chǎn)品的鎖具始終固定在底座上，無法實現(xiàn)易于更換鎖具的有益效果。因此，被控侵權(quán)產(chǎn)品與涉案專利采取的技術(shù)手段具有實質(zhì)性的區(qū)別，被控侵權(quán)產(chǎn)品不具有與權(quán)利要求1中的“活動樁設(shè)有供鎖具插入的孔”相同或等同的技術(shù)特征，沒有落入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍。
又如在上海世博會法國館“高架立體建筑物”發(fā)明專利案[2]中，涉案專利的技術(shù)效果為依照專利技術(shù)方案建造的高架立體建筑物，能在單位建設(shè)用地面積上建設(shè)較多面積建筑、節(jié)約用地的同時，改善居住交流性和舒適度。而被告法國館建筑物內(nèi)的房間均設(shè)置在坡道的表面,而未延伸至坡道的四周空間，并不能實現(xiàn)上述技術(shù)效果或發(fā)明目的，故法國館建筑物的技術(shù)方案沒有落入保護(hù)范圍。因此，一審法院、二審法院均認(rèn)為被告侵權(quán)不成立。
以上可以看出說明書中記載的發(fā)明目的、技術(shù)效果在侵權(quán)訴訟中可能會成為對權(quán)利要求的范圍進(jìn)行限縮解釋的根據(jù)，或者說，權(quán)利要求要以能夠?qū)崿F(xiàn)說明書記載的技術(shù)效果的方式來進(jìn)行解釋。即便被控侵權(quán)的技術(shù)方案構(gòu)成字面侵權(quán)，但如果被控侵權(quán)的技術(shù)方案不能實現(xiàn)專利說明書中記載的技術(shù)目的或?qū)崿F(xiàn)其技術(shù)效果時，也可能不構(gòu)成侵權(quán)（例如權(quán)利要求上位過寬以至于不能實現(xiàn)其本來想要實現(xiàn)的技術(shù)效果）。
基于上述分析，我們可以看出，技術(shù)效果的撰寫不能過分夸大。事實上，在現(xiàn)行《專利法》、《專利法實施細(xì)則》、《專利審查指南》中并沒有對技術(shù)效果的撰寫做出強制性的規(guī)定，在說明書中不記載技術(shù)效果也不會構(gòu)成專利無效的理由。因此，某些情況下，完全可以少寫甚至不寫技術(shù)效果。那么，完全不撰寫技術(shù)效果是否會帶來不利影響呢？
二、技術(shù)效果描述不足或者不準(zhǔn)確可能導(dǎo)致專利難以授權(quán)
答案是肯定的，完全不撰寫技術(shù)效果或者技術(shù)效果描述不足有可能導(dǎo)致專利難以獲得授權(quán)。尤其對于以化學(xué)醫(yī)藥為代表的實驗科學(xué)領(lǐng)域來說，發(fā)明技術(shù)效果的確認(rèn)有其鮮明的特色和不同于其他學(xué)科領(lǐng)域的難度。在化學(xué)醫(yī)藥領(lǐng)域，發(fā)明能否實施及可達(dá)到何種技術(shù)效果往往難以直接預(yù)測和判斷，也即發(fā)明技術(shù)效果的可預(yù)知性較差。如果沒有直接、完整而且準(zhǔn)確的記載很有可能導(dǎo)致專利無法獲得授權(quán)。
例如在日本斯倍利亞社股份有限公司與專利復(fù)審委員會行政裁決申訴案[3]中，最高人民法院認(rèn)為，涉案專利權(quán)利要求1與證據(jù)1的區(qū)別技術(shù)特征僅為Ni的含量不同。在此情況下，判斷本專利權(quán)利要求1是否具有創(chuàng)造性，則應(yīng)當(dāng)考慮該數(shù)值范圍與現(xiàn)有技術(shù)相比的技術(shù)效果是否產(chǎn)生了質(zhì)的變化，具有新的性能，或者產(chǎn)生了量的變化，超出人們的預(yù)期。但專利說明書第7頁附表所示試驗數(shù)據(jù)不能證明權(quán)利要求1限定的Ni的含量范圍相較于證據(jù)1公開的技術(shù)方案在改善流動性方面具有預(yù)料不到的技術(shù)效果，也不能說明焊料合金的伸長率僅僅是由Ni的含量決定的，更不能確定或教導(dǎo)焊料合金中Ni的含量不同和伸長率有何必然聯(lián)系，且涉案專利說明書中亦未記載附表中的伸長率與熔融焊料合金的流動性的線性關(guān)系。因此，本專利權(quán)利要求1對于Ni含量的選擇，是本領(lǐng)域技術(shù)人員通過有限的試驗就可以得到的，并未取得意料不到的技術(shù)效果，其相對于證據(jù)1而言是顯而易見的，不具有創(chuàng)造性。
而且，根據(jù)2017年4月1日起施行[4]的《專利審查指南》新增的“3.5 關(guān)于補交的實驗數(shù)據(jù)”一節(jié)[5]的規(guī)定：“對于申請日之后補交的實驗數(shù)據(jù)，審查員應(yīng)當(dāng)予以審查。補交實驗數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從專利申請公開的內(nèi)容中得到的”。也就是說，如果某技術(shù)效果不能從申請公開的內(nèi)容中得到，則該補交的實驗數(shù)據(jù)也不會被接受。這也是合理的，因為如果一律允許申請人憑借申請日后補充的實驗數(shù)據(jù)證明其技術(shù)方案具備創(chuàng)造性從而獲得專利權(quán)，則有可能違背先申請制和“公開換保護(hù)”的原則。
此外，技術(shù)效果以及證明該技術(shù)效果的數(shù)據(jù)還需完整準(zhǔn)確，否則可能導(dǎo)致該技術(shù)效果不被采信進(jìn)而使得權(quán)利要求被認(rèn)定不具有創(chuàng)造性。例如，在申請?zhí)枮镃N201310151665.8發(fā)明專利申請的審查[6]中，合議組首先分析了構(gòu)成復(fù)合防腐劑的各個成分屬于現(xiàn)有技術(shù)，在本技術(shù)領(lǐng)域公知常識的教導(dǎo)下，本領(lǐng)域技術(shù)人員有能力通過簡單的對比試驗選擇防腐劑成分并確定其用量，并能夠預(yù)期其可獲得協(xié)同增效、降低用量等一般性效果。同時，合議組考察發(fā)現(xiàn)，該申請以及復(fù)審請求人另外申請的35件專利在活性成分不同、輔料以及用量也不完全相同的情況下，卻得出完全相同的實驗結(jié)果。所述情況不符合實驗科學(xué)的一般性規(guī)律，由此導(dǎo)致該申請說明書所提供的實驗數(shù)據(jù)的真實可信度降低，其所證明的技術(shù)效果不能被采信。因此，該申請的復(fù)合防腐劑所能達(dá)到的技術(shù)效果應(yīng)確定為本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)可預(yù)期的一般性效果。合議組在上述分析的基礎(chǔ)上，認(rèn)定該技術(shù)方案不具備創(chuàng)造性[7]。
三、對專利申請人/代理人的建議
綜合上述案例可以看出，技術(shù)效果的撰寫應(yīng)該準(zhǔn)確、有度。具體而言，建議可以從以下幾個方面把握。
1.所屬領(lǐng)域技術(shù)人員預(yù)料不到的技術(shù)效果為撰寫重點
技術(shù)效果可以包括說明書中聲稱的技術(shù)效果和/或本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)說明書記載的內(nèi)容和現(xiàn)有技術(shù)能夠推理得知的技術(shù)效果。
如果專利技術(shù)方案的技術(shù)效果屬于必須通過實驗或者申請人的創(chuàng)造性勞動才獲知的技術(shù)效果，即，本領(lǐng)域技術(shù)人員即使面對專利的技術(shù)方案也預(yù)料不到的技術(shù)效果，則該技術(shù)效果就應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)在說明書當(dāng)中，并輔以必要的證明數(shù)據(jù)?；瘜W(xué)、醫(yī)藥等領(lǐng)域的案件一般適用該情形。
如果專利技術(shù)方案的技術(shù)效果屬于后者，即本領(lǐng)域技術(shù)人員通過簡單的推理就能夠獲知的技術(shù)效果，則這樣的技術(shù)效果就沒有必要記載在說明書當(dāng)中，尤其不宜作為整個發(fā)明的技術(shù)效果（一般位于發(fā)明內(nèi)容開始部分）來闡述。機械、電學(xué)等領(lǐng)域的案件一般適用該情形。對于這樣不記載或者少量記載技術(shù)效果的專利，務(wù)必保證技術(shù)方案本身的完整和準(zhǔn)確，尤其是關(guān)鍵特征的記載更是如此。在后續(xù)的授權(quán)、確權(quán)、侵權(quán)判定等環(huán)節(jié)中，可以通過推理來得出對應(yīng)的技術(shù)效果。
2.技術(shù)效果應(yīng)該盡量簡要并分散
在撰寫時，應(yīng)該盡量將必須記載的技術(shù)效果簡略而分散地布置到各個特征的對應(yīng)位置，而不應(yīng)將多個技術(shù)效果混合在一起并作為整個發(fā)明的技術(shù)效果，以減少技術(shù)效果對權(quán)利要求特征的限定范圍和可能性。這樣做即有利于授權(quán)、確權(quán)階段對特征作用的描述，也可以對等同原則造成最小的影響（僅影響某一具體特征）。
3.務(wù)必保證技術(shù)效果真實準(zhǔn)確
在專利申請過程中，不弄虛作假是底線要求，同時也不能為了獲得盡早的申請日而提交虛假的數(shù)據(jù)，否則即使專利獲得授權(quán)，也可能在后續(xù)的確權(quán)或侵權(quán)階段自食惡果，白白浪費金錢、時間和精力。
總之，技術(shù)效果既不是越多越好也不是越少越好，應(yīng)根據(jù)不同領(lǐng)域不同情形采取不同撰寫方案，并應(yīng)當(dāng)盡量不在說明書中記載“多余的”技術(shù)效果，以免對保護(hù)范圍造成不必要的限定。
參考文獻(xiàn)：
[1]最高人民法院（2009）民申字第238號
[2]上海市高級人民法院（2010）滬高民三（知）終字第83號，2010年中國法院知識產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)10大案件
[3]最高人民法院（2014）知行字第84號
[4]《國家知識產(chǎn)權(quán)局關(guān)于修改〈專利審查指南〉的決定》（第七十四號國家知識產(chǎn)權(quán)局令）
[5]審查指南第二部分第十章第3節(jié)
[6]第139494號復(fù)審決定書
[7]專利復(fù)審委員會2018【十大案件】評析含中藥成分的面膜系列復(fù)審請求案 技術(shù)效果的確認(rèn)對創(chuàng)造性評判的影響，http://www.sipo-reexam.gov.cn/alzx/fswxsdaj/21760.htm
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