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文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司保定分部 楊威
化學發(fā)明包括化學產(chǎn)品發(fā)明、化學方法發(fā)明以及化學產(chǎn)品用途發(fā)明，而實驗數(shù)據(jù)是化學發(fā)明中的重要技術內(nèi)容之一，普遍存在于化學領域發(fā)明專利申請中。一方面，化學領域?qū)儆趯嶒炐詫W科，在研究過程中，存在微觀結(jié)構(gòu)難以直觀表達、技術效果難以預期等問題，基于其學科特殊性，多數(shù)化學發(fā)明需要經(jīng)過實驗數(shù)據(jù)的表征；另一方面，根據(jù)《專利審查指南》第二部分第十章關于化學領域發(fā)明專利申請審查的若干規(guī)定中3.化學發(fā)明的充分公開的要求，無論是化學產(chǎn)品發(fā)明、化學方法發(fā)明、還是化學產(chǎn)品用途發(fā)明，都需要實驗數(shù)據(jù)的支持，并記載相應實施例。在此基礎上，筆者在處理化學發(fā)明創(chuàng)造性審查的答復過程中發(fā)現(xiàn)，雖然創(chuàng)造性的評判還是采用“三步法”，但是審查員更多是圍繞實驗數(shù)據(jù)展開論述，尤其是對于反復辯爭之后的審查意見，“三步法”甚至成為了一個基礎“模板”，而答復的關鍵則體現(xiàn)在實驗數(shù)據(jù)的比較分析。因此，實驗數(shù)據(jù)在化學發(fā)明創(chuàng)造性審查中有著重要的作用。
對此，筆者從三方面結(jié)合具體案例分析實驗數(shù)據(jù)在化學發(fā)明創(chuàng)造性審查的重要性。
1、本發(fā)明的實驗數(shù)據(jù)優(yōu)于審查員提供的對比文件的情況
筆者認為，在這種情況下通過比較二者的區(qū)別技術特征，以本發(fā)明的實驗數(shù)據(jù)優(yōu)勢作為技術問題，重點闡述本發(fā)明取得了預料不到的技術效果，是有很大可能獲得創(chuàng)造性認可的；而最終博弈的關鍵也是如何限定專利保護的范圍使其能夠?qū)崿F(xiàn)上述實驗數(shù)據(jù)下的技術效果。對此，筆者通過案例1進行具體說明。
案例1提供了一種藍色有機電致發(fā)光器件，包括依次設置的襯底、陽極層、陽極修飾層、空穴傳輸-電子阻擋層、空穴主導發(fā)光層、電子主導發(fā)光層、空穴阻擋-電子傳輸層、陰極修飾層和陰極層；并限定了電子主導發(fā)光層的組成及各組成含量。審查員在一通中僅引用對比文件1一種發(fā)光穩(wěn)定的有機電致發(fā)光器件，并以此作為最接近的現(xiàn)有技術，比較后認為區(qū)別技術特征是電子主導發(fā)光層中各材料的組分，基于該區(qū)別技術特征，確定本發(fā)明實際解決的技術問題是如何合理地選擇發(fā)光層中摻雜濃度；并直接指出本發(fā)明限定的電子主導發(fā)光層的組成及各組成含量是本領域的常規(guī)選擇，從而在對比文件1的基礎上結(jié)合本領域的公知常識得到權(quán)利要求1的技術方案對本領域技術人員來說是非顯而易見的，因此權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性。
對此，申請人通過比較本發(fā)明與對比文件1發(fā)現(xiàn)，本發(fā)明除了結(jié)構(gòu)、組成與對比文件1存在區(qū)別外，在工作電壓、亮度及發(fā)光效率方面的實驗數(shù)據(jù)均優(yōu)于對比文件1，在此基礎上，一通答復中通過修改進一步限定了電子主導發(fā)光層中各組成的具體材料，在指明區(qū)別后，重新確定技術問題為：如何獲得工作電壓低、亮度高且發(fā)光效率高的藍色有機電致發(fā)光器件，并重點強調(diào)本發(fā)明取得了預料不到的技術效果。然而審查員認為由于組成及組成的具體材料都是對比文件1中已經(jīng)公開的，基于該區(qū)別，權(quán)利要求1實際解決的技術問題還是：如何選擇替換的組成的具體材料，而不是申請人所聲稱的技術問題，更重要的是，從對比文件1中公開的組成的具體材料中能夠選擇出本發(fā)明的特定組成的具體材料，則必然會達到明顯降低了發(fā)光器件的工作電壓，顯著提高了發(fā)光器件的亮度和發(fā)光效率的技術效果，該技術效果是本領域技術人員可以預期的，最終作出駁回決定。
筆者認為，雖然本發(fā)明中組分的具體材料單獨來看都是現(xiàn)有技術中公開過的材料，但是，本發(fā)明的關鍵是采用特定含量的組分形成的電子主導發(fā)光層與特定含量的組分形成的空穴主導發(fā)光層，相互配合，使具有特定結(jié)構(gòu)的有機電致發(fā)光器件整體上實現(xiàn)協(xié)同作用，并且本發(fā)明的實驗數(shù)據(jù)是明顯優(yōu)于審查員提供的對比文件的。在此基礎上，筆者建議申請人向?qū)＠麖蛯徫瘑T會請求復審，并在復審意見陳述中，首先通過修改進一步限定了空穴主導發(fā)光層的特定含量組成及各組成的具體材料，使專利保護的范圍盡量符合實現(xiàn)優(yōu)勢實驗數(shù)據(jù)下的技術效果，而后堅持了一通答復的思路，在指明區(qū)別后，重新確定技術問題為：如何獲得工作電壓低、亮度高且發(fā)光效率高的藍色有機電致發(fā)光器件，并重點強調(diào)本發(fā)明取得了預料不到的技術效果。之后，復審委認可了筆者的觀點，撤銷了本案的駁回決定，而在后續(xù)審查過程中，審查員也未提出新的審查意見，本案得到授權(quán)。
筆者認為，審查員作出駁回決定的關鍵在于，不認可本發(fā)明的實驗數(shù)據(jù)優(yōu)于審查員提供的對比文件1，在此基礎上，通過“三步法”評判創(chuàng)造性時，確定的技術問題也不是申請人提出的本發(fā)明的實驗數(shù)據(jù)優(yōu)勢，而是直接說如何獲得“區(qū)別技術特征”是技術問題，而如果單獨看該“區(qū)別技術特征”，如組分或組分的具體材料，其都是現(xiàn)有技術中公開的，那么本領域技術人員就可以通過常規(guī)選擇獲得本發(fā)明的技術方案，從而預期本發(fā)明實驗數(shù)據(jù)下的技術效果。站在審查員的角度，這種評判方式如果不能從實驗數(shù)據(jù)上找到突破口，幾乎是無解的，因為從確定的技術問題開始，審查員已經(jīng)站在所謂的“上帝視角”去進行評判，無論本發(fā)明與對比文件有何區(qū)別，都是現(xiàn)有技術的常規(guī)選擇，而技術問題又是如何獲得這種“常規(guī)選擇”，那這必然是本領域技術人員顯而易見的，其技術效果也是能夠預期的。因此，案例1的創(chuàng)造性得到認可的關鍵是實驗數(shù)據(jù)優(yōu)于審查員提供的對比文件；而對于實驗數(shù)據(jù)不如審查員提供的對比文件的情況，答復起來則十分被動。
2、本發(fā)明的實驗數(shù)據(jù)不如審查員提供的對比文件的情況
案例2提供了一種火山巖結(jié)構(gòu)復合材料，由包括以下組分的物料制成：無機膠凝材料100重量份；纖維增強體0.01重量份~0.5重量份；填料1重量份~150重量份；穩(wěn)泡增強劑2重量份~8重量份；水30重量份~60重量份；發(fā)泡劑3重量份~10重量份。審查員在一通中引用對比文件1一種免燒結(jié)人造火山石的生產(chǎn)方法為最接近的現(xiàn)有技術，其與權(quán)利要求1的區(qū)別在于纖維增強體，及其他各原料的用量；同時未確定技術問題，而直接指出對比文件2公開的防水性泡沫混凝土中添加有纖維增強材料，且作用是為了增強復合材料的性能，并指出本領域技術人員容易根據(jù)所需的性能和本領域公知的各組分的作用通過一定的計算和有限的試驗得到各原料的用量；本申請亦未記載任何的試驗數(shù)據(jù)表明常規(guī)原料的加入或具體選擇或配比的調(diào)整帶來了任何預料不到的技術效果，因此在對比文件1的基礎上結(jié)合對比文件2以及所屬領域的常規(guī)技術手段得到該權(quán)利要求所要求保護的技術方案對于所屬領域技術人員來說是顯而易見的，因此權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性。
對此，申請人先后兩次修改進一步限定了無機膠凝材料的具體材料、穩(wěn)泡增強劑的具體含量組成、發(fā)泡劑的具體材料，并縮小原料的用量范圍，修改后的權(quán)利要求1的發(fā)泡-穩(wěn)定增強配方體系實際上與對比文件1公開的發(fā)氣-穩(wěn)泡配方體系已經(jīng)存在顯著差異，并且對比文件1、對比文件2及其結(jié)合對于本發(fā)明以特定質(zhì)量濃度的雙氧水為發(fā)泡劑，配合特定含量組成的穩(wěn)泡增強劑，在特定用量的纖維增強體的配合作用下，使上述特定配方的水泥材料和填料在水中具有較好的相互作用，從而僅以水泥材料和填料為主要物料得到的火山巖結(jié)構(gòu)復合材料的技術方案完全沒有技術啟示；然而，審查員后續(xù)作出了駁回決定，并在指出修改后的權(quán)利要求1與對比文件1的各個區(qū)別后，依然未確定技術問題，而是逐一分析各個區(qū)別被現(xiàn)有技術分別公開，其獲得均屬于本領域的常規(guī)技術手段，也未取得預料不到的技術效果。
筆者認為，審查員雖然未嚴格按照“三步法”確定發(fā)明實際解決的技術問題，但實際上與案例1的情形類似，相當于直接說如何獲得“區(qū)別技術特征”是技術問題，只不過案例2的“區(qū)別技術特征”較多，難以簡要說明；同樣的，將整體技術方案中的各個技術特征單獨與現(xiàn)有技術進行對比，必然又是本領域的“常規(guī)選擇”，因此，獲得這種“常規(guī)選擇”也必然是本領域技術人員顯而易見的，其技術效果也是能夠預期的。然而通過分析可知，案例2中的實驗數(shù)據(jù)不如審查員提供的對比文件1，即便是相比案例1的情形存在更多的“區(qū)別技術特征”，也依然找不到突破口進行進一步答復。因此，案例2不具備創(chuàng)造性并難以進一步答復的關鍵是實驗數(shù)據(jù)不如審查員提供的對比文件。
另外，對于審查員指出的 “本發(fā)明的實驗數(shù)據(jù)不如審查員提供的對比文件的情況”，務必進行全面的分析，確認是否準確。筆者結(jié)合案例3進行具體說明。案例3提供了一種茶皂素的提取方法，包括以下步驟：a）將茶籽粕與提取液混合，進行粗提處理，得到茶皂素提取液；b）將所述茶皂素提取液與甾醇類絡合劑混合，進行絡合處理，得到茶皂素絡合物；c）將所述茶皂素絡合物與解絡溶劑混合，進行解絡分離處理，得到茶皂素。本發(fā)明要解決的技術問題在于：提供一種茶皂素的提取方法，提取得到的茶皂素純度好且提取率高，上述技術效果通過實驗數(shù)據(jù)證明。對此，審查員先后下發(fā)了四次審查意見通知書，均以對比文件1油茶籽粕中茶皂素提取純化工藝的研究為最接近的現(xiàn)有技術，并指出權(quán)利要求1請求保護的方法與對比文件1的區(qū)別在于：權(quán)利要求1具體限定了粗茶皂素的進一步純化方法步驟（2）-（3），對比文件1未公開；然后通過分析本發(fā)明的實驗數(shù)據(jù)，分別以“本發(fā)明步驟（1）中采用的油茶籽粕與對比文件1中采用的油茶籽粕肯定不相同，基于目前的區(qū)別步驟（2）-（3），其并不必然帶來純化后提取率的提高”（一通）、“得出提取率以及獲得的茶皂素的量不符合本領域常識，在此基礎上指出本領域技術人員完全有理由質(zhì)疑本申請獲得的產(chǎn)品純度”（二通）、“含量高有利于茶皂素的提純，對于含量低的油茶籽粕本領域技術人員無法預料是否也可以獲得高達98%以上的純度”（三通）、“”在權(quán)利要求1的整個范圍，并不都能實現(xiàn)申請人所述的純度好、得率高的技術效果（四通）；因此，基于上述區(qū)別，權(quán)利要求1實際解決的技術問題是提供一種粗茶皂素的進一步純化方法；進而通過結(jié)合對比文件2茶皂素提取與精制方法的改進研究中的絡合和解絡的技術特征，能夠達到預期的高純度，從而得出在對比文件1的基礎上，結(jié)合對比文件2而得到權(quán)利要求1請求保護的技術方案，對本領域技術人員來說是顯而易見的，因此權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性。
通過上述內(nèi)容可以明顯看出，雖然創(chuàng)造性的評判還是采用“三步法”，但是“三步法”已經(jīng)成為了一個基礎“模板”，而審查員更多是圍繞實驗數(shù)據(jù)展開論述，同樣的，申請人答復的關鍵也體現(xiàn)在實驗數(shù)據(jù)的比較分析。
申請人在一通答復中，首先通過修改權(quán)利要求1進一步限定了步驟（2）-（3）的具體過程及重要參數(shù)，然后以本發(fā)明實施例所用的油茶籽粕為原料，采用對比文件1提供的浸提工藝在最佳工藝條件下提取茶皂素，通過分析比較實驗數(shù)據(jù)得出本發(fā)明的技術方案與對比文件1的技術方案相比，不僅提取率高，而且純度好；再深入分析對比文件2中的實驗數(shù)據(jù)得出對比文件2公開的技術方案相比修改后的權(quán)利要求1的技術方案在提高茶皂素純度效果方面存在較大差距。
在二通答復中未修改權(quán)利要求，重點糾正了審查員對于本發(fā)明提取率以及獲得的茶皂素的量不符合本領域常識的錯誤觀點，及在此基礎上對本申請獲得的產(chǎn)品純度實驗數(shù)據(jù)的質(zhì)疑。審查員指出，以實施例1為例，從100g油茶籽粕中提取得到29g茶皂素，申請人經(jīng)過計算得到茶皂素的提取率為29%，即申請人認為100g油茶籽粕含有100g茶皂素，其油茶籽粕中茶皂素含量為100%，明顯不符合本領域常識，因此，說明書中提取率的數(shù)據(jù)明顯不符合本領域常識。對此，首先，審查員認為的“申請人認為100g油茶籽粕含有100g茶皂素”的結(jié)論沒有任何依據(jù)，而根據(jù)本領域技術人員公知常識，茶皂素的提取率=提取得到的茶皂素質(zhì)量/用于提取茶皂素的油茶籽粕質(zhì)量，在實際生產(chǎn)過程中，本領域技術人員對于油茶籽粕中具體含有多少含量的茶皂素是未知的，并非審查員認為的“在已知油茶籽粕的茶皂素含量前提下，通過提取方法得到提取后的茶皂素含量，再通過將提取后的茶皂素含量/已知的油茶籽粕的茶皂素含量，得到提取率”；其次，審查員反復重申油茶籽粕中茶皂素含量一般為10%-16%，但是，本領域技術人員公知，此含量為早先科技落后條件下，茶籽烘干后在未把茶殼去掉的情況下，直接榨油得到的油茶籽粕，所述油茶籽粕含有茶皂素為12%~18%，而目前實際生產(chǎn)中都是先把茶籽烘干、去殼，再低溫冷榨茶油，把余下的茶粕通過六號溶劑萃取后，得到油茶籽粕，所述油茶籽粕含有茶皂素33%~35%，而申請人通過大量檢索和研究發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)有技術公開的提取方法對于上述油茶籽粕的提取率一般為25%左右，純度在80%左右，而本發(fā)明通過對提取方法進行改進，得到的茶皂素純度高達98%以上，提取率能夠達到30%，取得了預料不到的技術效果。
在三通答復中，對于審查員指出的“含量高有利于茶皂素的提純”的觀點，申請人進行了反駁：一般而言“含量高有利于茶皂素的提取”，但是提取后得到的茶皂素產(chǎn)品的純度能夠達到什么水平，與含量高低無關。如：本發(fā)明實施例1中得到29g茶皂素，對其純度進行檢測，這29g茶皂素的純度為98%，也就是說，本發(fā)明實施例1中得到的29g茶皂素產(chǎn)品純度水平是98%；而采用對比文件1公開的技術方案，對相同原料進行茶皂素提取，不僅提取率降低至25%（提取出的產(chǎn)品少，但相比對比文件1原茶皂素含量15.33%的原料有利于提取），而且提取出的產(chǎn)品純度還低，僅為80%，即這25g茶皂素產(chǎn)品純度水平較低。由此可知，含量高低與得到的產(chǎn)品的純度水平?jīng)]有明顯關聯(lián)，產(chǎn)品純度能夠達到什么樣的水平是提取方法的工藝步驟及工藝條件參數(shù)共同作用決定的。
實際上，以上多次答復的關鍵還是在對本發(fā)明和對比文件的實驗數(shù)據(jù)進行比較分析，直到審查員接受并認可本發(fā)明的實驗數(shù)據(jù)；而在四通的審查意見中，筆者認為審查員已給出讓步，最終博弈的關鍵也是如何限定專利保護的范圍使其能夠?qū)崿F(xiàn)上述實驗數(shù)據(jù)下的技術效果，并且通過進一步限定“所述提取液為甲醇、乙醇或異丙醇”、“所述茶籽粕與提取液的用量比為1g：（3mL~5mL）”、“所述甾醇類絡合劑為膽甾醇、豆甾醇或谷甾醇”及“所述解絡溶劑為甲苯、異丙醚和石油醚中的一種或兩種”，使本案獲得授權(quán)。
通過分析案例3，筆者發(fā)現(xiàn)除了要判斷審查員指出的實驗數(shù)據(jù)比較分析的結(jié)論是否準確外，還要面對審查員基于“三步法”模板化后的邏輯“黑洞”，即一方面審查員是在比較本發(fā)明和對比文件的技術效果后，得出本發(fā)明的技術效果不如對比文件或可預期的結(jié)論，但另一方面，當申請人分析指出本發(fā)明的實驗數(shù)據(jù)優(yōu)于對比文件1時，審查員經(jīng)常提出二者不具有可比性，這也引出筆者要探討的第三方面內(nèi)容。
3、本發(fā)明的實驗數(shù)據(jù)與審查員提供的對比文件無法比較的情況
筆者認為，在這種情況下如果不進行實驗數(shù)據(jù)的比較，那么在審查員在先提出了不利于本發(fā)明的技術效果的結(jié)論基礎上，是很難再獲得創(chuàng)造性認可的；因此，通過設計對比實驗，讓“無法比較”的情況可以“進行比較”，成為解決創(chuàng)造性問題的關鍵。雖然，根據(jù)《專利審查指南》第二部分第十章關于化學領域發(fā)明專利申請審查的若干規(guī)定中3.化學發(fā)明的充分公開的要求的記載，“判斷說明書是否充分公開，以原說明書和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容為準，申請日之后補交的實施例和實驗數(shù)據(jù)不予考慮”，但是，在進行創(chuàng)造性答復過程中的對比實驗并不是解決充分公開的問題，而是由于申請人不可能預知審查員檢索到的對比文件，在審查員基于此確定出新的技術問題后，沒有相應的實驗數(shù)據(jù)進行比較，因此，該對比實驗的實驗數(shù)據(jù)應該給予考慮，這是合理的。對此，筆者結(jié)合案例4進行簡要分析。
案例4提供了一種雙烯烴化合物的制備方法，審查員先后下發(fā)了五次關于創(chuàng)造性的審查意見通知書，與案例3類似，創(chuàng)造性評判所采用的“三步法”已經(jīng)成為了一個基礎“模板”，審查員對于申請人的答復都是圍繞實驗數(shù)據(jù)展開論述；這里重點分析四通和五通。
四通中，審查員將本申請給出的實驗數(shù)據(jù)與對比文件2（GB863139A）給出的實驗數(shù)據(jù)進行比較，以實施例1制備的催化劑為例，將之與對比文件2公開的同樣是反應了30min的催化劑進行一個粗略比較，得到以下結(jié)論：對比文件2公開的催化劑負載量是實施例的一半，而固氣接觸時間較長，反應溫度條件差不多，從兩份催化劑的活性來看，對比文件2催化劑的轉(zhuǎn)化率更高，然而選擇性略低，而其收率是基本一致的。由于條件不太相同，僅能通過實驗數(shù)據(jù)進行粗略比較，通過粗略比較的結(jié)果可以看出這兩份催化劑的催化活性差不多。但是，筆者深入分析對比文件2中的實驗數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)， TABLE1中第3列數(shù)據(jù)表示以醛計雙烯烴的收率，對應本發(fā)明說明書第24頁表1中第2列以醛計收率，此數(shù)值越高，表示催化劑的催化效果越好；對比文件2 TABLE1中第4列的數(shù)據(jù)表示以醛計反應后甲醛的回收率，此數(shù)值越小并不代表此催化劑催化效果好；對比文件2 TABLE1中第5列的數(shù)據(jù)表示選擇性，代表加入物料真正有多少是用來生成需要的雙烯烴化合物，這個數(shù)值越小表示很多加入的物料都生成了不需要的副產(chǎn)物；并且上述數(shù)據(jù)滿足以醛計雙烯烴的收率=（100-以醛計反應后甲醛的回收率）×選擇性，通過對數(shù)據(jù)的分析可知，對比文件2提供的催化劑載體需要在900℃下進行長時間處理，進一步制備得到的催化劑進行雙烯烴化合物的制備，最高收率也僅有48.5%，然而選擇性數(shù)據(jù)遠遠低于本發(fā)明實施例，同時通過計算得到的甲醛轉(zhuǎn)化率卻非常高，本領域技術人員根據(jù)上述數(shù)據(jù)能夠得出對比文件2提供的催化劑進行催化反應，物料很多都生成了無用的副產(chǎn)物；更重要的是，在不進行熱處理的條件下，產(chǎn)物的最高收率僅為12.3%，選擇性最高也只有12.3%，而通過計算得到的甲醛轉(zhuǎn)化率卻非常高，表明對比文件2提供的催化劑進行催化反應，物料幾乎都生成了無用的副產(chǎn)物；通過上述分析可知，本發(fā)明與對比文件2的數(shù)據(jù)進行比較，可以得出本發(fā)明提供的催化劑具有較高的產(chǎn)物選擇性，催化效果遠遠好于對比文件2；因此，修改后的權(quán)利要求1相對于對比文件2取得了意料不到的技術效果。
然而，審查員在五通中又指出“本申請實施例的活性數(shù)據(jù)并不能與對比文件2公開的實施例中活性數(shù)據(jù)進行直觀的比較”的邏輯“黑洞”；最后，申請人還是通過設計對比實驗，在未對保護范圍進行大幅縮減的基礎上獲得了授權(quán)。因此，對于本發(fā)明的實驗數(shù)據(jù)與審查員提供的對比文件無法比較的情況，通過補充對比實驗從而結(jié)合相應實驗數(shù)據(jù)分析，最終回到第一方面本發(fā)明的實驗數(shù)據(jù)優(yōu)于審查員提供的對比文件的情況，還是有可能獲得創(chuàng)造性認可的。
綜上所述，筆者認為實驗數(shù)據(jù)在化學發(fā)明創(chuàng)造性審查中有著重要的作用，對于實驗數(shù)據(jù)的分析、比較應該作為創(chuàng)造性答復的關鍵，并在此基礎上步步為營，與審查員進行博弈，以期為申請人爭取到更寬的保護范圍；并且，反過來為申請文件的撰寫提供指導，引導申請人進行多方面實驗從而獲得更多實驗數(shù)據(jù)，為后續(xù)審查意見的答復做出更多準備。
以上僅為筆者在代理實踐中的一些觀點，如有不妥之處，還請讀者指正。
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