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文/集佳知識產權代理有限公司 馬旭
引言
隨著科學技術的高速發(fā)展及其在軍事領域的應用，科學技術與國家安全和利益的相關性達到前所未有的程度。各國之間為保持本國的科技競爭優(yōu)勢，在不斷提升自身科技水平的同時，必然會一方面投入更多的人力、物力去獲取其他國家的科技信息，另一方面則會采取更多、更為有效的手段防止本國的科技信息被別國竊取。
當前，專利制度已經被公認為是技術創(chuàng)新的激勵機制，是技術創(chuàng)新成果的保護機制，是市場配置技術創(chuàng)新資源的調節(jié)機制，是技術創(chuàng)新信息資源的傳播機制，是技術創(chuàng)新成果市場化的動力機制，是促進技術創(chuàng)新和經濟發(fā)展的一項重要制度,其所授予的私有權利對一國經濟發(fā)展和市場布局的影響已越來越大，從維護國家安全和重大利益的角度出發(fā)，加強向外國申請專利的保密審查顯得尤為重要。
關鍵詞：保密審查 中國專利 專利制度 科技創(chuàng)新
在我國，專利申請的保密工作對于國家安全及綜合國力的提升具有極為特殊的意義，建立向外國申請專利保密審查制度，一方面是保障關于保密的規(guī)定得以遵守，維護我國國家安全和國家利益，另一方面是完善專利管理工作的需要，及時掌握向外國申請的發(fā)明和實用新型專利的信息。
1中國專利申請保密審查制度的解析
關于申請國際專利首先進行保密審查的規(guī)定，許多國家或地區(qū)均有類似的規(guī)定，例如美、德、日等國家已經制定了較為完善的保密審查程序，實現了保護國家安全和專利申請人合理利益之間的平衡，有效地促進了經濟和科技的快速發(fā)展。
我國在2009年修訂的《專利法》和2010年修訂的《專利法實施細則》中，對向外國申請專利保密制度進行了比較大的修改，修改有以下幾方面[1]：
（1）在《專利法》第二十條第一款中明確規(guī)定向外國申請專利應當遵守《專利法》第四條規(guī)定的保密要求；
?。?）在《專利法》第二十條第一款中將規(guī)定的主題范圍由“中國單位或者個人”改為“任何單位或者個人”，加入了外國單位和個人的情形；
?。?）在《專利法》第二十條增加了第四款，明確未經保密審查向外國申請專利的法律責任；
（4）在《專利法實施細則》第八條中明確了不同情形下向外國申請專利保密審查請求的程序，特別是增加了直接向外國申請專利保密審查程序，申請人可以不先在中國申請專利；
?。?）在《專利法實施細則》第九條中增加了向外國申請專利保密審查程序需要遵守的審限規(guī)定。
由此可見，隨著2009年《專利法》的第三次修改和2010年《專利法實施細則》的修訂，《專利法》第二十條第一款、第四款，《專利法實施細則》第八條、第九條以及《專利審查指南》第五部分第五章從向外國申請專利的保密審查的對象、保密審查的請求方式、保密審查的程序及保密審查的期限等多方面構建了一個清晰的向外國申請專利保密審查請求的審批制度的法律框架，營造了一個透明的向外國申請專利的審批制度的法律環(huán)境，我國的專利法律制度已初步建立起一套相對完善的，對在中國完成的發(fā)明創(chuàng)造向外國申請專利前的保密審查制度。
1.1 保密審查的適用主體和客體
根據《專利法》第二十條的規(guī)定，向外國申請專利保密審查制度的適用主體是“任何單位或者個人”，適用客體是“在中國完成的發(fā)明或者實用新型”。
相比于2009年修改前的《專利法》，這一規(guī)定擴大了適用主體的范圍，以往實踐中，一些外國公司可通過其他方式輕易地就規(guī)避了原專利法第十條規(guī)定的審批要求和第二十條規(guī)定的首先在我國申請專利的規(guī)定。為便于在發(fā)明創(chuàng)造涉及國家安全或者重大利益需要保密的情況下依法采取必要措施，此次修改消除了原專利法中存在的不夠嚴謹之處，效彌補了法律的“漏洞”，主要體現在適用主體擴大至包括外國人、外國企業(yè)或者外國其他組織?，F行《專利法》明確規(guī)定，只要申請專利的發(fā)明或者實用新型是在中國完成的，就需要適用本條規(guī)定，而不問申請人是中國單位或者個人，還是外國人、外國企業(yè)或者外國其他組織[2]。
1.2 保密審查的提出
按照《專利法實施細則》第八條的規(guī)定，申請人可以以三種方式提出向外國申請專利保密審查請求，即：
?。?）可以不在中國提交專利申請而單獨提出保密審查請求，但需要向專利局提交技術方案的說明書；
（2）在中國提出專利申請的同時或者之后，提出向外國申請專利保密審查請求；
?。?）向國家知識產權局提出PCT申請，并符合在中國受理的條件的，視為同時提出了向外國申請專利保密審查請求，不再額外提出請求。
1.3 保密審查的程序和期限
《專利法實施細則》第九條明確規(guī)定：“國務院專利行政部門收到依照本細則第八條規(guī)定遞交的請求后，經過審查認為該發(fā)明或者實用新型可能涉及國家安全或者重大利益需要保密的，應當及時向申請人發(fā)出保密審查通知；申請人未在其請求遞交日起4個月內收到保密審查通知的，可以就該發(fā)明或者實用新型向外國申請專利或者向有關國外機構提交專利國際申請。
國務院專利行政部門依照前款規(guī)定通知進行保密審查的，應當及時作出是否需要保密的決定，并通知申請人。申請人未在其請求遞交日起6個月內收到需要保密的決定的，可以就該發(fā)明或者實用新型向外國申請專利或者向有關國外機構提交專利國際申請。”
對于以技術方案說明書的方式直接提出向外國申請專利保密審查請求的，專利局受理部門在收到向外國申請專利保密審查請求書和技術方案說明書后，將給請求人發(fā)出向外國申請專利保密審查請求文件接收回執(zhí)，其后作出同意或者暫緩向外國申請專利的保密審查意見。對于做出暫緩向外國申請專利的保密審查意見的技術方案，保密審查處將進行進一步的保密審查，最終作出是否同意向外國申請專利的保密審查決定。
對于與專利申請同時提出的向外國申請專利保密審查請求，在受理階段進行審批，經審查符合受理條件的，立即進行向外國申請專利保密審查，并在發(fā)出專利申請受理通知書的同時發(fā)出向外國申請專利保密審查意見通知書，將同意或者暫緩向外國申請專利的保密審查意見通知申請人。暫緩后專利申請的進一步保密審查方式同技術方案說明書的進一步保密審查方式。
對于在提交專利申請之后提出的向外國申請專利保密審查請求，系統(tǒng)將會直接將向外國申請專利保密審查請求書及申請文件的所有信息轉入保密審查子系統(tǒng)的向外申請審查模塊中，保密審查處的審查員將依據申請文件的信息進行審查，并作出同意或者暫緩向外國申請專利的保密審查意見。暫緩后專利申請的進一步保密審查方式同技術方案說明書的進一步保密審查方式。
對于符合中國受理局受理條件的PCT申請，在符合受理條件后，審查員將對申請內容進行保密審查，明顯不涉密的，審查員將發(fā)出國際申請日和申請?zhí)柾ㄖ獣?，并向國際局傳送登記本；可能涉密的，將在國際申請日和申請?zhí)柾ㄖ獣细嬷暾埲嗽撋暾垉热菘赡苌婕皣野踩?，暫緩向國際局傳送登記本。其后，國際申請的內容將經過進一步保密審查，經審查不涉密的，將同意向外國申請專利，并在優(yōu)先權日起17個月內重新發(fā)出國際申請日和申請?zhí)柾ㄖ獣?，并向國際局傳送登記本，繼續(xù)國際階段的程序。確定其申請內容涉密禁止向外國申請專利的，審查員將向申請人和國際局發(fā)出因國家安全原因不再傳送登記本和檢索本的通知書，該申請的國際階段程序終止[3、4]。
1.4 保密申請的解密
解密的情形是指符合保密專利申請（或專利）保密法律狀態(tài)解除的情形。依照啟動主體的不同，解密可分為以下兩種情形：申請人請求解密和專利局自行解密。
申請人在以下情形時，可能會請求解密：
?。?）重大項目需要解密后進行技術合作等；
?。?）質押融資，需要技術評估；
?。?）根據國家利益的考慮，需要展示研究成果；
（4）技術已經泄密，市場上已經大量存在，不解密會對維護權利產生影響。
專利局每兩年對保密專利申請（或專利）進行一次解密審查。如果發(fā)生以下情形，可以予以解密：
（1）已到或已過保密期限；
（2）隨著科學的發(fā)展和技術的進步，已經沒有保密價值；
?。?）技術方案已經在本領域內公布。
關于國防專利申請（或專利）解密的情形，主要有以下四種情形：
（1）出現接替技術使原有專利失去保密價值的；
（2）屬于用在退役武器裝備中的；
?。?）主要技術特征被他人通過申請專利或者其他途徑公開的；
（4）從全局衡量，解密對國家更為有利的。
1.5 未經保密審查的法律責任
2009年修改的《專利法》第二十條增加了第四款，明確了未經保密審查向外國申請專利的法律責任。《專利法》第20 條第4 款中規(guī)定，對違反本條第一款規(guī)定向外國申請專利的發(fā)明或者實用新型，在中國申請專利的，不授予專利權。即，對于在中國完成的發(fā)明或者實用新型，不管申請人先在中國申請專利而后向外國申請專利，還是先向外國申請專利而后又回到中國申請專利，如果審查員在審查過程中有證據證明該專利申請未經專利局保密審查就已經向外國申請專利，對在中國的專利申請均不授權，已經授權的專利申請，未經專利局保密審查而向外國申請專利也是宣告專利權無效的理由。
2 向外申請專利保密審查的申請策略
?。?）申請人在國內請求向外申請專利保密審查，要注意到許多國家有類似于我國專利法第二十條的規(guī)定，因此還應考慮是否需要在向中國提交專利申請之前獲得他國的保密審查許可。如果該申請還包括在美國、法國等國完成的技術內容，那么在向中國提交專利申請之前需要首先獲得外國的許可。
?。?）如果申請人為了在非常短的時間內獲得保密審查結果，可以考慮在提交中國專利申請的同時提交保密審查請求，該策略可以將獲得保密審查結果的時間縮短。
?。?）通過向國家知識產權局提出PCT申請進行保密審查的，如果申請人不具有中國國籍和居所或者營業(yè)場所，可以考慮將具有中國國籍或居所的發(fā)明人作為申請人提交PCT 國際申請。在此情形下，根據需要，可以考慮將該發(fā)明人作為申請人的權利限制于比較小的國家或者未來可能不會進入的國家。這樣，既滿足了在國家知識產權局提交PCT 國際申請的條件，又不至于使發(fā)明人的權利范圍過大。但需要注意的是，要避免出現申請人不符合國家知識產權局受理的條件而將國際申請直接轉送國際局的情形發(fā)生[5]。
3 關于保密審查制度的思考和建議
?。?）向外國申請保密審查制度為防止秘密技術的泄密和出口編織了一個嚴密的規(guī)范網絡，為更好地防止未經國務院專利行政部門審批即向外國申請專利，造成發(fā)明創(chuàng)造的技術內容公開而損害國家安全及重大利益，從程序上提供了保障。同時，向外國申請保密審查制度考慮了申請人的利益，使申請人在選擇首次申請的國家等方面更具有自主性。
?。?）直接向外國申請專利保密審查制度的建立，使當事人可以不先向中國申請專利而在經過保密審查之后直接向外國申請專利，保障了當事人的利益，同時對我國引進外資和先進技術也發(fā)揮了重要作用。立法者從國家利益和申請人利益這兩方面都進行了考慮，進行了比較好的協(xié)調，希望達到既保護國家利益，又兼顧申請人利益，同時鼓勵科技創(chuàng)新，鼓勵以知識產權拓展國外市場的目的。
（3）對于一些特殊情況，例如有些申請人是跨國企業(yè)，發(fā)明人中有中國人也有外國人，某一項技術方案可能是一個跨國項目組全體成員智慧的結晶，另外，也有可能出現雖然發(fā)明人只有一個，但是其發(fā)明創(chuàng)造有一部分在國內完成，有一部分在國外完成，判斷是否該發(fā)明或新型專利是在中國完成的比較困難。準確界定這些發(fā)明創(chuàng)造是否在中國完成的難度很大，有觀點認為，對于這樣的發(fā)明創(chuàng)造，主要是根據全部發(fā)明創(chuàng)造或至少是對發(fā)明創(chuàng)造的實質性特點作出創(chuàng)造性貢獻的部分在哪兒完成進行判斷，如果全部發(fā)明創(chuàng)造或至少是對發(fā)明創(chuàng)造的實質性特點作出創(chuàng)造性貢獻的部分是在中國完成的，則可以認定為發(fā)明創(chuàng)造性是在中國完成的[6]。
?。?）許多國家在向外申請專利方面都不同程度地制定了保密審查的相關要求。美國與中國相一致，嚴格限制了申請國際專利的程序。此外，美國的專利法規(guī)定，被核定保留的專利申請人、繼承人、受讓人或法定代理人，有權向提出發(fā)布保密或保留命令的部門或機構的最高負責人申請，請求補償因此引起的各種損失，且部門或機構的最高負責人必須在其認為適當范圍內授予并給付確定金額百分之七十五以下的補償。美國制定的此類關于國際專利保密審查的補充措施保證了專利申請人能及早地獲得國際專利的申請日，同時又保障了國家對關鍵技術的監(jiān)控，最大限度地維了專利權人的利益，促進了科技創(chuàng)新的快速發(fā)展；與美國類似，德國對基于國防理由要求保密并且經其同意交由聯(lián)邦政府繼續(xù)保密的發(fā)明，其申請人、專利權人如不能承受因此遭受的損失，有權請求聯(lián)邦共和國就該損失進行補償，同時在判斷當事人請求補償的合理性時，要求特別考慮受害人的經濟狀況、完成發(fā)明或者取得專利權的費用以及從發(fā)明中獲得的收益等內容；日本特許廳在2004年還擴大了“外國相關申請”中的技術和中小企業(yè)的范圍，即在這些范圍內的技術或企業(yè)可以快速通過國內的保密審查，從而在最短的時間內獲得向外申請專利的審批。2006年7月，日本減輕了中小企業(yè)向外申請時進行技術檢索的負擔，一方面降低了企業(yè)申請國際專利的成本，另一方面也加快了審查速度，最大限度地保證了國際專利申請人的合理利益[7]。咱們國家對于補償沒有相關規(guī)定，對于中小企業(yè)也未有相關快速通道政策，在這兩個方面，可以向國外學習。
隨著我國科技創(chuàng)新能力的不斷提升，知識產權戰(zhàn)略布局的不斷推進，自主知識產權走出去的步伐必將大踏步前進。在這種新形勢下，向外國申請專利保密審查制度發(fā)揮著越來越重要的作用，申請人在制定申請策略時應當注意根據向外國申請專利保密審查制度做出相應的策略調整以降低專利申請中的風險，提高專利申請的成功率。
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