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文/北京市集佳律師事務(wù)所 范相玉
專利權(quán)是行政機關(guān)就某一發(fā)明創(chuàng)造授予給申請人的獨占性權(quán)利，這種獨占性體現(xiàn)在：任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用許諾銷售、銷售、進口其專利產(chǎn)品或使用其專利方法。專利權(quán)人行使其權(quán)利時，既可以通過私力救濟的方式實現(xiàn)，也可以以公力救濟的方式實現(xiàn)，就前者而言，可以自己或委托律師發(fā)送侵權(quán)警告函，如果訴諸公力，可通過向行政機關(guān)請求處理侵權(quán)糾紛或向法院提起專利侵權(quán)訴訟。從以上方式可以看出，處于強勢地位的專利權(quán)人有多種方式實現(xiàn)自己的權(quán)利，那么是不是說專利權(quán)人就可以任性地行使自己的權(quán)利了呢？當(dāng)然不是，法律賦予民事主體一項權(quán)利的同時，也會讓他承擔(dān)與之相適應(yīng)的義務(wù)，在專利權(quán)的保護上也是如此，因此，法律對權(quán)利人如何行使專利權(quán)進行了限定，專利權(quán)人不得濫用專利權(quán)，這種限定體現(xiàn)在私力救濟權(quán)利的行使上，也體現(xiàn)在公力救濟的行使上，以下詳細展開：
一、專利權(quán)人私力救濟的限制
專利權(quán)人私力救濟的方式一般而言是指發(fā)送警告函、律師函，另外， 在日趨激烈的市場競爭中，專利侵權(quán)訴訟往往被當(dāng)做市場競爭的工具，而且會與輿論宣傳配合以起到營銷甚至是壓制競爭對手的作用，但這些行為都應(yīng)當(dāng)在合理、合法的范圍內(nèi)，受到一定的限制，由于性質(zhì)上均帶有私力性質(zhì)，出于體例安排的方便，將輿論宣傳的限制和發(fā)送警告函、律師函的限制在此一并闡述：
1.發(fā)送警告函、律師函的限制
雖然目前我國法律并未對專利維權(quán)活動中發(fā)送警告函、律師函進行具體規(guī)定，但是從既有判決，尤其是最高人民法院的判決來看，專利權(quán)人發(fā)送警告函、律師函應(yīng)當(dāng)盡到合理的審慎義務(wù)，否則可能構(gòu)成商業(yè)詆毀或不正當(dāng)競爭，從深圳市理邦精密儀器股份有限公司與深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司商業(yè)詆毀糾紛（以下簡稱“理邦訴邁瑞案”）、石家莊雙環(huán)汽車股份有限公司與本田技研工業(yè)株式會社確認(rèn)不侵害專利權(quán)、損害賠償糾紛案（以下簡稱“雙環(huán)訴本田案”）以及北京速邁醫(yī)療科技有限公司與北京水木天蓬醫(yī)療技術(shù)有限公司等確認(rèn)不侵害專利權(quán)糾紛（以下簡稱“速邁訴水木案”）等既判案例來看，對于專利權(quán)人發(fā)送警告函、律師函的審慎義務(wù)的要求呈現(xiàn)趨緊的發(fā)展態(tài)勢，這些要求表現(xiàn)在如下幾個方面：
1）發(fā)送的范圍和對象
根據(jù)發(fā)送對象的不同，審慎義務(wù)的要求也不盡相同，一般而言，專利維權(quán)活動中的警告函、律師函發(fā)送范圍包括：涉嫌侵權(quán)主體、涉嫌侵權(quán)主體的客戶或潛在客戶、不特定的社會公眾，雙環(huán)訴本田案中法院認(rèn)為，相比較于對涉嫌侵權(quán)主體，專利權(quán)人對其客戶或潛在客戶發(fā)函的審慎義務(wù)要更高1。
另外，發(fā)函范圍越廣，侵權(quán)的風(fēng)險也越大。
2）發(fā)函應(yīng)當(dāng)處于正當(dāng)?shù)木S權(quán)目的
在此類糾紛中，發(fā)函人的主觀方面也是一個重要的考量方面，如果發(fā)函人并不是在明知對方侵權(quán)可能性不大、并未掌握充分證據(jù)或并未進行充分論證的情況下，為了刻意打壓競爭對手，而且最終被法院判定為不侵權(quán)的情況下，專利權(quán)人發(fā)送警告函、律師函被認(rèn)定為不正當(dāng)競爭或商業(yè)詆毀的可能性較大，例如在“速邁訴水木案”中，法院認(rèn)為：“北京速邁醫(yī)療公司在未對涉案產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)進行充分了解的情況下，僅憑拍攝的產(chǎn)品外觀圖片即向北京水木天蓬醫(yī)療公司、江蘇水木天蓬科技公司發(fā)出警告函，并且向北京水木天蓬醫(yī)療公司、江蘇水木天蓬科技公司多家客戶發(fā)出函件，必然會降低北京水木天蓬醫(yī)療公司、江蘇水木天蓬科技公司在客戶群體中的信譽，北京速邁醫(yī)療公司存在過錯，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任”2。
3）發(fā)函時權(quán)利人的權(quán)利狀態(tài)
行使專利權(quán)應(yīng)當(dāng)以權(quán)利有效為前提，專利權(quán)是否處于有效狀態(tài)是考察權(quán)利人發(fā)函正當(dāng)性的重要因素，如果專利權(quán)處于失效狀態(tài)（包括終止、保護期限屆滿、被放棄、宣告無效），一般認(rèn)為，對于專利權(quán)的狀態(tài)權(quán)利人應(yīng)當(dāng)是應(yīng)當(dāng)時刻關(guān)注的，權(quán)利人在已經(jīng)失去權(quán)利基礎(chǔ)情況下，其所實施的發(fā)函維權(quán)行為易被認(rèn)定為具有不正當(dāng)?shù)刂\求市場優(yōu)勢地位的惡意，從而構(gòu)成不正當(dāng)競爭。
4）所發(fā)函件內(nèi)容
專利維權(quán)活動中的侵權(quán)警告函、律師函的內(nèi)容直接影響到收函人對是否侵權(quán)的判斷，尤其是對于那些對專利侵權(quán)判斷這種專業(yè)性很強的問題并不熟悉的人士而言，函件內(nèi)容會極大左右其商業(yè)判斷和決策，因此，函件內(nèi)容是否構(gòu)成不正當(dāng)競爭的重要考察因素。由于我國法律對專利維權(quán)活動中的警告函、律師函的內(nèi)容并未做具體規(guī)定，因此，對于侵權(quán)警告函、律師函的內(nèi)容的審慎義務(wù)需要根據(jù)案情具體判斷，從既有案例來看，這樣的內(nèi)容的審慎義務(wù)呈現(xiàn)趨嚴(yán)、趨詳細、趨專業(yè)的發(fā)展方向。
在理邦訴邁瑞案中，法院認(rèn)為，“由于專利侵權(quán)警告畢竟是權(quán)利人謀求解決專利侵權(quán)爭議的單方意愿，且由于專利權(quán)本身在效力上的相對不確定性及侵權(quán)判斷的專業(yè)性，尤其是不確定性必然伴隨無能為力，法律不能強人所難，因此不能苛求侵權(quán)警告內(nèi)容完全確定和毫無疑義”3，也就是說，法院認(rèn)為，雖然理想化的角度而言，專利權(quán)人在警告函中應(yīng)當(dāng)充分披露據(jù)以判斷構(gòu)成侵權(quán)的必要信息，但是鑒于專利侵權(quán)判斷的專業(yè)性和不確定性，法律也不能強求專利權(quán)人給出確定無疑的信息。
在比理邦訴邁瑞案晚出現(xiàn)的雙環(huán)訴本田案中，法院雖然也持有相似的觀點，但是同時認(rèn)為，雖然不要求發(fā)函人對涉嫌侵權(quán)人的行為構(gòu)成侵權(quán)達到確定性的程度，但是，“侵權(quán)警告信中僅記載了涉案專利權(quán)的名稱、涉嫌侵權(quán)的產(chǎn)品名稱以及受函客戶涉嫌侵權(quán)的性質(zhì)，沒有披露主張構(gòu)成外觀設(shè)計相近似的具體理由或進行必要的侵權(quán)比對，也沒有披露其與雙環(huán)股份公司均已向法院尋求司法救濟等其他有助于經(jīng)銷商客觀合理判斷是否自行停止被警告行為的事實?！?，據(jù)此，法院認(rèn)為警告人在警告函中未記載足夠的信息，致使雙環(huán)公司受損，存在過錯，警告人的行為并非專利法賦予的正當(dāng)?shù)木S權(quán)方式，而是有悖于鼓勵和保護公平競爭的不正當(dāng)競爭方式。
從上述兩個案例，我們可以明顯看出最高人民法院對于侵權(quán)警告函內(nèi)容的審慎義務(wù)要求趨嚴(yán)的變化，當(dāng)然，這和我國知識產(chǎn)權(quán)制度逐漸完善、市場主體以及知識產(chǎn)權(quán)法律服務(wù)機構(gòu)的水平提高相適應(yīng)的，同時也對今后警告函的內(nèi)容有很大的指導(dǎo)意義，為了符合專利權(quán)人的審慎義務(wù)，侵權(quán)警告函可以包含如下內(nèi)容：
1）專利權(quán)人的身份，包括權(quán)利來源的途徑
2）專利的具體情況，包括專利的名稱、類型、有效期、專利權(quán)利要求的內(nèi)容，并將公告授權(quán)的專利文件（包括專利證書、權(quán)利要求書、說明書、附圖）附隨于警告函后
3）被警告人侵權(quán)行為的具體情況，包括產(chǎn)品的名稱、型號、價格等
4）被指控產(chǎn)品特征的簡要歸納，并與專利權(quán)利要求進行比對，以明確被控產(chǎn)品落入了專利權(quán)的保護范圍
5）糾紛各方已采取的救濟途徑
6）告知被警告人必須立即停止侵犯專利權(quán)的行為，并闡明被警告人所將要承擔(dān)的法律責(zé)任以及所依據(jù)的法律規(guī)定。5
2.輿論宣傳的限制
在市場競爭日趨激烈的今天，知識產(chǎn)權(quán)尤其是專利侵權(quán)訴訟以及侵權(quán)警告函、律師函往往用來和輿論宣傳想配合，提高企業(yè)知名度，獲取更高的輿論評價，從而占據(jù)更有利的市場競爭地位，如果這種輿論宣傳均以事實為基礎(chǔ)，且專利侵權(quán)訴訟或警告行為也是出于維護正當(dāng)權(quán)利的目的，這樣的宣傳造勢屬于合法的范圍之內(nèi)，但是如果尺度掌握的不好，也會面臨不正當(dāng)競爭或商業(yè)詆毀的問題。
1）在法院的侵權(quán)訴訟判決尚未作出時即公開宣稱被告侵權(quán)。
在深圳市創(chuàng)客隆電子有限公司、深圳市朗琴音響技術(shù)有限公司商業(yè)詆毀糾紛案6中，法院認(rèn)為，在法院尚未判決侵權(quán)的情況下，創(chuàng)客隆公司徑直在其官方旗艦店上散布朗琴公司侵犯了其音箱專利權(quán)的虛偽事實，足以造成消費者誤認(rèn)，損害了朗琴公司的商譽，創(chuàng)客隆公司的行為構(gòu)成商業(yè)詆毀。
2）對外宣傳中帶有侮辱、貶低性的語言
在上海圣敏餐飲管理有限公司與揚州市龍卷風(fēng)餐飲企業(yè)管理有限公司、李彩章商業(yè)詆毀糾紛案（以下簡稱“圣敏訴龍卷風(fēng)案”）中，被告在QQ群、微信群中散布：如稱“睜眼說瞎話”、“圣敏無能人，不懂知識產(chǎn)權(quán)，越做越被動。只知坑人、圣敏必死”、“騙錢”、“聲明也是胡言亂語”、“圣敏活不了多久了”等內(nèi)容7。明顯帶有侮辱、貶低性的語言，最終被法院認(rèn)定為構(gòu)成商業(yè)詆毀。
3）將兩家公司做傾向性的對比
在圣敏訴龍卷風(fēng)案中，被告在QQ群、微信群中散布：如稱“這鍋比圣敏鍋好多了”、“我們有圣敏無法比擬的成本優(yōu)勢，我們只需要收圣敏一半的費用就能發(fā)展的很好，品牌還比圣敏響”、“上海的專利是用圖紙申請的，我們使用實物申請，法律效力不一樣”、“實物外形專利法律效力強、圖紙外形專利法律效力弱”等。法院認(rèn)為，這些對比說明既不全面也缺乏依據(jù)，無疑會貶低圣敏公司的專利、加盟費及配套設(shè)施，同時抬高自身的競爭優(yōu)勢，最終被法院認(rèn)定為構(gòu)成商業(yè)詆毀8。
二、專利權(quán)人公力救濟的限制
專利權(quán)人維護其專利權(quán)的公力救濟方式包括申請行政機關(guān)處理和提起專利侵權(quán)訴訟兩種方式，但是，如果在過程中存在濫用專利權(quán)的情況，可能會引起惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟和不侵權(quán)抗辯的后果。
1.惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟
在司法實踐中，一般認(rèn)為，惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟屬于惡意訴訟中的而一種，惡意訴訟，通常是指當(dāng)事人以獲取非法或不正當(dāng)利益為目的而故意提起一個在事實上和法律上無根據(jù)之訴，并致使相對人在訴訟中遭受損失的行為。認(rèn)定某種具體的訴訟行為屬于惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟，至少應(yīng)當(dāng)滿足以下構(gòu)成要件：1、一方當(dāng)事人以提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟的方式提出了某項請求，或者以提出某項請求相威脅。2、提出請求的一方當(dāng)事人具有主觀上的惡意。3、具有實際的損害后果。4、提出請求的一方當(dāng)事人提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟的行為與損害后果之間具有因果關(guān)系。
這其中最關(guān)鍵的一點，是如何認(rèn)定行使專利權(quán)的一方主觀上的惡意，在遠東水泥訴四方如鋼案中，法院認(rèn)為：所謂惡意，是指提出請求的一方當(dāng)事人明知其請求缺乏正當(dāng)理由，以有悖于權(quán)利設(shè)置時的目的的方式，不正當(dāng)?shù)匦惺乖V訟權(quán)利，意圖使另一方當(dāng)事人受到財產(chǎn)或信譽上的損害?！姆饺玟摴緹o效程序中在主動放棄和修改涉案專利權(quán)利要求后，在侵權(quán)訴訟中又基于此部分權(quán)利要求向遠東水泥公司提起專利侵權(quán)訴訟，主觀上明顯具有惡意。在袁利中與通發(fā)公司損害賠償案中，法院認(rèn)為，涉案實用新型專利雖然已經(jīng)被國家知識產(chǎn)權(quán)局授予專利權(quán)，形式上具有合法性，但是由于技術(shù)方案早已被國家標(biāo)準(zhǔn)所公開，明顯不符合新穎性的要求，且專利權(quán)人作為從事該行業(yè)多年的專業(yè)人士，對于該專利符合專利法授權(quán)實質(zhì)條件是明知的，其利用我國專利制度對于實用新型專利不進行實質(zhì)審查的規(guī)定將國家標(biāo)準(zhǔn)里的現(xiàn)有技術(shù)申請獲得專利權(quán)，其主觀狀態(tài)應(yīng)當(dāng)認(rèn)為是缺乏誠實信用的，其申請并獲得專利權(quán)的行為本身應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為是惡意申請。袁利中故意以他人受到損害為目的，以惡意申請并應(yīng)當(dāng)被認(rèn)定自始無效的專利權(quán)對通發(fā)公司提起專利侵權(quán)訴訟，致使通發(fā)公司在訴訟中遭受損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的民事賠償責(zé)任。
從法院的上述觀點，不難看出，在認(rèn)定是否構(gòu)成惡意上，專利權(quán)的狀態(tài)是否有效或者是否惡意申請取得的，以及權(quán)利人對于其專利權(quán)狀態(tài)的主觀認(rèn)識，是主要的考量因素。因此，當(dāng)事人在申請專利以及提起專利侵權(quán)訴訟是之前要做好評估工作，尤其是對于外觀設(shè)計專利和實用新型專利，一方面要排查專利是否存在被認(rèn)定為惡意申請取得的專利的情形，另一方面，在提起侵權(quán)訴訟之前，也要核實清楚專利權(quán)的狀態(tài)，是否存在未交費終止、期限屆滿，以及所主張的權(quán)利要求是否存在已經(jīng)在無效程序中進行了修改。
2.濫用專利權(quán)抗辯
雖然我國的專利法及其司法解釋并未明確將濫用專利權(quán)作為一個侵權(quán)抗辯的事由，但是已經(jīng)有地方性的司法指導(dǎo)文件將濫用專利權(quán)作為抗辯理由之一，例如北京市高級人民法院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》第126條規(guī)定：被訴侵權(quán)人提供證據(jù)證明涉案專利為專利權(quán)人惡意取得的，可以判決駁回原告的訴訟請求。并在127條進一步規(guī)定了惡意取得專利權(quán)的情形：
惡意取得專利權(quán)，是指將明知不應(yīng)當(dāng)獲得專利保護的發(fā)明創(chuàng)造申請專利并獲得了專利權(quán)的行為，包括下述情形：
1）將申請日前專利權(quán)人明確知悉的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中的技術(shù)方案申請專利并取得專利權(quán)的；
2）國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定參與人，將在上述標(biāo)準(zhǔn)的起草、制定等過程中明確知悉的他人技術(shù)方案申請專利并取得專利權(quán)的；
3）將明知為某一地區(qū)廣為制造或使用的產(chǎn)品申請專利并取得專利權(quán)的；
4）采用編造實驗數(shù)據(jù)、虛構(gòu)技術(shù)效果等手段使涉案專利滿足專利法的授權(quán)條件并取得專利權(quán)的；
5）將域外公開的專利申請文件所披露的技術(shù)方案在中國申請并獲得專利權(quán)的。
也就是說，被訴侵權(quán)人如果提供證據(jù)證明涉訴的專利權(quán)是通過上述情形惡意取得的專利權(quán)，法院可以直接判定不侵權(quán)，另外，被訴侵權(quán)人還可以據(jù)此向法院提出惡意提起知識產(chǎn)權(quán)訴訟，要求對方賠償損失。
三、小結(jié)
總而言之，在專利糾紛中，專利權(quán)人不能任性地拿著專利權(quán)隨意開展維權(quán)活動，無論是私力救濟中發(fā)送警告函、還是與維權(quán)活動配合的宣傳推廣，還是公力救濟中的侵權(quán)訴訟和行政執(zhí)法，亦或是專利侵權(quán)訴訟中的抗辯，專利權(quán)的行使都應(yīng)當(dāng)受到一定的限制，如果把握不好，維權(quán)活動不僅達不到維護自己權(quán)益的效果，反而有可能導(dǎo)致陷入不正當(dāng)競爭或者惡意訴訟的泥潭，這一專利法領(lǐng)域的新發(fā)展不僅為企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)水平提出了更高的要求，也為知識產(chǎn)權(quán)法律服務(wù)行業(yè)提出了新的挑戰(zhàn)。
注釋：
1.（2014）民三終子第7號
2.（2017）京民終9號
3.（2015）民申字第191號
4.（2014）民三終字第7號
5.立方律師事務(wù)所微信公眾號：慎用知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)警告函——從本田與雙環(huán)專利糾紛案說起
6.（2016）粵民終1716號
7.（2016）蘇民終723號
8.（2016）蘇民終723號此篇文章由北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司版權(quán)所有,轉(zhuǎn)載請注明出處