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文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 高少蔚 王靜宇 丁媚
1.1 美國國家階段申請之專利概況
1.1.1 專利主管單位
美國專利相關(guān)事務(wù)主管單位是美國專利商標局 (簡稱USPTO)，官方網(wǎng)站為：www.uspto.gov。
1.1.2 專利保護類型
美國專利保護類型及保護期限如表1-2-1所示。
表1-2-1 美國專利保護類型
美國不存在實用新型專利，且只有發(fā)明專利（Utility patent）能夠通過PCT進入到美國國家階段的方式來獲得權(quán)利。若想要在美國注冊外觀專利，就只能通過巴黎公約途徑或海牙協(xié)定方式才能進行。
1.1.3 PCT進入美國國家階段的時限
PCT進入美國國家階段的相關(guān)時限如表1-2-2所示。
表1-2-2 PCT進入美國國家階段的時限
通俗來講，依據(jù)PCT條約第I章就是指在未請求國際初步審查情況下進入國家階段的期限，而依據(jù)PCT條約第II章指的是在請求國際初步審查的情況下進入國家階段的期限。
1.1.4 PCT進入美國國家階段使用的語言
通過PCT方式在美國進行專利申請，與官方相關(guān)事項處理均使用英文進行。
1.1.5 PCT進入美國國家階段的文件要求：
?。?）PCT原始申請文件：國際申請文件（包括受理文本、檢索報告及其書面意見）的副本
（2）在PCT國際階段對申請文件的的修改：如對權(quán)利要求作了修改（PCT第I章19條）的，需同時提交原權(quán)利要求文本及修改后的文本；如對權(quán)利要求及說明書作了修改的（PCT第II章34條），需同時提交原權(quán)利要求及說明書文本及修改后的文本，并提交由國際初審單位作出的初審報告的副本
?。?）申請文件及修改的譯文
?。?）發(fā)明人聲明（宣誓書）
（5）委托書
?。?）優(yōu)先權(quán)聲明文件
?。?）信息披露聲明（IDS）
?。?）申請文件清單
根據(jù)PCT條約第20條，PCT國際局應(yīng)在國際申請的國際公布日以后向各指定局/選定局傳送PCT原始申請文件及在PCT國際階段對申請文件的修改。
1.2 美國國家階段申請之申請階段
1.2.1 申請路徑
PCT國際申請進入美國國家階段可以采用兩種不同進入途徑，兩種途徑分別為：（1）根據(jù)美國專利法第371條，通過PCT傳統(tǒng)途徑進入美國國家階段；（2）根據(jù)美國專利法第111(a)條，通過bypass途徑進入美國國家階段。其中，第（2）種路徑是美國特有的專利申請方式。
兩種申請路徑對比如表1-2-3所示。
表1-2-3 PCT傳統(tǒng)途徑和bypass途徑對比表
1.2.2 申請遞交方式
PCT國際申請進入美國國家階段，官方文件的遞交與中國專利申請類似，也有兩種遞交方式。一種是電子遞交，另一種是紙件遞交。兩種遞交方式的使用范圍如下：
?。?）電子提交方式：一般來說，當?shù)厥聞?wù)所會采取電子方式提交申請。
?。?）紙件提交方式：僅在特殊情況下，當?shù)厥聞?wù)所才會采取紙件形式提交申請。
1.2.3 申請信息核對
PCT國際申請進入美國國家階段時需要對以下信息進行核對：
?。?）發(fā)明人信息：
應(yīng)核對委托方提供的發(fā)明人信息是否與同PCT國際公布一致以及是否與優(yōu)先權(quán)申請所列的發(fā)明人一致。若出現(xiàn)不一致的情況，應(yīng)與委托方進行核實。
若國際公布信息正確，則以公布為準；若國際公布信息有誤，先請求更正國際階段信息，獲得國際局下發(fā)的官方通知后提供給國外當?shù)厥聞?wù)所。
（2）申請人信息：
應(yīng)核對委托方提供的申請人信息是否與同PCT國際公布一致以及是否與優(yōu)先權(quán)申請所列的申請人一致。若出現(xiàn)不一致的情況，應(yīng)與委托方進行核實。
若國際公布信息正確，則以公布為準；若國際公布信息有誤，先請求更正國際階段信息，獲得國際局下發(fā)的官方通知后提供給國外當?shù)厥聞?wù)所。
?。?）優(yōu)先權(quán)信息：
應(yīng)核對優(yōu)先權(quán)信息，包括國家、申請?zhí)柡蜕暾埲铡?/p>
1.2.4 核對專利申請文件：
應(yīng)核對申請文件信息，包括國際申請?zhí)?、申請日、發(fā)明名稱、摘要、說明書、權(quán)利要求書及附圖。
1.2.5 確認官方費用：
（1）申請費用
PCT國際申請進入美國國家階段費用如表1-2-4所示。
表1-2-4 PCT國際申請進入美國國家階段費用
（2）超頁超項費用：
美國專利申請超頁超項費用如表1-2-5所示。
表1-2-5 美國專利申請超頁超項收費明細表
根據(jù)美國專利細則37 CFR 1.16，在提交一件美國申請時，申請人應(yīng)繳納超項費。根據(jù)美國專利細則37 CFR 1.16（h）, 當本申請獨立權(quán)項數(shù)超過3項時，應(yīng)繳納獨立權(quán)項超項費，每超出一項，繳納一份費用；根據(jù)美國專利細則37 CFR 1.16（i），當本申請總權(quán)項數(shù)（無論是獨立權(quán)項還是從屬權(quán)項）超過20項時，應(yīng)繳納超項費，每超出一項，繳納一份費用。除此之外，當本申請中包含一項多項引用權(quán)項時，申請人還應(yīng)繳納多項引用權(quán)項費。
1.2.6 委托當?shù)厥聞?wù)所
PCT進入美國國家階段應(yīng)向外國當?shù)厥聞?wù)所下達正式委托指示，通常應(yīng)包括以下內(nèi)容：
?。?）申請人、發(fā)明人的中英文名稱、中英文地址信息；
?。?）PCT進入美國國家階段的路徑；
?。?）申請人的實體性質(zhì)（大實體、小實體、微實體）；
（4）申請文件譯文，包括發(fā)明名稱、摘要、說明書、權(quán)利要求書和附圖；
?。?）優(yōu)先權(quán)信息；
?。?）IDS文件及清單；
?。?）PCT進入美國國家階段的絕限（自最早優(yōu)先權(quán)日/國際申請日起30個月）；
?。?）委托方期望的指定提交日（如有）；
?。?）特殊要求（如有）。
在向當?shù)厥聞?wù)所委托時，應(yīng)明確指出PCT進入美國國家階段的路徑。通常情況下，若不明確指出，或是申請文件中無明顯的路徑顯示， 當?shù)厥聞?wù)所將默認委托的申請路徑為通過PCT進入美國國家階段的申請。在此，應(yīng)向當?shù)厥聞?wù)所發(fā)出無歧義的委托指示。
針對正式委托的流程操作如下：
?。?）下達正式委托后，應(yīng)建立時限監(jiān)控，包括針對當?shù)厥聞?wù)所確收的日期和委托的提交日期（或絕限日期）；
?。?）當?shù)厥聞?wù)所回函確認收到指示后，結(jié)束針對當?shù)厥聞?wù)所的確收時限監(jiān)控；
（3）若未收到確收，持續(xù)發(fā)送提醒信函，直至當?shù)厥聞?wù)所回函確收，結(jié)束時限監(jiān)控提醒。
1.2.7 轉(zhuǎn)達受理通知書
電子形式提交的專利申請，當天可以收到電子回執(zhí)。
應(yīng)核查電子回執(zhí)中的基本信息，并通過核查電子回執(zhí)中的信息來判斷申請類型是否正確。以下是對電子回執(zhí)的摘錄說明，供參考。從該摘錄說明中可看出，當Application Type顯示為 U.S.National stage under 35 U.S.C. 371時，則說明該美國申請是PCT進入美國國家階段的申請；當Application Type顯示為 Utility under 35 U.S.C. 111(a)時，則說明該美國申請是PCT進入美國國家的申請（就整體而言，也可能是巴黎公約申請，但本節(jié)主要針對PCT進入美國介紹）。
*美國電子申請?zhí)峤换貓?zhí)摘錄示例
針對提交申請后的流程操作如下：
?。?）收到當?shù)厥聞?wù)所提交報告后，結(jié)束提交期限的時限監(jiān)控；
（2）若未在指定期限收到local的提交反饋，持續(xù)發(fā)送提醒信函，直至收到當?shù)厥聞?wù)所的提交報告，結(jié)束時限監(jiān)控提醒；
?。?）記錄提交日、申請?zhí)柕壬暾埿畔ⅲ?/p>
?。?）核查提交USPTO的信息，包括著錄信息、費用金額等；
?。?）建立IDS監(jiān)控期限；
（6）轉(zhuǎn)達已確認的提交文件至委托方；
?。?）建立期限，監(jiān)控受通及初審合格通知，提交階段任務(wù)結(jié)束。
*注意事項
（1）進入國家階段救濟途徑
PCT進入美國國家階段的期限適用救濟途徑。通常情況下，適用非故意理由導致錯過PCT進入美國國家階段期限（自最早優(yōu)先權(quán)日或國際申請日起30個月）時，可在新申請?zhí)峤粫r請求恢復，提交恢復聲明，并繳納相應(yīng)的恢復費，以恢復進入美國國家階段的機會。
（2）優(yōu)先權(quán)恢復
作為指定局，USPTO受理優(yōu)先權(quán)恢復請求的國際申請，適用非故意理由。
（3）不喪失新穎性的寬限期
在專利申請的有效申請日前1年之內(nèi)，發(fā)明人自己或其繼受者對專利主題的主動披露不影響專利申請的新穎性。
?。?）發(fā)明人聲明或宣誓書
若發(fā)明人拒絕簽字或無法聯(lián)系，申請人可以簽署替代聲明
?。?）信息披露聲明（簡稱IDS）
與專利申請的提交和申請過程相關(guān)的人都有義務(wù)提交IDS，所謂有義務(wù)的人通常包括：
a）本申請中列出的每一位發(fā)明人；
b）參與本申請的準備和申請過程的每一位律師或者代理；
c）實質(zhì)上參與本申請的準備和申請過程的任何其他人，以及與發(fā)明人、受讓人或者任何有權(quán)受讓本申請的任何人相關(guān)的任何其他人。
提交IDS需要注意以下事項：
a）IDS提交文件：主要為披露申請人或其他相關(guān)人員可獲知的對其專利可能有實質(zhì)性影響的資料。該資料通常包括但不限于：現(xiàn)有技術(shù)、同族專利檢索報告、相關(guān)審查意見通知書及其中引用的參考文獻等。
b）IDS提交期限：在整個專利申請過程中，義務(wù)人都應(yīng)在知道或應(yīng)當知道IDS文件時及時向USPTO提交。
c）在提交階段時，義務(wù)人應(yīng)在提交申請文件的同時或之后（一般不超過三個月）或第一次OA下發(fā)之前，向USPTO提交IDS。此階段提交IDS沒有官費。
?。?）優(yōu)先權(quán)文件
中國局和美國局開通了優(yōu)先權(quán)文件自動電子交換服務(wù)，對于首次申請在中國局提交，后續(xù)去美國局進行國家申請的情況下，可以自動進行優(yōu)先權(quán)文件的電子交換，且不收取額外費用。對于PCT進入美國國家階段的申請來說，優(yōu)先權(quán)文件通常已在國際階段遞交。
?。?）費用減免信息
美國專利法把申請人劃分為大實體、小實體和微實體。根據(jù)不同類型的申請人適用不同的官費標準，對于申請階段的官費而言，小實體可優(yōu)惠50%，微實體可優(yōu)惠75%。
1.3 美國國家階段申請之審查階段
美國實審程序是自動啟動，無需提出實審請求。但是根據(jù)委托方要求，可提出加速實審請求。
USPTO為不同的申請人提供了各種加速途徑，包括PPH，優(yōu)先審查程序，普通加速審查程序，特殊加速審查程序以及試點項目。
1.3.1 美國PPH
專利審查高速公路(簡稱PPH)是在美國專利申請中常用的加快審查途徑。USPTO是在后申請的審查局，且作為在先申請的審查局經(jīng)過審查程序認為受理的對應(yīng)申請包含至少一項可被授權(quán)或具有可專利性的權(quán)利要求，那么申請人可以向USPTO 請求參與PPH 項目。
1.3.1.1 常規(guī)操作流程
PPH程序中，常規(guī)操作流程如下：
?。?）在USPTO未啟動實審時，根據(jù)委托方指示，委托當?shù)厥聞?wù)所提出PPH請求；
?。?）建立監(jiān)控。通常來說，一旦PPH提交以后，USPTO會自提交日起4個月內(nèi)決定是否接受該請求，并下發(fā)官方通知。通知類型包括：
a）PPH準予決定通知（摘錄示例如下圖）：該通知無需答復。
b）PPH駁回通知（摘錄示例如下圖）：該通知為補正類通知，答復期限為自發(fā)文日起1個月或30天（以后到期的為準）內(nèi)，應(yīng)根據(jù)通知中所指出的缺陷進行補正，以滿足PPH的全部要求。
c）PPH拒絕通知（摘錄示例如下圖）： 該通知是告知類通知。告知申請人PPH請求被拒絕。 該通知通常是因PPH請求未滿足時機要求（即審查員已開始審查）而產(chǎn)生。
1.3.1.2 PPH決定處理
一旦收到PPH決定的通知，應(yīng)及時轉(zhuǎn)達給委托方。對于需要答復的PPH決定通知，應(yīng)建立時限監(jiān)控提醒。同時，結(jié)束對PPH決定的監(jiān)控。PPH決定監(jiān)控包括以下類型：
對于需要答復的PPH決定通知，指示外所提交答復后，完成確收監(jiān)控后，結(jié)束時限監(jiān)控提醒；
收到PPH準予決定通知后，應(yīng)建立OA時限監(jiān)控。通常情況下，審查員會在2-3個月內(nèi)對準予PPH的專利申請進行審查，并下發(fā)第1次OA或授權(quán)通知；并在收到OA后，結(jié)束OA時限監(jiān)控。
1.3.2 轉(zhuǎn)達OA官文
美國的OA官文類型分為RR/Non-final OA/Final OA/AA。
1.3.2.1 Restriction Requirement 限制要求通知書（簡稱RR）
當審查員在執(zhí)行檢索時發(fā)現(xiàn)本申請存在兩項或兩項以上發(fā)明點，會發(fā)出RR，要求申請人通過答復RR來確定審查基礎(chǔ)。RR的官方答復期限為RR發(fā)文日起的兩個月內(nèi)。
RR官文摘錄示例
限制要求通知書處理操作流程如下：
?。?）收到當?shù)厥聞?wù)所轉(zhuǎn)來的RR時，記錄發(fā)文日、官方期限、當?shù)厥聞?wù)所限等信息；建立兩條時限監(jiān)控，分別針對官方期限和當?shù)厥聞?wù)所期限；
（2）制作RR任務(wù)書，下發(fā)任務(wù)至代理部；
（3）監(jiān)控在當?shù)厥聞?wù)所期限內(nèi)向當?shù)厥聞?wù)所發(fā)出答復指示并監(jiān)控確收。確認當?shù)厥聞?wù)所確收后，結(jié)束針對當?shù)厥聞?wù)所期限的監(jiān)控；
?。?）監(jiān)控當?shù)厥聞?wù)所在官方答復期限內(nèi)答復官方，收到當?shù)厥聞?wù)所答復報告后，結(jié)束針對官方期限的監(jiān)控；
?。?）向委托方轉(zhuǎn)達當?shù)厥聞?wù)所的RR答復文件，RR任務(wù)結(jié)束。
1.3.2.2 Non-Final Rejection 非最終駁回意見（簡稱NR，又稱之為Non-final OA）
在實質(zhì)審查過程中，審查員發(fā)出的審查意見通知書，提出駁回意見。NR的官方答復期限為NR發(fā)文日起的三個月內(nèi)。
非最終駁回意見處理操作流程，同可參照RR的處理流程。
NR官文摘錄示例
2.3.2.3 Final Rejection 最終駁回意見（簡稱FR，又稱之為Final OA）
審查員在NR之后發(fā)出的最終審查意見通知書，F(xiàn)R的官方答復期限為FR發(fā)文日起的三個月內(nèi)。
最終駁回意見處理操作流程，可參照RR的處理流程。
FR官文摘錄示例
1.3.2.4 Advisory Action傾向性意見（簡稱AA）
AA通常出現(xiàn)在答復FR之后，答復期限為FR發(fā)文日起的3個月內(nèi)。審查員考慮FR答復之后，酌情發(fā)出的一個體現(xiàn)審查員態(tài)度和意見的官文?？筛鶕?jù)實際情形選擇以下方式處理：
?。?）答復該通知（提出繼續(xù)申請Continuing Application，簡稱CA；或提出部分繼續(xù)申請Continuing-in-part Application，簡稱CIP）；或
（2）放棄答復該通知；或
（3）提RCE；或
?。?）提Appeal。
AA官文摘錄示例（自FR發(fā)文日起的三個月）
?、俅_認答復期限：
轉(zhuǎn)達OA官文時，應(yīng)通知申請人在規(guī)定的期限內(nèi)進行相應(yīng)修改和答復。美國專利申請中OA官文答復期限一般為3個月，該期限可以延期，最遲延期應(yīng)不超過OA官文發(fā)文日起的6個月。延期費應(yīng)在答復OA官文的同時繳納。
美國專利審查指南中規(guī)定，若申請人在2個月內(nèi)答復FR，審查員在FR的3個月法定答復期限之后發(fā)出AA的，延期費從AA的發(fā)文日起算，除此之外，延期費都將從FR的官方答復期限起算。
在實操過程中，期限失控、錯誤計算延期時間導致少繳納延期費的狀況偶爾也會出現(xiàn)，流程管理員需注意核實當?shù)厥聞?wù)所告知的期限正確與否，學會在實操過程中一點點積累知識，并根據(jù)實際業(yè)務(wù)需求靈活運用。
1.3.3答復OA官文
將委托方確認的答復稿件提交至國外當?shù)厥聞?wù)所，并監(jiān)控提交官方的情況。
*注意事項
（1）OA官文答復延期費
錯過了OA官文的常規(guī)答復期限，繳納延期費可進行補救。美國官文答復延期費的標準如表1-2-6所示。
表1-2-6 美國官文答復延期費標準
?。?）超項附加費
答復OA官文時，若遞交的針對申請文件的修改內(nèi)容出現(xiàn)了超出權(quán)項的情況，還應(yīng)繳納超項附加費。
（3）信息披露聲明(IDS)
Non-Final OA下發(fā)之后到Final OA或授權(quán)通知之前，應(yīng)注意提交IDS。
此階段有2種情況，一種是不需要繳納官費，只需要交一份聲明，聲明是在首次獲悉該IDS資料日起3個內(nèi)提交的IDS；一種是不符合聲明的情況，需要繳納USD 180官費（大實體標準）
?。?）繼續(xù)審查程序(RCE)
收到USPTO下發(fā)的Final-OA時，若申請人希望與該審查員進行繼續(xù)爭辯或提交相應(yīng)修改，可啟動RCE程序。啟動RCE程序，須繳納相應(yīng)費用（具體如表1-2-7所示）。RCE程序可以啟動多次，通常情況下，每次RCE程序中，申請人可以獲得兩次與審查員爭辯或提交修改的機會。
表1-2-7 美國RCE程序收費表
（5）上訴程序 收到USPTO下發(fā)的Final-OA時，若申請人對審查員作出的授權(quán)或駁回決定不服，可啟動上訴程序。
（6）延續(xù)申請程序
在申請?zhí)幱趹叶礇Q的狀態(tài)（pending）的狀態(tài)時，申請人可以選擇啟動繼續(xù)申請（Continuation Application）、部分繼續(xù)申請（Continuation-in-part Application）和分案申請（Divisional Application）來提出一件新的專利申請。
1.3.2.5 案例分析
本小節(jié)通過簡單清晰的圖示列出有AA存在的不同延期情形，供讀者在實操過程中參考。
?。?）情形1、申請人于FR發(fā)文日起的2個月內(nèi)完成答復，審查員在3個月答復期內(nèi)發(fā)出AA，若AA答復日晚于3M法定期限，則延期自3M法定期限起算。
?。?）情形2、申請人于FR發(fā)文日起的2個月內(nèi)完成答復，審查員在3個月答復期之后發(fā)出AA， 則AA的延期費自AA發(fā)文日起算。
（3）情形3、申請人于FR發(fā)文日起的3個月內(nèi)完成答復，審查員在3個月答復期內(nèi)發(fā)出AA， 則AA的延期費自3個月官方期限起算。
?。?）情形4、申請人于FR發(fā)文日起的3個月內(nèi)完成答復，審查員在3個月答復期之后發(fā)出AA， 則AA的延期費自3個月官方期限起算。
1.4 美國國家階段申請之授權(quán)階段
1.4.1 核對授權(quán)通知書
收到授權(quán)通知書，應(yīng)核對申請信息，主要是授權(quán)的權(quán)利要求項數(shù)。
1.4.2 核對授權(quán)費
應(yīng)根據(jù)申請人的類型，核對授權(quán)費。美國專利授權(quán)費，如表1-2-8所示。
表1-2-8 美國專利授權(quán)費
1.4.3 確認繳納授權(quán)費期限
美國專利申請中，授權(quán)費的繳納期限為3個月。該期限不能延展。
1.4.4 轉(zhuǎn)達授權(quán)通知書
及時向委托方轉(zhuǎn)達授權(quán)通知書，并告知官費與期限。
1.4.5 核對專利證書
收到專利證書，應(yīng)核對專利權(quán)信息與授權(quán)文本。
1.4.6 核算PTA
若專利證書中有PTA天數(shù)，應(yīng)進行計算并核對。
專利期限調(diào)整(簡稱PTA)：根據(jù)美國專利法 154（b）款的規(guī)定，在專利申請、審查、授權(quán)等相關(guān)程序中，一旦出現(xiàn)由于美國專利商標局的拖延或非申請人的原因造成的延遲，美國專利商標局須將拖延的天數(shù)補償至專利期限中。
1.4.7 轉(zhuǎn)達專利證書
應(yīng)及時向委托方轉(zhuǎn)達專利證書，包括專利權(quán)人、專利號、授權(quán)日期，專利期限以及再次繳納費用期限。
*注意事項
?。?）信息披露聲明(IDS)
在final OA后或支付授權(quán)費當天或之前，若出現(xiàn)需要遞交IDS的情況出現(xiàn)，應(yīng)及時提交。此階段需繳納USD 180官費（大實體標準）和一份聲明，USPTO才會考慮IDS。
?。?）修改證書信息與授權(quán)文本
在最終決定是否授權(quán)的通知發(fā)出之前，申請人可對權(quán)利要求書、說明書及附圖進行主動修改或應(yīng)審查意見通知書內(nèi)容進行修改；在最終決定發(fā)出后，申請人僅能對權(quán)利要求作刪除，或依審查員意見對申請文件進行修改，或者將已駁回的權(quán)利要求用更好的方式呈現(xiàn)用以在上訴中加以重新考慮。
1.5 美國國家階段申請流程圖
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