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文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 郭化雨
發(fā)明專利在授權(quán)之前，都需要經(jīng)過實質(zhì)審查程序，也就是業(yè)內(nèi)常說的實審。在實審階段，由于對比文件的公開程度有可能會導(dǎo)致本申請原獨立權(quán)利要求例如權(quán)1出現(xiàn)創(chuàng)造性問題，為了提高授權(quán)前景，專利權(quán)人一般會對原獨立權(quán)利要求進(jìn)行修改，增加一些特征或限定一些特征來限縮原本的保護(hù)范圍，以體現(xiàn)出本申請相對于對比文件具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進(jìn)步。除此之外，專利權(quán)人還可以通過主動補(bǔ)正或者在主動修改時機(jī)對原權(quán)利要求書進(jìn)行修改。
不論在什么時機(jī)進(jìn)行修改，申請人對權(quán)利要求書的修改均應(yīng)符合專利法第33條的規(guī)定：“申請人可以對其專利申請文件進(jìn)行修改，但是，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍”。
一個申請文件在實審階段，面對的一般是一位審查員，審查員所投入的時間和精力畢竟有限，不可能對每個申請文件的審查都面面俱到，故有可能未注意到某些申請文件權(quán)利要求中模棱兩可的修改、有超范圍嫌疑的修改或者不能直接地、毫無疑義的確定出的修改等。
所以，有些申請人在實審階段對權(quán)利要求書的修改比較隨意，會為了拿到專利權(quán)而“過度”修改權(quán)利要求書，甚至添加一些原本未記載在申請文件中的內(nèi)容。雖然有可能這類修改僥幸未被審查員察覺并因此獲得了授權(quán)，但是，由于修改帶來的隱患實際存在并未消除，故這種取巧的修改有可能會導(dǎo)致獲得的該專利權(quán)不穩(wěn)定。
故筆者認(rèn)為，在實審階段對申請文件權(quán)利要求書的修改需要謹(jǐn)慎，應(yīng)盡量避免出現(xiàn)明顯的修改超范圍問題，否則即使獲得了專利權(quán)，該專利在遭遇無效時，請求人會投入更多的人力物力分析該專利，任何實審階段的細(xì)微問題都相當(dāng)于放在放大鏡下審視。故一些已經(jīng)授權(quán)的專利可能會因為實審階段的修改導(dǎo)致出現(xiàn)難以解決的問題。
筆者本身具有一些專利無效的實務(wù)經(jīng)驗，在代表請求人請求一件專利無效時，涉案專利就存在比較明顯的修改問題。該專利記載了一種掛個性化的設(shè)置方法，通過該方法用戶可以將自身熟悉的個性化設(shè)置從第一終端上傳到服務(wù)器，當(dāng)該用戶需要使用陌生的第二終端時，該用戶可以從服務(wù)器下載之前上傳的個性化設(shè)置并應(yīng)用在第二終端中，使得第二終端的應(yīng)用環(huán)境變?yōu)樽约菏煜さ膽?yīng)用環(huán)境，從而提高了用戶體驗。
其授權(quán)文本中的獨立權(quán)利要求1記載了如下方案（由于獨權(quán)較長，故隱去了與本文論述無關(guān)的部分特征，并為了便于描述增加了段落編號）：
“1.一種個性化的設(shè)置方法，其特征在于，包括以下步驟：
?。╝）用戶利用第一終端提取所述第一終端上的個性化設(shè)置的參數(shù)以得到不同粒度的個性化設(shè)置參數(shù)并向服務(wù)器傳輸所述不同粒度的個性化設(shè)置參數(shù)；
（b）所述服務(wù)器將所述不同粒度的個性化設(shè)置參數(shù)按照粒度大小或者按照時間順序保存在所述服務(wù)器上；
所述用戶利用與所述第一終端不同的第二終端向所述服務(wù)器傳輸下載所述個性化設(shè)置參數(shù)的請求…
（c）在驗證成功后，所述服務(wù)器根據(jù)所述第二終端的配置信息將至少一個粒度的個性化設(shè)置參數(shù)傳輸給所述第二終端；以及
所述用戶在所述第二終端上配置所述個性化設(shè)置參數(shù)以得到所述個性化設(shè)置…。”
其中加粗的部分均為專利權(quán)人在實審階段修改增加到原權(quán)利要求1中的特征，也是本文議論焦點所在。
段落a和b中的修改是依據(jù)原從屬權(quán)利要求，從修改超范圍的角度來看并無太多不妥。但是段落c中的修改卻有很大問題，不論是“配置信息”還是“至少一個粒度”均完全未出現(xiàn)在原權(quán)利要求書或說明書中，也就是說根本沒有記載。
針對配置信息，有可能作為修改依據(jù)為說明書中的一段內(nèi)容“用戶可以根據(jù)自己終端的能力，選擇不同粒度的個性化設(shè)置參數(shù)。如果第二終端是文字處理能力較差的手機(jī)等，則可以選擇低粒度的個性化設(shè)置參數(shù)。如果第二終端是臺式機(jī)等，則可以選擇最高粒度的個性化設(shè)置參數(shù)”。
但是根據(jù)此處記載所能得到的信息卻和段落c之間有很大區(qū)別，首先，說明書記載的是用戶根據(jù)自己終端能力從服務(wù)器挑選合適粒度的個性化設(shè)置參數(shù)，也就是由人來實現(xiàn)選擇，而并非是有服務(wù)器進(jìn)行的選擇。其次，用戶根據(jù)的是自己終端的能力，或者說文字處理能力，這和配置信息的概念是有很大差別的，畢竟根據(jù)權(quán)利要求的上下文，該配置信息可以有很多可能的解讀空間，至少不能根據(jù)說明書這段的記載直接地、毫無疑義的確定出終端的能力就是配置信息。
故筆者認(rèn)為對段落c的這一修改不僅導(dǎo)致了明顯的修改超范圍的問題，甚至也會導(dǎo)致權(quán)利要求不清楚、權(quán)利要求得不到說明書的支持以及權(quán)利要求書和說明書公開不充分的問題。其中不清楚、不支持、公開不充分的問題可能可以在口審階段通過解釋、限縮而得到一定程度的解決，但是，修改超范圍的問題卻比較棘手，難以解決。
所以在口頭審理時，針對這一點也是請求人和專利權(quán)人爭論的焦點，由于確實修改超范圍的問題比較嚴(yán)重，專利權(quán)人在解釋時就出現(xiàn)了一定顧此失彼、前后矛盾的論點。
在針對超范圍的無效請求理由的論述階段，專利權(quán)人對“服務(wù)器根據(jù)配置信息”這一修改進(jìn)行了解釋，專利權(quán)人首先明確修改依據(jù)就是上述說明書記載的段落，并認(rèn)為由于用戶的認(rèn)知是有限的，有可能并不能了解自己終端的能力高低，故在用戶不能認(rèn)知終端能力的前提下，可以直接地、毫無疑義的確定出服務(wù)器可以根據(jù)終端的配置信息下發(fā)合適的個性化設(shè)置參數(shù)。很顯然這一論點難以站得住腳，而且即使站在專利權(quán)人解釋的邏輯，在修改時也應(yīng)將用戶認(rèn)知能力這一條件修改到權(quán)利要求中才能實現(xiàn)一定程度上所謂的“直接地、毫無疑義”。
之后，專利權(quán)人又對“至少一個粒度”這一修改進(jìn)行了解釋，由于說明書中確實沒有記載服務(wù)器下發(fā)個性化設(shè)置參數(shù)時有至少一個粒度，也沒有任何可能相關(guān)記載的情況，故專利權(quán)人轉(zhuǎn)而強(qiáng)調(diào)修改后的段落a和段落b可以作為修改段落c的依據(jù)，即之前用戶從第一終端上傳了不同粒度的個性化設(shè)置參數(shù)，那么之后用戶就可以從服務(wù)器下載不同粒度的個性化設(shè)置參數(shù)，也就是說，專利權(quán)人認(rèn)為上傳不同粒度個性化設(shè)置參數(shù)可以作為下載個性化設(shè)置參數(shù)的修改依據(jù)，上述修改是可以直接地、毫無疑義確定的。
先拋開“不同粒度”和“至少一個粒度”實際保護(hù)范圍是有區(qū)別的不說，至少專利權(quán)人在解釋這一修改時明確了上傳的粒度和下載的粒度相同這一邏輯，但是這一邏輯顯然和專利權(quán)人解釋“配置信息”時的邏輯有矛盾，在解釋配置信息是否超范圍時，專利權(quán)人認(rèn)為服務(wù)器可以在用戶不具有足夠認(rèn)知能力時根據(jù)第二終端的能力確定出適合第二終端能力的個性化設(shè)置參數(shù)，通過說明書中記載的文字處理能力較差的手機(jī)可以選擇低粒度的個性化設(shè)置參數(shù)，文字處理能力較好的臺式機(jī)可以選擇最高粒度的個性化設(shè)置參數(shù)，顯然這里服務(wù)器確定下發(fā)給第二終端的個性化設(shè)置參數(shù)應(yīng)與第二終端能力相關(guān)，而不是與第一終端上傳的個性化設(shè)置參數(shù)相關(guān)。
故專利權(quán)人針對“配置信息”是否超范圍的解釋與針對“至少一個粒度”是否超范圍的解釋出現(xiàn)了前后矛盾的地方。若合議組認(rèn)同了請求人的上述意見，就很有可能會讓合議組傾向于對該專利做出部分或全部無效決定。
可見，實審階段對權(quán)利要求書的修改如果過于隨意或者為了授權(quán)強(qiáng)行增加技術(shù)特征的話，即使僥幸未被審查員發(fā)現(xiàn)而獲得了授權(quán)，若后續(xù)遇到專利權(quán)無效時，修改導(dǎo)致的問題依然會對專利權(quán)帶來不穩(wěn)定的影響。
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