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文/集佳知識產權代理有限公司 王靜宇
對于接觸過美國專利申請的發(fā)明人、申請人或者專利代理人來說，IDS是一件在美國專利申請中被多次提及的話題。即使對于美國專利律師而言，IDS也是一個經(jīng)常會被探討的話題，一些美國律所甚至專門提供有關IDS提交策略規(guī)劃的服務。由此，IDS的重要性可見一斑。
IDS是Information Disclosure Statement的英文縮寫，通常被譯為“信息披露聲明”。在美國專利法實施細則37 CFR 1.56中，明確規(guī)定了在專利申請過程中信息披露的義務，義務人包括申請中署名的每一位發(fā)明人、準備或處理專利申請的每一位律師或代理人以及實質性地參與到專利申請準備階段或處理階段的任何其他人，包括受讓人或者任何有權利受讓的任何人。美國專利法中對信息披露義務的要求規(guī)定地極為詳盡的，也極為苛刻。因為如果有義務提交IDS的人沒有盡到信息披露的義務，欺騙或者試圖欺騙美國專利商標局(USPTO)，或采用不誠信的或明知故犯的態(tài)度來違反信息披露的義務，那么將會導致專利不被授權。實踐中，以專利權人欺騙或意圖欺騙USPTO，判專利在申請中有不正當行為(inequitable conduct)而導致專利最終無效實施的案例并不少。
美國專利法實施細則37 CFR 1.56的要求，有信息披露義務的人應向USPTO披露所有和本申請的可專利性實質相關(materiality)的所有現(xiàn)有技術資料，包括單獨或者與其他現(xiàn)有技術結合影響本申請權利要求可專利性的IDS信息，以及不利于申請人對于本申請中審查員的駁回意見進行答辯的IDS信息等。一般來說，包括現(xiàn)有技術背景資料、伙伴申請(counterpart application)中的檢索報告以及相關審查意見和引用文獻。實踐中，最常遇到的就是伙伴申請(counterpart application)中的其他專利局檢索報告中所引用的現(xiàn)有技術。這些引用的現(xiàn)有技術主要包括X類、Y類、A類、R類、P類和E類文件。其中，
a)X類——是在檢索報告中被審查員是認為特別相關的文件，單獨考慮該文件就能認定本申請是否具有新穎性或創(chuàng)造性，這類文件都是需要作為IDS提交的；
b)Y類——是在檢索報告中被審查員是認為特別相關的文件，和X類相比來說，還需要與其他現(xiàn)有技術文件結合且該結合對于本領域內的技術人員來說是顯而易見時，可以來判斷本申請不具有創(chuàng)造性，這類文件都是需要作為IDS提交的；
c)A類——是在檢索報告中被審查員認為是不特別相關的表示現(xiàn)有技術一般狀態(tài)的文件，屬于背景技術方面的資料，這類文件是否屬于materiality，還需經(jīng)過專業(yè)代理律師判斷才能最終決定是否提交，一般建議最好都作為IDS提交；
d)R類——任何單位或個人在申請日向專利局提交的、屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造的專利或專利申請文件（如同日提交的實用新型），可以考慮不作為IDS提交；
e)P類——所謂的“中間文件”，即公布日先于本申請的提交日或國際申請日但遲于所要求的優(yōu)先權日，這類文件是否屬于materiality，還需經(jīng)過專業(yè)代理律師判斷才能最終決定是否提交，一般建議最好都作為IDS提交；
f)E類——抵觸申請，其先于本申請?zhí)峤坏沁t于本申請的提交日公開，一般可以不作為IDS提交。
USPTO對于申請人提交的IDS相關的文件數(shù)量以及文件大小都沒有限制。當并不能判斷一份資料是否與現(xiàn)有技術實質相關(materiality)時，謹慎來說，最好還是作為IDS來提交。這種情況下，判斷materiality的責任就歸咎于美國的專利審查員，而不是義務人本身。這也是一種規(guī)避IDS風險的策略。另外，與核實資料是否有materiality以及訴訟中被認為沒有完成IDS義務而被判在專利申請中有不正當行為(inequitable conduct)相比，提交所有盡可能相關的文件可能所花費的成本更小。當然，也還是有一定風險：有可能在后期訴訟中被認為故意在大量IDS資料中“隱藏”高度相關的文件。因此，當IDS資料特別巨大時，建議對資料進行分類，以便審查員能夠確切地進行參考。
除了IDS需要提交的資料，美國專利法實施細則37 CFR 1.97也詳細規(guī)定了對于IDS提交期限的要求。一般來說，可以簡單地認為在專利授權(grant)前，IDS義務人在首次獲悉了IDS資料時，就應當在首次獲悉日起的3個月內向USPTO披露IDS。對于從counterpart application中獲悉IDS，可以理解為counterpart application當局發(fā)文日起的3個月內應向USPTO進行披露IDS。具體來說，主要提交IDS的期限為五個階段：
a.第一階段——通常指本申請?zhí)峤蝗掌鸬?個月內或者是第一次OA下發(fā)之前。此階段提交IDS沒有官費；
b.第二階段——第一次OA(即，non-final OA)下發(fā)之后到Final OA或授權通知(Notice of Allowance)之前。此階段有2種情況，一種是不需要繳納官費，只需要交一份聲明，聲明是在首次獲悉該IDS資料日起3個內提交的IDS；一種是不符合聲明的情況，需要繳納USD 180官費（大實體標準）；
c.第三階段——final OA后或支付授權費當天或之前。此階段需要繳納USD 180官費（大實體標準）和一份聲明，USPTO才會考慮IDS；
d.第四階段——有2種情況。一種是在支付授權費以后授權日之前，此種情況下，如果需要遞交IDS，應根據(jù)美國專利法實施細則37 CFR 1.313的規(guī)定，提出撤回授權的請求并同時提交RCE請求，通過RCE程序重啟案卷，進行IDS的提交。自2012年，USPTO實行了QPIDS項目，為申請人提供了一種更便捷、成本更低的在支付授權費后提交IDS的途徑。 另外一種情況，是在收到final OA的情況下，此時只能通過在案卷被審查員關閉前，提交RCE重啟案卷來進行IDS的提交；
e.第五階段——在專利授權日后。一般來說，專利授權發(fā)證以后，IDS義務結束。但是，當遇到在專利申請過程中應該提交的關鍵性IDS資料而沒有提供時，還是有解決的辦法來處理，以避免訴訟中的風險。此種情況下，可以考慮通過領證后的補充審查程序（supplemental examination）來獲得IDS提交的機會，或者根據(jù)本申請的具體情況，考慮提交再頒專利申請來進行IDS的提交。
綜上所述，IDS的重要性決定了美國專利申請人或專利律師在專利申請過程中要根據(jù)現(xiàn)有技術的materiality，來決定具體需要提交IDS的內容，根據(jù)美國專利申請的每個階段IDS提交的程序以及首次獲悉IDS資料的時間來最終進行IDS的提交。
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