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文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 張穎
在美國專利申請實踐中有一種官文是Restriction for Requirement。在美國專利申請中，Restriction for Requirement主要用于避免發(fā)明人在一個申請中保護多個發(fā)明點。然而出于申請費用較高的考慮，發(fā)明人傾向于將多個不同的發(fā)明點寫入一個申請案件中。由于這樣會給審查員增加過度的負擔，專利局為了防止這種情況，Restriction for Requirement就產(chǎn)生了。
《美國專利審查程序手冊》802章中記載了“兩個或多個獨立的、有區(qū)別的發(fā)明不能存在于同一申請中，除非一個發(fā)明中沒有超過合理數(shù)量的多于一個的種類可以被具體記載在該發(fā)明的不同權利要求里，提供的申請要包括一個可授權權項，其和所有種類以及超出從權形式的種類相一致，或者包括相一致權利要求的所有限制”。如果審查員認為申請中存在多個獨立、有區(qū)別的發(fā)明，就會發(fā)出Restriction for Requirement的審查意見通知書，要求申請人在多個發(fā)明中選擇一個加以保護。其出發(fā)點是為了不給審查員增加過多的檢索負擔。
具體在Restriction for Requirement的官文中，審查員會經(jīng)常要求申請人在不同組中選擇一組，或者在不同種類中選擇一種，這兩者有一定的區(qū)別。
在不同組中選擇一組的問題其實和中國專利審查中的單一性問題有點相似。中國《專利法》第三十一條規(guī)定，一件發(fā)明專利或者實用新型專利申請應當僅限于一項發(fā)明專利或者實用新型專利。屬于一個總的發(fā)明構思的兩項以上的發(fā)明專利或者實用新型專利，可以作為一件申請?zhí)岢?。一件外觀設計專利申請應當限于一種產(chǎn)品所使用的一項外觀設計。用于同一類別并且成套出售或者使用的產(chǎn)品的兩項以上的外觀設計，可以作為一件申請?zhí)岢??？梢?，如果審查員要求在不同組中選擇一組，通常表明不同組的權利要求技術方案差異很大。在實踐中，需要在不同組的權利要求中做出選擇的情況往往是不同的裝置之間，不同的方法之間，以及裝置和方法沒有一一對應的情況下。
而在不同種類中選擇一種，是審查員要求限定權利要求而便于審查。一旦有可以被授權的主題，審查員會在發(fā)出授權通知書前重新審查其他被限定了的權利要求?？梢?，如果審查員要求在不同種類中選擇一種，通常表明不同種類的權利要求技術方案雖有差異，但不是特別大，依然在審查員可以考慮接受的范圍之內(nèi)。在實踐中，需要在不同種類的權利要求中做出選擇的情況往往是相互之間有一定聯(lián)系又沒有完全互相包括的裝置和方法之間。
當答復美國審查員發(fā)出的Restriction for Requirement官文時，申請人無論是否認可審查員的理由和結論，均必須在答復文件中選擇一組權利要求供審查員審查。如果申請人不同意審查員的理由和結論，可以在選擇了一組權利要求的同時，爭辯本申請權利要求不符合發(fā)出Restriction for Requirement的條件。
針對如何從多組權利要求中選擇出合適的一組權利要求的問題，建議盡可能地選擇范圍最大的那一組權利要求。如果后續(xù)審查員使用對比文件評述新創(chuàng)性，可以逐漸通過修改來縮小保護范圍以克服新創(chuàng)性問題。如果兩組權利要求的范圍是相互重疊的，建議申請人根據(jù)實際需要選擇被認為是最重要、最有意義的一組權利要求。通常來說，如果需要在裝置和方法之間做出選擇，考慮到裝置一般是實物性、物理性的，后續(xù)在侵權調(diào)查等程序中容易取證比較，優(yōu)先考慮保護裝置。
選擇完之后，接下來就要考慮審查員指出的不同組或種類之間有沒有通過修改使其克服Restriction for Requirement的條件的可能性，如果能夠通過進行幅度不大的修改使得不同組或種類的權利要求之間聯(lián)系緊密，克服審查員在通知書中指出的問題，則為上上策。
以筆者代理過的一個專利申請為例，該專利申請主要涉及MEMS壓力傳感器的結構，在美國Restriction for Requirement官文中，審查員將當前的權利要求分成兩組，每組又分為兩個種類：第一組關于裝置的權利要求，第一類權利要求27-36，第二類權利要求37-48；以及第二組關于方法的權利要求，第一類權利要求1-12，第二類權利要求13-26。
審查員指出第二組權利要求1-12、13-26所保護的方法和第一組權利要求27-36、37-48所保護的設備之間不屬于一個發(fā)明，因為第二組權利要求1-12、13-26所述方法可以用于制造不同的設備，第一組權利要求27-36、37-48所述設備可以用不同的方法制造。同時權利要求1-12的方法和權利要求13-26的方法又有所區(qū)別，權利要求27-36的設備和權利要求37-48的設備也有所區(qū)別。
面對該種情況，首先筆者仔細分析了一下四個獨立權利要求的技術方案，發(fā)現(xiàn)權利要求1和權利要求13分屬于說明書中的兩個實施例，這兩個實施例有大量的相同技術特征，只是在基底設置的位置上有所不同，而這種基底位置設置的不同完全可以在從屬權利要求中體現(xiàn)而不必記載在獨立權利要求中?？紤]到美國專利的修改限制相對沒有歐洲專利的修改限制那么嚴格，再結合說明書各個實施例之間的關聯(lián)，于是將權利要求1和13中的技術特征上位，即將權利要求1中的技術特征“去除所述第二基底”刪除后作為一個新的獨立權利要求，原獨立權利要求1、13作為新的獨立權利要求1的從屬權利要求。以及用同樣的方式將權利要求37修改為權利要求27的從屬權利要求，即將權利要求37改為“所述第二襯底包括第二基底，以及所述壓敏電阻元件位于所述第二基底上或內(nèi)部”。這樣的修改幅度很小，沒有過多改變保護范圍，還能重新合理設置申請的獨立權利要求和從屬權利要求，使得原本獨立的兩個方法和設備能夠統(tǒng)一。接著再爭辯方法權利要求和設備權利要求之間的對應性，指出在設備權利要求具有授權前景的情況下，根據(jù)《美國專利審查程序手冊》806章05節(jié)（h）項的規(guī)定應當允許方法權利要求的重新加入。最終該修改方案被審查員接受，且由于審查員沒有檢索到可以評述本申請新創(chuàng)性的對比文件，本申請最終被授權。授權后的權利要求保護范圍相比于申請時的權利要求保護范圍其實更寬一點，有效的維護了申請人的利益。
爭辯的時候要注意，從美國專利代理經(jīng)驗出發(fā)，爭辯理由最好集中在“沒有增加審查員的檢索負擔”上，而不要爭辯哪些特征是相同或相應的特定技術特征。如果爭辯各組權利要求中哪些特征是“相同”或“相應”的特定技術特征，可能會給后續(xù)無效、維權程序造成不必要的負面甚至致命的影響。當然如果對權利要求有修改的話，一定要詳細給出修改依據(jù)，在說明書的具體出處，以增強說服審查員的力度。
在選擇了一組權利要求之后，申請人可以暫時撤回（withdrawn）其余組的權利要求，這些被撤回的權利要求組，可以在被選定的一組權利要求獲得授權后，重新加入到申請中。具體做法是，在其余獨立權利要求中補入經(jīng)審查被認定具有專利性的特征。根據(jù)經(jīng)驗，絕大部分的審查員會同意將其余組的權利要求經(jīng)修改重新加入到該申請中。
綜上，對美國專利審查中的Restriction for Requirement官文進行了說明，并介紹了答復Restriction for Requirement官文的一些策略，希望對相關領域的從業(yè)者能有借鑒之用。
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