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文/集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 劉佳
摘要：本文根據(jù)審查指南中創(chuàng)造性的“三步法”判斷方式，結(jié)合處理審查意見過程中的具體體會，對如何分析現(xiàn)有技術(shù)是否給出了轉(zhuǎn)用發(fā)明的技術(shù)啟示進行了討論。在此基礎(chǔ)上，以一個具體案例作為示例，對討論得出的技術(shù)啟示分析方式進行適用，以期為轉(zhuǎn)用發(fā)明的創(chuàng)造性評價和答復(fù)提供可行的思路。
關(guān)鍵詞：轉(zhuǎn)用發(fā)明、應(yīng)用場景轉(zhuǎn)用、技術(shù)啟示、創(chuàng)造性
對于專利案件所要保護的技術(shù)方案來說，具備創(chuàng)造性是其能夠獲得授權(quán)并維持有效的重要條件。因此，在專利實務(wù)中，涉及創(chuàng)造性的專利事務(wù)十分常見。筆者發(fā)現(xiàn)，在處理審查意見的過程中許多專利案件（下稱本申請）的創(chuàng)造性判斷都涉及到了轉(zhuǎn)用發(fā)明，即，本申請與對比文件屬于不同的應(yīng)用場景，并且，在剝離了應(yīng)用場景之后，本申請與最接近的現(xiàn)有技術(shù)具有相似的技術(shù)手段。對于上述不同應(yīng)用場景間的轉(zhuǎn)用，對本申請與最接近的現(xiàn)有技術(shù)剝離了應(yīng)用場景之后，通常兩者采用的技術(shù)手段看起來較為相似，因此，審查意見通常認(rèn)為這種應(yīng)用場景之間的轉(zhuǎn)用是容易想到的，從而認(rèn)定最接近的現(xiàn)有技術(shù)給出了本申請的技術(shù)啟示以及本申請不具備創(chuàng)造性。但筆者認(rèn)為，若本申請與最接近的現(xiàn)有技術(shù)兩者在剝離應(yīng)用場景之后采用的技術(shù)手段僅僅是相似而實際上仍存在區(qū)別，那么最接近的現(xiàn)有技術(shù)并不一定能夠給出技術(shù)手段在應(yīng)用場景之間轉(zhuǎn)用的技術(shù)啟示，因而本申請相對于最接近的現(xiàn)有技術(shù)有可能是非顯而易見的，也即，本申請相對于最接近的現(xiàn)有技術(shù)有可能具備創(chuàng)造性。
一、審查指南針對技術(shù)啟示的相關(guān)說明
審查指南規(guī)定[1]，判斷本申請要求保護的技術(shù)方案相對于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見，通?？梢园凑找韵氯齻€步驟來進行：
?。?）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；
（2）確定本申請的區(qū)別特征和本申請實際解決的技術(shù)問題；
?。?）判斷本申請要求保護的技術(shù)方案對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是否顯而易見。 其中，步驟（3）中對顯而易見的判斷，是要確定現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)別特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決本申請實際要解決的技術(shù)問題的技術(shù)啟示，這種啟示會使本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對所述技術(shù)問題時，有動機改進該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得本申請要求保護的技術(shù)方案。
從上述規(guī)定可以看出，對本申請是否顯而易見的判斷，即在于，判斷本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對本申請的技術(shù)問題時是否有動機改進最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得本申請的技術(shù)方案。而這種改進的動機必須是由現(xiàn)有技術(shù)給出技術(shù)啟示。這種技術(shù)啟示具體在于，將該區(qū)別特征應(yīng)用到最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決本申請技術(shù)問題。由此可見，現(xiàn)有技術(shù)只有在同時具備以下兩個條件的情況下才能夠給出這種技術(shù)啟示：
條件一：現(xiàn)有技術(shù)采用了本申請的區(qū)別技術(shù)特征，即公開了本申請的區(qū)別技術(shù)特征本身；
條件二：現(xiàn)有技術(shù)采用本申請的區(qū)別技術(shù)特征的目的是為了解決本申請的技術(shù)問題，即在現(xiàn)有技術(shù)中本申請的區(qū)別技術(shù)特征的作用是為了解決本申請的技術(shù)問題。
具體地，本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對最接近的現(xiàn)有技術(shù)時，如果存在一種現(xiàn)有技術(shù)公開了本申請的區(qū)別技術(shù)特征并且其作用是為了解決本申請的技術(shù)問題，本領(lǐng)域技術(shù)人員就能夠從中了解到該區(qū)別技術(shù)特征本身以及該區(qū)別特征可以用于解決本申請的技術(shù)問題，因此就有動機為了解決本申請的技術(shù)問題而將該區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用到最接近的現(xiàn)有技術(shù)上，從而顯而易見地得到本申請的技術(shù)方案。反之，本領(lǐng)域技術(shù)人員在面對最接近的現(xiàn)有技術(shù)時，如果并不存在任何現(xiàn)有技術(shù)公開了本申請的區(qū)別技術(shù)特征或者即使公開了本申請的區(qū)別技術(shù)特征但其作用并不是為了解決本申請的技術(shù)問題，本領(lǐng)域技術(shù)人員就無法了解到該區(qū)別技術(shù)特征本身或者即使能夠了解該區(qū)別技術(shù)特征本身但無法了解到該區(qū)別技術(shù)特征可以用于解決本申請的技術(shù)問題，因此就沒有動機為了解決本申請的技術(shù)問題而將該區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用到最接近的現(xiàn)有技術(shù)上，從而無法顯而易見地得到本申請的技術(shù)方案。
二、關(guān)于轉(zhuǎn)用發(fā)明是否存在技術(shù)啟示的思考
筆者發(fā)現(xiàn)，對于許多涉及轉(zhuǎn)用發(fā)明的專利案件來說，雖然本申請與最接近的現(xiàn)有技術(shù)看起來采用的技術(shù)手段十分相似，但實際上，本申請與最接近的現(xiàn)有技術(shù)不僅僅存在應(yīng)用場景的區(qū)別，兩者在剝離應(yīng)用場景之后采用的技術(shù)手段也存在區(qū)別（以下將這種區(qū)別簡稱為技術(shù)手段的區(qū)別）。換言之，僅將最接近的現(xiàn)有技術(shù)從其自身的應(yīng)用場景轉(zhuǎn)用到本申請的應(yīng)用場景上，所形成的轉(zhuǎn)用方案通常與本申請的技術(shù)方案之間依然存在區(qū)別技術(shù)特征。例如，本申請的技術(shù)方案ABC應(yīng)用于場景a，最接近的現(xiàn)有技術(shù)A’B’D’應(yīng)用于場景b。技術(shù)方案A’B’D’從場景b轉(zhuǎn)用到場景a形成轉(zhuǎn)用方案ABD，本申請的技術(shù)方案ABC相對于該轉(zhuǎn)用方案ABD來說仍然具有區(qū)別技術(shù)特征C。
由于本申請與最接近的現(xiàn)有技術(shù)之間實際上存在兩個區(qū)別技術(shù)特征，即應(yīng)用場景的區(qū)別和技術(shù)手段的區(qū)別，因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員需要在現(xiàn)有技術(shù)給出的技術(shù)啟示下對最接近的現(xiàn)有技術(shù)進行兩次改進，才能得到本申請的技術(shù)方案。
第一步改進在于，將最接近的現(xiàn)有技術(shù)A’B’D’從其自身的應(yīng)用場景b轉(zhuǎn)用到本申請的應(yīng)用場景a，形成一個轉(zhuǎn)用方案ABD。
第二步改進在于，將本申請的技術(shù)方案ABC相對于該轉(zhuǎn)用方案ABD的區(qū)別技術(shù)特征C應(yīng)用到該轉(zhuǎn)用方案ABD上，形成本申請的技術(shù)方案ABC。
需要說明的是，只有現(xiàn)有技術(shù)既給出了第一步改進的技術(shù)啟示也給出了第二步改進的技術(shù)啟示，本領(lǐng)域技術(shù)人員才有動機完成完整的改進過程，從而得到本申請的技術(shù)方案，此時，本申請的技術(shù)方案相對于對比文件才是顯而易見的。
對于第一步改進來說，筆者認(rèn)為，最接近的現(xiàn)有技術(shù)在滿足以下條件的情況下才能夠給出技術(shù)啟示：最接近的現(xiàn)有技術(shù)A’B’D’在場景b下解決的技術(shù)問題與轉(zhuǎn)用方案ABD在場景a下解決的技術(shù)問題相似，或者說，最接近的現(xiàn)有技術(shù)A’B’D’在場景b下產(chǎn)生的技術(shù)效果與轉(zhuǎn)用方案ABD在場景a下達(dá)到的技術(shù)效果相似。具體地，如果最接近的現(xiàn)有技術(shù)A’B’D’在場景b下解決的技術(shù)問題與轉(zhuǎn)用方案ABD在場景a下解決的技術(shù)問題相似，則這種轉(zhuǎn)用在本領(lǐng)域技術(shù)人員看來是具有技術(shù)意義（即能夠解決技術(shù)問題或能夠帶來技術(shù)效果）的改進，本領(lǐng)域技術(shù)人員就有動機為了解決場景a下的技術(shù)問題而將場景b下的技術(shù)方案A’B’D’轉(zhuǎn)用到場景a，從而得到轉(zhuǎn)用方案ABD。如果最接近的現(xiàn)有技術(shù)A’B’D’從場景b轉(zhuǎn)用到場景a而形成的轉(zhuǎn)用方案ABD無法解決與在場景b下最接近的現(xiàn)有技術(shù)A’B’D’相似的技術(shù)問題，則這種轉(zhuǎn)用在本領(lǐng)域技術(shù)人員看來是沒有技術(shù)意義（即不能解決技術(shù)問題也不能帶來技術(shù)效果）的，因而本領(lǐng)域技術(shù)人員就不會有動機將場景b下的技術(shù)方案A’B’D’轉(zhuǎn)用到場景a，從而得到轉(zhuǎn)用方案ABD。 對于第二步改進來說，筆者認(rèn)為，一方面要求本領(lǐng)域技術(shù)人員已經(jīng)在最接近的現(xiàn)有技術(shù)的啟示下完成了第一步改進，另一方面要求現(xiàn)有技術(shù)（通常是除了最接近的現(xiàn)有技術(shù)之外的其他現(xiàn)有技術(shù)）公開了技術(shù)手段上的區(qū)別特征C以及區(qū)別特征C的作用是為了解決本申請的技術(shù)問題，在上述兩方面要求都滿足的情況下本領(lǐng)域技術(shù)人員才能夠得到第二步改進的技術(shù)啟示，才有動機為了解決本申請的技術(shù)問題將區(qū)別特征C應(yīng)用到轉(zhuǎn)用方案ABD上以替換掉特征D，從而得到本申請的技術(shù)方案ABC。
可以理解的是，本申請的技術(shù)方案ABC與最接近的現(xiàn)有技術(shù)A’B’D’之所以看起來十分相似，通常不僅是因為兩者采用的技術(shù)手段相似，而且也是因為技術(shù)方案ABC在場景a下解決的技術(shù)問題與技術(shù)方案A’B’D’在場景b下解決的技術(shù)問題相似，也即，本申請的技術(shù)問題與最接近的現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)問題本身通常也是十分相似的。在這種情況下，若本申請的技術(shù)方案ABC與最接近的現(xiàn)有技術(shù)A’B’D’既存在應(yīng)用場景的區(qū)別又存在技術(shù)手段的區(qū)別，而區(qū)別技術(shù)特征C又是在本申請的應(yīng)用場景a下解決本申請技術(shù)問題的必要手段，則第一步改進所得到的轉(zhuǎn)用方案ABD在場景a下通常是無法解決本申請的技術(shù)問題。又由于本申請的技術(shù)問題與最接近的現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)問題本身就是相似的技術(shù)問題，可見，轉(zhuǎn)用方案ABD在場景a下通常無法解決與在場景b下技術(shù)方案A’B’D’相似的技術(shù)問題，因此，最接近的現(xiàn)有技術(shù)實際上并沒有給出第一步改進的技術(shù)啟示，這使得本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有動機將最接近的現(xiàn)有技術(shù)A’B’D’從場景b轉(zhuǎn)用到場景a而得到轉(zhuǎn)用方案ABD，從而也就沒有動機完成整個改進過程，此時，本申請的技術(shù)方案ABC就是非顯而易見的。
由此可見，針對轉(zhuǎn)用發(fā)明的審查意見，一種可行的答復(fù)思路在于，借助于區(qū)別技術(shù)特征C在解決本申請技術(shù)問題中所起的作用，闡述為何轉(zhuǎn)用方案ABD在場景a下無法解決與最接近的現(xiàn)有技術(shù)A’B’D’在場景b下相似的技術(shù)問題以及轉(zhuǎn)用方案ABD在場景a下無法達(dá)到與最接近的現(xiàn)有技術(shù)A’B’D’在場景b下相似的技術(shù)效果，從而說明最接近的現(xiàn)有技術(shù)沒有給出將場景b下的技術(shù)方案轉(zhuǎn)用到場景a的技術(shù)啟示。
三、關(guān)于具體案例的適用
下面以一個具體案例來說明上述答復(fù)思路如何使用。
本申請涉及的一個權(quán)利要求所要保護的技術(shù)方案如下：“一種單輥破碎機防堵控制方法，包括：步驟1、檢測單輥破碎機的運行電流，判斷運行電流是否大于所述單輥破碎機的過負(fù)荷基準(zhǔn)電流，如是，進行維持時間計時；步驟2、判斷維持時間是否大于設(shè)定時間，如是，控制單輥破碎機排除堵轉(zhuǎn)故障；其中，所述過負(fù)荷基準(zhǔn)電流大于所述單輥破碎機的滿載電流且小于所述單輥破碎機的額定電流”。
作為最接近的現(xiàn)有技術(shù)，對比文件公開了其發(fā)明目的在于當(dāng)電動機出現(xiàn)短路、斷相、過載過流、堵轉(zhuǎn)、三相過載等故障時實現(xiàn)對電動機的快速保護。并且，對比文件還公開了，為了實現(xiàn)電動機的堵轉(zhuǎn)故障保護，可以將電動機的工作電流與一個預(yù)設(shè)的負(fù)載設(shè)定值進行比較來判斷電動機是否處于堵轉(zhuǎn)狀態(tài)并在判斷出電動機處于堵轉(zhuǎn)狀態(tài)時切斷電動機的電源以實現(xiàn)電動機的堵轉(zhuǎn)保護。
通過對比可知，本申請的權(quán)利要求與對比文件相比既存在應(yīng)用場景的區(qū)別又存在技術(shù)手段上的區(qū)別。應(yīng)用場景的區(qū)別在于，本申請的權(quán)利要求是針對單輥破碎機堵轉(zhuǎn)的防堵控制，對比文件是針對電動機堵轉(zhuǎn)的防堵控制，電動機與單輥破碎機是兩種不同的設(shè)備。技術(shù)手段上的區(qū)別在于，本申請的權(quán)利要求是基于單輥破碎機的過負(fù)荷基準(zhǔn)電流對單輥破碎機是否發(fā)生堵轉(zhuǎn)的狀態(tài)進行判斷，單輥破碎機的過負(fù)荷基準(zhǔn)電流大于單輥破碎機的滿載電流且小于單輥破碎機的額定電流，對比文件是基于一個預(yù)設(shè)的負(fù)載設(shè)定值對電動機是否發(fā)生堵轉(zhuǎn)的狀態(tài)進行判斷，預(yù)設(shè)的負(fù)載設(shè)定值沒有被提及與電動機自身的電流參量有關(guān)系。
從兩者的區(qū)別來看，本領(lǐng)域技術(shù)人員需要對最接近的現(xiàn)有技術(shù)進行兩次改進，才能得到本申請的技術(shù)方案：
第一步改進在于，將對比文件針對電動機的防堵手段“基于一個預(yù)設(shè)的負(fù)載設(shè)定值來判斷電動機的堵轉(zhuǎn)狀態(tài)”轉(zhuǎn)用到單輥破碎機的防堵上，得到轉(zhuǎn)用方案“基于一個預(yù)設(shè)的負(fù)載設(shè)定值來判斷單輥破碎機的堵轉(zhuǎn)狀態(tài)”；
第二步改進在于，將轉(zhuǎn)用方案“基于一個預(yù)設(shè)的負(fù)載設(shè)定值來判斷單輥破碎機的堵轉(zhuǎn)狀態(tài)”中用于判斷堵轉(zhuǎn)狀態(tài)的閾值由預(yù)設(shè)的負(fù)載設(shè)定值改進成單輥破碎機的過負(fù)荷基準(zhǔn)電流。
對于第一步改進具體來說，對比文件給出的技術(shù)啟示在于“基于一個預(yù)設(shè)的負(fù)載設(shè)定值來判斷電動機的堵轉(zhuǎn)狀態(tài)”，本領(lǐng)域技術(shù)人員將這一技術(shù)啟示轉(zhuǎn)用到“對單輥破碎機的防堵控制”上所得到的轉(zhuǎn)用方案在于“基于一個預(yù)設(shè)的負(fù)載設(shè)定值來判斷單輥破碎機的堵轉(zhuǎn)狀態(tài)”，而不是本申請權(quán)利要求中的“基于單輥破碎機的過負(fù)載基準(zhǔn)電流來判斷單輥破碎機的堵轉(zhuǎn)狀態(tài)，其中，單輥破碎機的過負(fù)載基準(zhǔn)電流大于其滿載電流且小于其額定電流”。
在本申請的權(quán)利要求中，考慮到單輥破碎機堵轉(zhuǎn)時其電機并未發(fā)生堵轉(zhuǎn)，采用大于滿載電流且小于額定電流的過負(fù)荷基準(zhǔn)電流與運行電流進行比較來確定單輥破碎機的堵轉(zhuǎn)狀態(tài)，從而才能正確識別單輥破碎機是否發(fā)生堵轉(zhuǎn)的狀態(tài)，實現(xiàn)在單輥破碎機發(fā)生堵轉(zhuǎn)時自動對單輥破碎機進行防堵控制。也正是由于單輥破碎機與電動機不同，單輥破碎機堵轉(zhuǎn)時其電機并未發(fā)生堵轉(zhuǎn)，所以，負(fù)載設(shè)定值雖然能夠反映出電動機是否處于堵轉(zhuǎn)狀態(tài)，但卻根本無法反映出單輥破碎機是否處于堵轉(zhuǎn)狀態(tài)，因此，當(dāng)采用負(fù)載設(shè)定值來判斷單輥破碎機的堵轉(zhuǎn)狀態(tài)時，即使單輥破碎機已發(fā)生堵轉(zhuǎn)，運行電流也不會超過負(fù)載設(shè)定值。可見，上述轉(zhuǎn)用方案會導(dǎo)致單輥破碎機的堵轉(zhuǎn)狀態(tài)判斷錯誤，使得因無法正確識別單輥破碎機的堵轉(zhuǎn)狀態(tài)而造成無法排除單輥破碎機的堵轉(zhuǎn)故障。
因此，即使將對比文件“針對電動機的防堵控制”的技術(shù)方案轉(zhuǎn)用到“針對單輥破碎機的防堵控制”上，所得到的轉(zhuǎn)用方案也無法實現(xiàn)在單輥破碎機發(fā)生堵轉(zhuǎn)時自動對單輥破碎機進行防堵控制，也就是說，轉(zhuǎn)用方案既不能解決與對比文件相似的技術(shù)問題也不能產(chǎn)生與對比文件相似的技術(shù)效果，因此，本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有動機去將對比文件針對電動機的防堵手段轉(zhuǎn)用到針對單輥破碎機的防堵控制上，即沒有動機實施上述第一步改進，更無法完成完整的兩次改進，從而無法得到本申請的權(quán)利要求所要保護的技術(shù)方案。因此，本申請的權(quán)利要求是非顯而易見的，具備創(chuàng)造性。
參考文獻：
[1] 2010版專利審查指南. 北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2009.9
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