文/北京市集佳律師事務(wù)所上海分所 駱蘇華
《專利法》第二十二條的創(chuàng)造性要求之一便是與現(xiàn)有技術(shù)相比，發(fā)明創(chuàng)造要具有突出的實質(zhì)性特點。
創(chuàng)造性在駁回案件中的比例一直是占絕大多數(shù)，可以看出對于創(chuàng)造性意見的答辯是多么重要。而創(chuàng)造性的本身主觀性的特點導(dǎo)致在答辯過程中比較困難，尤其對于發(fā)明創(chuàng)造技術(shù)方案的特征被多篇對比文件揭示的情況下，對于代理人員或者申請人來說，有時難以找到突破口，筆者試圖從實踐經(jīng)驗中梳理出針對多篇文獻結(jié)合的創(chuàng)造性意見的答辯的邏輯進行總結(jié)。
一、多篇文獻結(jié)合核駁創(chuàng)造性的突破點
當(dāng)相關(guān)技術(shù)特征分別被多篇對比文件揭示時，審查員會據(jù)此認(rèn)為這幾者的結(jié)合會破壞發(fā)明創(chuàng)造的創(chuàng)造性。此時，似乎該發(fā)明創(chuàng)造無法救了。這時，我們要仔細(xì)分析審查員認(rèn)定的事實和邏輯是否正確，是否帶入了想當(dāng)然和后見之明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域人員當(dāng)時所處情形，公允地判斷其是否“能”從現(xiàn)有技術(shù)得到本發(fā)明創(chuàng)造，以及是否“會”從現(xiàn)有技術(shù)中得到本發(fā)明創(chuàng)造。這里的“能”和“會”并非文字游戲，可以分別代表客觀角度和主觀角度。即突破這種結(jié)合的核駁創(chuàng)造性的意見，要從客觀和主觀兩個角度進行考察，不但考察本領(lǐng)域技術(shù)人員是否能將二者或者多者結(jié)合，還要考察本領(lǐng)域技術(shù)人員是否會將二者或者多者結(jié)合。
客觀層面，可以從技術(shù)角度看是否真的能夠像審查員所言那樣結(jié)合，即能夠?qū)⒍嗥獙Ρ任募夹g(shù)上、法律上、方式上結(jié)合。比如，我們可以從技術(shù)上結(jié)合可行性、結(jié)合是否具有阻礙、是否能按照審查員建議的那樣結(jié)合、結(jié)合后能否工作、結(jié)合后是否需要修改、結(jié)合后是否破壞各自預(yù)期功能、以及是否會按照審查員建議的方式結(jié)合等幾個方面進行考察。若這些答案是否定的，審查員的能結(jié)合的結(jié)論就不恰當(dāng)，也就是說審查員的事實認(rèn)定層面就不正確，從而找到爭辯發(fā)明創(chuàng)造的突出性實質(zhì)性特點的突破口。
主觀層面，可以從發(fā)明人本身主觀或者說意愿方面考察本領(lǐng)域技術(shù)人員是否會像審查員指出的那樣與現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合。要以現(xiàn)有技術(shù)為基礎(chǔ)，站在所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員的角度判斷其主觀上是否會將這些區(qū)別技術(shù)特征加入原來的技術(shù)基礎(chǔ)。如果會將這些現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合得到本發(fā)明創(chuàng)造，則該發(fā)明創(chuàng)造性欠缺。但是，反之，即便能從現(xiàn)有技術(shù)結(jié)合得到本發(fā)明創(chuàng)造，該發(fā)明創(chuàng)造也不一定就喪失了創(chuàng)造性。
具體地，主觀層面可以從是否具有結(jié)合的啟示角度論述，包括從是否教導(dǎo)背離、來自不同領(lǐng)域、是否依賴提出的問題、是否依賴技術(shù)手段簡單、以及結(jié)合的成功可能性等角度考察本領(lǐng)域技術(shù)人員的主觀意愿來說明是否具有“會”結(jié)合。
需要強調(diào)的是，在發(fā)明創(chuàng)造的區(qū)別部分也被另一對比文件“揭示”，判斷一項發(fā)明創(chuàng)造是否具有創(chuàng)造性時，僅關(guān)注發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)方案和對比文件的異同甚至區(qū)別技術(shù)手段不夠的，還要認(rèn)真分析審查員的推理過程（若有）是否符合法律和技術(shù)邏輯。實際上，受審限所限，審查員也沒有充分的時間考察推理的合理性，代理人要對其仔細(xì)研究，找到答復(fù)審查意見的突破點。
此外，能和會并非有截然的界限，技術(shù)上的障礙往往會阻礙技術(shù)人員的主動性，即二者也是有相互影響的，做出這樣區(qū)分，是對主觀和客觀方面做出的大概劃分，這樣更有助于理解創(chuàng)造性答辯的邏輯。
二、幾種情況的答復(fù)要點
首先，看是否真的能像審查員所說那樣能夠結(jié)合，可能存在如下幾種情況。
1）技術(shù)上不可能結(jié)合
若結(jié)合后將導(dǎo)致現(xiàn)有技術(shù)的重大重構(gòu)或設(shè)計，或者現(xiàn)有技術(shù)所依據(jù)的基本原理都要修改。那么，這種結(jié)合是不合適的。
2）操作上無法結(jié)合
多個對比文獻之間在操作上不可能結(jié)合，或者需要其他技術(shù)手段的配合才能結(jié)合，再或者結(jié)合上具有巨大的障礙，這些情況下，要具體考察對比技術(shù)的本身。比如，將對比文件的技術(shù)手段加入，違反技術(shù)本身的發(fā)展規(guī)律，如果這樣，則無法結(jié)合。
3）結(jié)合后能否工作
可以進一步思考，即便按照審查員的方式結(jié)合，考察結(jié)合后是否能像發(fā)明創(chuàng)造那樣起作用？若不可以，那么審查員所斷言結(jié)合方式就沒有根據(jù)，從而得出具有實質(zhì)性特點的結(jié)論。
4）結(jié)合后是否需要修改才能達到發(fā)明創(chuàng)造
合并后是否還需要修改，且按照發(fā)明創(chuàng)造的方式修改，這種修改是否是唯一的方式，是否還需要其他一系列獨立的結(jié)合步驟。
5）現(xiàn)有技術(shù)不可能結(jié)合出發(fā)明創(chuàng)造的方案
申請人還要考察按照審查員所聲稱的結(jié)合方式，是否真的能結(jié)合出發(fā)明創(chuàng)造的方案，比如，可以向?qū)彶閱T指出：考察與對比文件的所有可能的結(jié)合方式，但找不到一種結(jié)合后與發(fā)明創(chuàng)造相同，這說明沒有結(jié)合的動機。
該爭辯方式也可以從后文所述的教導(dǎo)背離方角度進行說明，當(dāng)然教導(dǎo)背離的要求更高，要達到相互排斥的程度，若結(jié)合后效果非最優(yōu)，可能還不足以成為教導(dǎo)背離的理由，但是用來說明沒有結(jié)合的動機還是有依據(jù)的。
6）是否會按照審查員建議的方式結(jié)合
審查員有時會將對比文件中完整方案打破，抽出部分特征和其他現(xiàn)有技術(shù)進行結(jié)合，要結(jié)合程序、結(jié)構(gòu)、目的等角度考察是否會像審查員建議的方式結(jié)合，是否這樣結(jié)合是本領(lǐng)域技術(shù)人員唯一的選擇，還是審查員基于本發(fā)明創(chuàng)造（后見之明），硬湊出來的結(jié)合方式。
7）結(jié)合后是否破壞各自預(yù)期功能
若結(jié)合后，會破壞各個特征在對比文件中的預(yù)期功能，這種結(jié)合也是不合適的。
8）本對比文件中的領(lǐng)域技術(shù)人員是否真的能預(yù)見
該方法目前沒有實踐過，理論上也是可行的。比如，可以通過涉及的對比文件的專家，比如發(fā)明人，出具證言，說明在發(fā)明創(chuàng)造之前，不可能預(yù)見會將對比文件進行結(jié)合成發(fā)明創(chuàng)造就可以工作，從而來說明本領(lǐng)域技術(shù)人員不可能按照審查員所言進行結(jié)合得到發(fā)明創(chuàng)造。
當(dāng)從是否會結(jié)合的角度進行考察時，要看多篇對比文件是否明示或者暗示的教導(dǎo)或者動機或者建議結(jié)合，爭辯時要著重論述各個對比文件之間沒有關(guān)聯(lián)，比如可以論述發(fā)明原理、構(gòu)思、技術(shù)路線上的無關(guān)聯(lián)性，從而達到說明審查員的斷言是以本發(fā)明創(chuàng)造作為基礎(chǔ)，從各自分散的現(xiàn)有技術(shù)中重建發(fā)明創(chuàng)造的結(jié)論，當(dāng)然，這是違背創(chuàng)造性的要求的目的，也可以說是后見之明。本次審查指南修改，強調(diào)要從解決技術(shù)問題的角度考量，個人認(rèn)為是非常正確的，本領(lǐng)域技術(shù)人員是否有動機以現(xiàn)有技術(shù)中的特征作為進一步發(fā)展的起點，這需要相關(guān)特性的證據(jù)，不能僅僅考察現(xiàn)有技術(shù)和發(fā)明創(chuàng)造的特征的相似性。以上是從能否結(jié)合的角度示出一些可以爭辯的角度。下面，提供幾種考量思路。
1）各個技術(shù)方案各自完整
若各個技術(shù)方案是各自完整的，本領(lǐng)域技術(shù)人員不會有理由利用一個對比文件部分或者將部分加在或者替代另一個對比文件中的方案。
2）各個技術(shù)方案具有各自專屬的路徑
各個技術(shù)方案是獨立的路徑，即便解決的是同樣的技術(shù)問題，是采取相互獨立的不同方式解決同樣的問題，這意味著，這些方式的教導(dǎo)是相互獨立的、甚至是相互背離的。
3）各個文獻教導(dǎo)相互背離
各個對比文獻教導(dǎo)相互背離，是否明示或者暗示將對方排斥，或者會引導(dǎo)本領(lǐng)域技術(shù)人員向相反方向，本領(lǐng)域技術(shù)人員不可能期待發(fā)明創(chuàng)造的方式成功。這樣，審查員的具有結(jié)合的啟示論斷則沒有依據(jù)。
4）各個文獻來自不同領(lǐng)域
各個文獻來自不同領(lǐng)域，若和發(fā)明創(chuàng)造的領(lǐng)域差別較大，發(fā)明創(chuàng)造可能具備創(chuàng)造性的；若是相似領(lǐng)域，且對比文件中沒有任何明確的啟示或隱含的暗示指出該技術(shù)方案可應(yīng)用于另一技術(shù)領(lǐng)域，我們?nèi)匀豢梢哉J(rèn)為該技術(shù)方案在應(yīng)用領(lǐng)域的改變上是有創(chuàng)造性的；同理，即使應(yīng)用的技術(shù)領(lǐng)域相同，但本發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明目的與現(xiàn)有技術(shù)的發(fā)明目的不同，且該發(fā)明目的在對比文件中沒有任何明確的啟示或隱含的暗示，則該發(fā)明創(chuàng)造在發(fā)明目的方面的改進仍然是具有創(chuàng)造性的。
5）依賴問題已被提出來否認(rèn)創(chuàng)造性
有時候，審查員依據(jù)對比文件中問題的揭示來說明不具有創(chuàng)造性，這個要區(qū)別對待，意識到問題不意味著具體的解決方案無實質(zhì)性特點，普遍的動機和具體的技術(shù)方案之間還是具有本質(zhì)的差別。
6）依賴區(qū)別特征的簡單來否認(rèn)創(chuàng)造性
有時，尤其是在后見之明的情形下，好像有些技術(shù)可以結(jié)合形成發(fā)明創(chuàng)造，尤其是在各個技術(shù)特征都是現(xiàn)有特征或者比較簡單手段的情況下。審查員比如會以常規(guī)手段的疊加、本領(lǐng)域技術(shù)人員基于常識可以將這些常規(guī)技術(shù)手段結(jié)合形成本發(fā)明創(chuàng)造等理由來否定創(chuàng)造性。這是不公平的，即便是疊加，還有疊加的方式、疊加的驅(qū)動力（市場壓力或者設(shè)計需求）等等方面的考量?？傊瑓^(qū)別手段簡單不意味著解決該問題的整體方案不具有實質(zhì)性特點。
7）結(jié)合僅僅是本領(lǐng)域技術(shù)人員眾多可預(yù)期手段的選擇之一
有限次實驗確實是會導(dǎo)致非實質(zhì)性特點的問題，這樣本領(lǐng)域技術(shù)人員有理由限定現(xiàn)有技術(shù)至有限次可預(yù)期的方案。但是若該選擇不是有限次，而是眾多的可預(yù)期的方案，除非有確切的理由，忽視眾多可替代方案之間選擇的復(fù)雜性，而得到唯有專利申請的結(jié)合方式的結(jié)論也是不恰當(dāng)?shù)摹?/p>
尤其是，在眾多方案并無明顯的勝算時，斷言其會結(jié)合顯然是不合適的。
8）結(jié)合并無成功的勝算
如上所述，若發(fā)明人有眾多的選擇，且每個選擇的結(jié)果是不確定的，這反而說明了發(fā)明創(chuàng)造具有創(chuàng)造性。
9）根據(jù)對比文件的審查歷史無結(jié)合的動機
若對比文件已經(jīng)公開或者授權(quán)，仔細(xì)看看審查歷史往往有很大幫助，審查歷史中可能可以看出強烈反對過審查員所斷言的結(jié)合方式。比如，在申請文件中，或者審查歷史中，在先技術(shù)申請人強調(diào)特定特征的不可替代性，這樣，本領(lǐng)域技術(shù)人員不可能有動機進行結(jié)合替代。
以上的情形并非各自獨立，有些時候也是相互關(guān)聯(lián)的，甚至幾個角度有重疊的情況，在此強調(diào)一下。
關(guān)于能和會的考量優(yōu)先次序問題，若客觀上都不能結(jié)合出發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)方案，一般來說就不用再考察主觀方面的問題，說明事實本身的認(rèn)定就有問題。
三、結(jié)論
如上所述，當(dāng)面臨結(jié)合破壞創(chuàng)造性的審查意見，我們要從能否結(jié)合、是否會結(jié)合的客觀和主觀的角度考量，不能僅關(guān)注技術(shù)特征公開與否，避免采用技術(shù)特征拼湊式對新創(chuàng)性進行評述，而忽視對比文件的發(fā)明構(gòu)思、對比文件之間是否存在結(jié)合啟示、以及技術(shù)特征之間結(jié)合之后是否真的能夠得到涉案專利申請所保護的技術(shù)方案。也不要落入只要找到對應(yīng)表述或者類似表述的相關(guān)記載便認(rèn)為涉案專利/涉案發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)方案被公開的錯誤認(rèn)知中。當(dāng)對本領(lǐng)域技術(shù)人員是否能以及是否會結(jié)合得到本發(fā)明創(chuàng)造的技術(shù)方案認(rèn)真分析后，才能對該發(fā)明創(chuàng)造的創(chuàng)造性具有清晰的判斷。