文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 張春水
2023年12月21日公布的于2024年1月20日起施行的《專利審查指南》在第五部分“專利申請及事務(wù)處理”第七章“期限、權(quán)利的恢復(fù)、中止、審查的順序”中修改了“8.審查的順序”一節(jié)中“8.3延遲審查”。延遲審查制度從2019年11月1日起施行的《專利審查指南》中首次引入，經(jīng)過了4年多的實踐，迎來了第一次修改，使得這一中國專利的創(chuàng)新制度更加完善，更加便利于申請人。
一、修改后的延遲審查的具體規(guī)定
“申請人可以對專利申請?zhí)岢鲅舆t審查請求。
發(fā)明專利延遲審查請求，應(yīng)當由申請人在提出實質(zhì)審查請求的同時提出，但發(fā)明專利申請延遲審查請求自實質(zhì)審查請求生效之日起生效。延遲期限為自延遲審查請求生效之日起1年、2年或者3年。
實用新型專利延遲審查請求，應(yīng)當由申請人在提交實用新型專利申請的同時提出。延遲期限為自延遲審查請求生效之日起1年。
外觀設(shè)計專利延遲審查請求，應(yīng)當由申請人在提交外觀設(shè)計申請的同時提出。延遲期限以月為單位，最長延遲期限為自延遲審查請求生效之日起36個月。
延遲期限屆滿后，專利申請將按順序待審。必要時，專利局可以自行啟動審查程序并通知申請人，申請人請求的延遲審查期限終止。
延遲期限屆滿前，申請人可以請求撤回延遲審查請求，符合規(guī)定的，延遲期限終止，專利申請將按順序待審?！?/p>
詳細情況，如下表所示:
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事項 |
相關(guān)規(guī)定 |
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對象 |
發(fā)明申請、實用新型申請、外觀設(shè)計申請 |
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時機 |
發(fā)明在提出實質(zhì)審查請求的同時提出，自實質(zhì)審查請求生效之日生效 |
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期限 |
發(fā)明自延遲審查請求生效之日起1年、2年或者3年 |
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后續(xù) |
延遲期限屆滿后，專利申請將按順序待審 |
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撤回 |
延遲期限屆滿前，申請人可以請求撤回延遲審查請求，符合規(guī)定的，延遲期限終止，專利申請將按順序待審 |
現(xiàn)行專利法并未明確規(guī)定申請人可以申請推遲專利審查程序。發(fā)明專利申請?zhí)岢龊?，申請人需?年內(nèi)請求實質(zhì)審查；逾期不申請審查的，將視為撤回。必要時，國家知識產(chǎn)權(quán)局也可以主動進行專利審查。實用新型和外觀設(shè)計專利申請則按照既定流程進行初審，然后授權(quán)。如果專利權(quán)人希望早點獲得授權(quán)，則可以選擇收費的快速審查通道，或者選擇全國各地的地方知識產(chǎn)權(quán)保護中心提供的快速預(yù)審程序。
2019年施行的《專利審查指南》首次引入發(fā)明和外觀專利申請延遲審查制度。這次《專利法實施細則》第56條第2款從立法上確認這一做法，首次明確“申請人可以對專利申請?zhí)岢鲅舆t審查請求”。這是專利審查制度的重要改革，可以更有效地保護專利權(quán)人的利益。
《專利審查指南》中新修改的延遲審查，事實上將進入實質(zhì)審查程序的期限最多延長到了6年，對于實用新型專利審查最多延長1年，外觀設(shè)計專利審查最多延長36個月（并且可以按月申請），同時增加了申請人可以隨時撤回延遲審查請求，這給申請人提供了極大的自由度。
世界各國的專利制度中，目前還沒有類似的制度。美國存在所謂的“延遲審查制度”，但是和我國的有明顯區(qū)別。美國非臨時發(fā)明申請、植物專利申請和PCT進入美國國家階段的申請都可以請求延遲審查。申請人可以在申請時或申請后提交延遲審查請求，但是如果USPTO已經(jīng)發(fā)出第一次審查意見通知書或者授權(quán)決定，則延遲審查請求不會被批準。USPTO規(guī)定延遲審查期限不超過最早優(yōu)先權(quán)日起3年，對于PCT進入美國國家階段申請為30個月。實際上，美國的延遲審查沒有突破原有期限，僅僅是晚一些審查。
此外，其他國家例如日本，直接將請求審查的期限規(guī)定為7年。《歐洲專利公約》中雖然規(guī)定了提出審查請求期限的延長，但是決定由行政委員會做出，而非由申請人提出請求。我國率先引入延遲審查并且進行了完善，是專利制度的一次重大創(chuàng)新，也是專利申請人的一項重大利好。
二、延遲審查對申請人的好處
1.方便申請人進行專利布局和保護
申請策略以專利威懾為主的公司，特別是一些外國的公司，對有些專利申請希望晚一點獲得授權(quán)。因此，在審查實踐中，申請人經(jīng)常采用對審查意見申請延期答復(fù)、不答復(fù)等視撤并且再次恢復(fù)等各種拖長專利審查周期的手段，以便盡可能晚地獲得授權(quán)。這樣做的主要目的是為了迷惑甚至威懾競爭對手，使其很難把握申請人的權(quán)利范圍，從而使自己獲得寶貴的競爭時間，贏得市場競爭。
延遲審查為申請人提供了新的路徑，使得申請人能夠深入評估技術(shù)創(chuàng)新的商業(yè)潛力。這使得公司能夠更好地制定專利戰(zhàn)略，根據(jù)市場需求調(diào)整戰(zhàn)術(shù)，并最大程度地利用專利權(quán)以支持商業(yè)目標。
2.節(jié)省審查成本
申請人可以根據(jù)產(chǎn)品的市場形勢決定是否繼續(xù)專利審查進程，從而避免為不必要的專利審查活動負擔成本。例如，如果一項技術(shù)發(fā)展特別迅速或者發(fā)展方向變化，導(dǎo)致在審的專利申請的價值不大，那么申請人可以選擇不再繼續(xù)專利申請的審理，從而節(jié)省相關(guān)的人力物力，從而節(jié)省審查成本。
3.享受最新政策便利
申請人有機會享受最新的專利審查政策帶來的便利。例如在預(yù)知審查政策有所調(diào)整的時候，可以主動判斷新舊政策的利弊，從而積極主動地選擇是否延遲審查。一些政策變化例如補充實驗數(shù)據(jù)、計算機領(lǐng)域存儲介質(zhì)、程序產(chǎn)品的保護等等。
三、延遲審查可能帶來的缺點
任何制度都存在雙面性，延遲審查制度也不例外。延遲審查可能帶來如下一些缺點。
1.專利權(quán)推遲和喪失保護
在延遲審查期間，專利權(quán)無法生效。這意味著公司在此期間內(nèi)無法對其創(chuàng)新享有法定的專利保護，可能面臨侵權(quán)風險，特別是在競爭激烈的市場中。在某些技術(shù)領(lǐng)域，技術(shù)可能迅速演變。延遲審查可能導(dǎo)致專利保護與最新技術(shù)進展不相符，使得公司錯失對創(chuàng)新的及時保護。
2.競爭劣勢
在延遲審查期間，其他競爭者可能獲得相似技術(shù)的專利。這可能使公司在市場上處于競爭劣勢，特別是在依賴知識產(chǎn)權(quán)的行業(yè)中。
3.不確定性和長期費用增加
由于無法準確預(yù)測未來審查時的狀況，延遲審查可能增加了不確定性。公司難以確定專利審查的結(jié)果，使得長期戰(zhàn)略規(guī)劃變得更加困難。盡管延遲審查可以推遲費用支出，但在長期內(nèi)，專利權(quán)的保護仍然需要支付費用。這可能導(dǎo)致公司在未來承擔較高的法律和專利費用，增加總體成本。
以上簡單地介紹的關(guān)于延遲審查的相關(guān)內(nèi)容。希望國內(nèi)外申請人能夠充分地用好這項制度，為自己的企業(yè)獲得更多地益處。此外，也希望中國的專利制度不斷推陳出新，更好地為中國的創(chuàng)新發(fā)展作出貢獻。