文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 趙旎
在美國專利申請實踐中，“重復(fù)授權(quán)”（Double Patenting）的問題是代理人經(jīng)常遇到的問題。
MPEP 804中對重復(fù)授權(quán)做出了具體的解釋。當(dāng)一件授權(quán)專利的排他權(quán)期限通過其它專利的授權(quán)而不公正地延長時，即會產(chǎn)生重復(fù)授權(quán)問題。重復(fù)授權(quán)駁回常發(fā)生于，審查員認(rèn)為被審查的申請中要求保護的發(fā)明或其明顯變型和另一個專利或共同待決申請中要求保護的發(fā)明或其明顯變型相同，需要注意的是，有重復(fù)授權(quán)問題的兩件或多件專利之間必須存在某些共同的發(fā)明人或?qū)＠麢?quán)人。
重復(fù)授權(quán)分為不同類型，如果按照所比較的權(quán)利要求是否完全相同，可以分為法定重復(fù)授權(quán)（Statutory Double Patenting）和非法定重復(fù)授權(quán)（（Non-statutory Double Patenting）。
（1）法定重復(fù)授權(quán)：適用于不同案件中權(quán)利要求主張保護相同的發(fā)明的情況(same invention)，通常僅當(dāng)相沖突的權(quán)利要求完全一致或者基本一致并且具有相同的保護范圍時才會引起法定重復(fù)授權(quán)駁回，所以法定重復(fù)授權(quán)駁回很少遇到。
（2）非法定重復(fù)授權(quán)：適用于不同案件中權(quán)利要求所描述的發(fā)明為顯而易見的變型的情況(obviousness)，也被稱為“顯而易見型重復(fù)授權(quán)”，顯而易見型重復(fù)授權(quán)駁回更加常見。
此外，在實踐中，在遇到審查員提出的顯而易見型重復(fù)授權(quán)駁回中，還可以進一步分為兩種情況，即（2a）臨時性重復(fù)授權(quán)駁回，即，一個共同待決申請的權(quán)利要求對抗另一個共同待決申請的權(quán)利要求。（2b）非臨時性重復(fù)授權(quán)駁回，即，在先專利的權(quán)利要求對抗另一個共同待決申請的權(quán)利要求。
筆者認(rèn)為非臨時性顯而易見型重復(fù)授權(quán)駁回是代理人在實踐中更經(jīng)常遇到的，此時往往可以通過爭辯，或修改在后申請的權(quán)利要求，或提交期末放棄的方法克服重復(fù)授權(quán)問題。
如果考慮盡快授權(quán)，那么期末放棄（Terminal disclaimers）是最簡單快速的方法。在實踐中，期末放棄通常是指申請人通過同意當(dāng)前申請（一般為在后申請）授權(quán)成為的專利的保護期限與同一申請人的另一件專利/申請（在先專利/申請）的保護期限相同，放棄在后申請專利獲得的“超期保護”，使得兩件專利的在同一天失效。即，實踐中通常是，同一申請人擁有一件在先申請及一件在后申請時，會在在后申請的審查中收到重復(fù)授權(quán)問題，并在此時做出期末放棄。然而筆者在實踐中也遇到過在在先申請的審查階段即被審查員提出重復(fù)授權(quán)問題，并做出期末放棄的。
由于筆者通常處理生化領(lǐng)域案件，在此分享一個生化領(lǐng)域關(guān)于重復(fù)授權(quán)及期末放棄的案件。
同一申請人A有兩件申請日不同的申請B和C，其中B的申請日早于C的申請日。申請B和C均在實審階段中，在審查員審查在先申請B的過程中指出其與在后申請C存在顯而易見型重復(fù)授權(quán)問題：在先申請B要求了一種藥物組合物，其包含藥物1和藥物2；在后申請C要求了一種藥物1和免疫調(diào)節(jié)活性物。審查員認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)已經(jīng)公開了藥物2是一種眾所周知的免疫調(diào)節(jié)活性物，因此本領(lǐng)域技術(shù)人員很容易想到將一種免疫調(diào)節(jié)活性物與藥物1聯(lián)合使用得到與在先申請B類似的效果，因此在先申請B與在后申請C存在顯而易見型重復(fù)授權(quán)問題。
此時，在先申請B及在后申請C均為待決申請。如果按照常規(guī)方法，可以考慮修改申請B的權(quán)利要求，爭辯或提交期末放棄。然而在此案中，爭辯在答復(fù)中不被接受的風(fēng)險較大。而在在后申請C也正處于待決狀態(tài)的時候，似乎修改在先申請B的權(quán)利要求也無從下手。此時為了促進順利審查及授權(quán)，提交期末放棄似乎比較穩(wěn)妥。與常見的提交期末放棄不同的是，此時是在答復(fù)在先申請B的重復(fù)授權(quán)問題中提交關(guān)于在后申請C的期末放棄。此時提交的期末放棄對在審的申請B沒有什么實質(zhì)性影響，只是在后申請C可能會喪失一些專利期。筆者認(rèn)為在在先申請及在后申請均為未決狀態(tài)下，即在在先申請中提出顯而易見型重復(fù)授權(quán)駁回的情況比較少見。
針對此情況，筆者在查閱資料后，發(fā)現(xiàn)針對這種情況除了期末放棄或修改權(quán)項外，還有“暫時擱置（hold in abeyance）”的答復(fù)方法，即：延遲決定。這種請求可以暫時不答復(fù)臨時性重復(fù)授權(quán)駁回的審查意見。審查員在后續(xù)的審查意見中會重復(fù)該臨時性重復(fù)授權(quán)駁回，此時申請人可以再次提出暫時擱置該駁回的請求來延緩實質(zhì)性答復(fù)。通過實質(zhì)性答復(fù)的延期，在大部分情況下，申請人能夠避免產(chǎn)生與爭辯、修改、期末放棄的準(zhǔn)備和提交等相關(guān)的不必要費用。在對其中一件相關(guān)申請的審查過程中，相沖突的權(quán)利要求可能會被修改到一定程度，從而臨時性重復(fù)授權(quán)問題自動克服。此外，如果其中一件相關(guān)申請被放棄，那么就不存在重復(fù)授權(quán)，審查員將會撤回重復(fù)授權(quán)駁回審查意見?！?】然而由于在實踐中筆者并未試過此方法的可行性，在此僅提供思路，不做贅述。
綜上所述，在美國專利實踐中，重復(fù)授權(quán)問題多見于顯而易見型重復(fù)授權(quán)駁回，并且多為非臨時性重復(fù)授權(quán)駁回，此時申請人必須做出實質(zhì)性答復(fù)，即爭辯，修改權(quán)利要求或期末放棄。而部分少見于臨時性重復(fù)授權(quán)駁回，如筆者所舉例子，此時簡單處理方式仍可考慮期末放棄，只是期末放棄的思路與常規(guī)有所不同。
參考文獻
【1】克服美國重復(fù)授權(quán)駁回的答復(fù)策略，集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司西安分部 魯梅