文/北京市集佳律師事務所 戈曉美
企業(yè)出海的知識產權風險問題，是個老生常談的話題，也是個常談常新的話題。世紀之交我國DVD企業(yè)出海時曾在知識產權方面遭遇慘痛教訓，二十幾年過去了，我國企業(yè)的技術實力和自主研發(fā)水平顯著提升，企業(yè)的知識產權保護意識和保護水平大幅提高。與此同時，世界經濟和貿易發(fā)生深刻變化，以美國為首的西方國家以知識產權問題作為主要發(fā)力點，不斷加強對我國企業(yè)的打壓態(tài)勢，企業(yè)在進入國際市場時面臨著嚴峻的知識產權風險和應對考驗，企業(yè)知識產權風險防控及訴訟應對工作的重要性不言而喻。
一、中國企業(yè)出海面臨的新環(huán)境
?。ㄒ唬┲R產權日益成為國家發(fā)展的戰(zhàn)略性資源和國際競爭力的核心要素
日本早在2002年就提出了知識產權立國的戰(zhàn)略，當時日本政府對于世界產業(yè)發(fā)展規(guī)律進行了總結，認識到靠資源和靠設備的時代已經過去了，當今時代要靠知識產權，重視知識產權是產業(yè)發(fā)展的必然趨勢。由此，日本完成了從“貿易立國”、“科技立國”到“知識產權立國”的戰(zhàn)略升級。
我國在2008年提出《國家知識產權戰(zhàn)略綱要》，在2021年又提出了《知識產權強國建設綱要（2021-2035年）》，旨在統(tǒng)籌推進知識產權強國建設，全面提升知識產權創(chuàng)造、運用、保護、管理和服務水平，這標志著我國從知識產權大國到知識產權強國的轉變。
2023年1月5日，美國總統(tǒng)拜登簽署了《2022保護美國知識產權法案》，該法案規(guī)定總統(tǒng)應當將其認為可能或已經對美國的國家安全、外交政策或經濟穩(wěn)定構成重大威脅的外國個人和實體列入報告，實施制裁，不以企業(yè)向法院對外國個人和實體提出民事或刑事指控為前提，這意味著美國商業(yè)秘密保護體系進一步被加強，并逐漸傾向于運用更加迅速、靈活的行政手段，多角度制裁商業(yè)秘密侵權行為，以維護美國本土企業(yè)的競爭優(yōu)勢。
（二）幾個主要國家和地區(qū)的知識產權保護特點
在美國，需要特別注意NPE（Non-Practicing Entity），據統(tǒng)計顯示，2022年美國地區(qū)法院近60%的訴訟由NPE發(fā)起。NPE，即非專利實施主體，是指本身不進行生產經營，專門依靠購買專利和專利訴訟獲利的商業(yè)模式，也叫專利蟑螂。德國和法國都是歐盟重要的成員國，尤其在全球展覽業(yè)領域占據重要角色，對展會知識產權保護力度是非常強的。荷蘭的海牙法院，是審理復雜專利侵權訴訟案件的一個重要法院。英國是世界上最早給予知識產權保護的國家，它的知識產權保護制度非常完備，對侵權行為的打擊力度也是非常大的。還有2023年6月1日開始啟用的歐洲統(tǒng)一法院，這意味著專利權人可以通過一個訴訟在所有成員國范圍內主張禁令，將大大降低專利法律保護的復雜性和成本。
由此可見，美國和歐洲這些發(fā)達國家地區(qū)，對于知識產權的保護都是非常強的，對于侵權行為的打擊力度也是非常大的。
二、企業(yè)出海知識產權風險防控
（一） 企業(yè)出海知識產權風險類型
專利權的本質在于以公開換保護，也即企業(yè)以專利的形式公開技術方案，國家給予其合法的壟斷權。未經專利權人的授權，他人不能制造、銷售、許諾銷售、進口、使用侵犯專利權的產品或者專利方法。一旦被認定為侵權行為，最直接的后果是：被控侵權人將被要求停止生產、銷售行為，下架侵權產品，面臨高額的損害賠償；在展會上的話還可能被要求撤展和扣押展品和人員；專利侵權的間接后果是損害企業(yè)的商譽和信譽，損害企業(yè)形象。
知識產權的風險類型主要包括這四個方面：
第一是展會，歐盟執(zhí)法部門常常會針對我國展臺進行大面積的檢查，我國企業(yè)曾多次在海外參展時因知識產權問題遭遇重創(chuàng)。例如展會前展品被沒收，展會進行中展臺被查封，參展人員被抓，參展企業(yè)被組織方拒絕參展。
第二是直接的侵權訴訟，除了前面提到的一旦被認定侵權了，有停產、停售和巨額賠償的后果之外。臨時禁令的情況需要特別注意，臨時禁令是指在訴前或訴中程序中，法院應權利人的請求而發(fā)出的要求侵權行為人停止制造、銷售、許諾銷售、進口等行為的臨時性命令。臨時禁令的特點在于快速、突襲，因其快捷有效的特點，經常被權利人采用。
第三是海關扣押，目前大部分國家都實行知識產權海關保護制度。海關基于權利人的知識產權備案，可以對過境的有侵權嫌疑的貨物采取強制扣押。
第四是知識產權相關貿易調查。知識產權貿易調查是一種準司法調查程序，當前國際上與知識產權貿易相關的貿易調查主要有：美國“337調查”、特別301調查以及歐盟的對相關不公平貿易措施的調查等。以337調查為例，這是美國一種特有制度，是進入美國海外市場必須重點關注的風險，其后果可能導致企業(yè)的相關產品、乃至全行業(yè)的相關產品都無法進入美國市場。
?。ǘ┢髽I(yè)出海知識產權風險防控措施
企業(yè)知識產權的風險防控，核心在于以下兩個方面：
一是要進行專利風險排查工作，即FTO。
專利信息是完全公開的，因此專利的侵權風險是可預知的，這使得企業(yè)可以提前排查侵權風險并提前做好風險應對處置預案。FTO全稱Free to Operate，即專利的自由實施，是指技術實施人在不侵犯他人專利權的情況下自由實施。FTO的工作步驟包括確定檢索主題和檢索范圍、專利檢索、技術標引、風險定級、風險排除五個步驟。FTO工作的本質就是通對專利情報信息的分析，提前排查專利風險并消除專利風險的過程。我們建議，在一開始，在產品的研發(fā)階段，企業(yè)的IPR就要介入，就要開始避免知識產權侵權，最晚要在產品上市前徹底排查。
二是主動的專利布局及反布局。
最好的防御是進攻。進行專利的分析和布局尤為重要，要在自己的優(yōu)勢領域進行專利布局，通過對自有技術的專利布局，可以從被動化為主動，發(fā)展出未來能制衡競爭對手的專利。特別是要重視以對抗競爭對手為目標的專利布局，也就是，對標競爭對手的核心產品和研發(fā)方向進行專利布局。一旦競爭對手挑起知識產權糾紛，一方面，企業(yè)應當積極應訴，另一方面，企業(yè)要主動找機會反制對方，以達到互相制衡的目的。
三、企業(yè)出海知識產權訴訟應對
（一）我國企業(yè)在美知識產權糾紛概況
我國企業(yè)在美國知識產權糾紛一直處于高發(fā)態(tài)勢。以下分享一下《2022年中國企業(yè)在美知識產權糾紛調查報告》中的幾個數據：中企在美知識產權訴訟新立案共986起，環(huán)比增長14.39%；在美糾紛共涉及中國企業(yè)9569家次，較上年增長75.06%；98.16%的中國企業(yè)為被告；專利訴訟平均判賠額382.1萬美元；專利訴訟審結平均周期480天。由此可見，一旦在美國卷入專利侵權訴訟，就意味著加入了一場耗時耗資的“馬拉松”，如果產品被判定專利侵權，還可能會面臨高額的侵權賠償、喪失市場、損害企業(yè)形象與損失業(yè)務機會等一系列蝴蝶效應。
?。ǘ┪覈髽I(yè)在美知識產權訴訟應對策略
第一，沉著冷靜，耐心周旋，擅于借助外力。
自亂陣腳、舉手投降不可取，置之不理是最壞的應對。例如，如果企業(yè)對收到的律師函置之不理，可能會迫使權利人申請臨時禁令或者提起訴訟。如果未來被法院認定侵權成立，侵權人將會因故意侵權承擔懲罰性賠償責任。再例如，如果不按時應訴，則法院作出缺席判決，結果往往是被告敗訴，還需要承擔因訴訟產生的費用。建議企業(yè)在海外遭遇侵權訴訟時，首先應當積極配合當地司法行政部門的協調處理，同時要積極尋找一切維權途徑，盡力降低企業(yè)損失。
知識產權糾紛是專業(yè)性較強的領域，建議企業(yè)在遭遇侵權糾紛時，一定要尋求專業(yè)律師的幫助。日常在可能涉及知識產權海外糾紛的重點國家和地區(qū)要維護一些合作伙伴關系，必要時可以向當地或者我國有關部門派駐的知識產權工作站等機構，例如行業(yè)協會、產業(yè)聯盟、知識產權維權援助中心等尋求維權協助。另外，企業(yè)還應組建專門的知識產權團隊，知識產權糾紛的應對需要知識產權團隊與企業(yè)的技術部門、市場部門、行政部門、財務部門、公關部門一起，與外部專業(yè)律師一起協同工作，并肩作戰(zhàn)。
第二，熟悉知識產權規(guī)則，真正的尊重知識產權。
程序方面，被控侵權人可以從對方訴訟主體資格、管轄權異議、訴訟時效等方面進行抗辯；實體方面，可以從專利無效抗辯、不侵權抗辯、現有技術抗辯、權利用盡抗辯、先用權抗辯等方面積極應訴。如企業(yè)日常知識產權工作到位的話，企業(yè)所遭遇的訴訟所依據的權利基礎很可能是在前期FTO工作中排查出來的風險專利，此處的專利無效抗辯也可以是前述FTO排查分析工作中已經事前準備好的證據材料。
另外，如果企業(yè)自身有一定的知識產權積累，則可以考慮針對對方的產品提出反制訴訟。從對國家司法制度的熟悉程度來考慮，建議反制訴訟地在中國進行。提起反制訴訟，一方面能夠向對方表明積極應戰(zhàn)的態(tài)度，更重要的是給對方施加壓力，迫使對方走向談判桌，謀求和解。
世界各國的知識產權制度看起來相似，實際上也有很多不同，呈現明顯的地域特征。因此，在企業(yè)出海時，還需要對當地的知識產權法律制度、執(zhí)法形式、司法程序、以及執(zhí)法案例、司法判例等資料進行調研了解。真正地去熟悉知識產權規(guī)則，才能最大程度地運用知識產權規(guī)則，從而能夠為企業(yè)爭取更多的競爭優(yōu)勢。
四、企業(yè)出海知識產權合規(guī)建議
綜合上述分析，對我國企業(yè)出海在知識產權工作方面提出如下合規(guī)建議：
?。ㄒ唬﹪栏癜凑諊H通行的規(guī)則參與競爭
尊重知識產權、尊重創(chuàng)新是國際市場通行的競爭規(guī)則。只有真正的去尊重競爭對手的知識產權、尊重供應商的知識產權、尊重客戶的知識產權，才能更好地去參與國際競爭。另一方面，相信專利是可以被挑戰(zhàn)、可以被規(guī)避的，從而更好的去運用知識產權制度
?。ǘ┨嵶龊萌粘５闹R產權
尊重知識產權的同時也要運用好知識產權規(guī)則。日常的知識產權工作包括專利的布局、包括專利侵權風險排查、風險預警工作、對于排查出的風險專利的處置工作，例如專利穩(wěn)定性分析工作、技術規(guī)避工作、專利無效準備工作，還包括針對競爭對手的專利反布局工作。日常的知識產權工作是未雨綢繆，能夠為企業(yè)在未來的戰(zhàn)場上提供強有力的戰(zhàn)斗武器。
?。ㄈ┱_認識知識產權訴訟
訴訟有代價，但是一旦被訴，應當沉著冷靜地積極應對，必要時候需要提起反制訴訟。應當認識到，知識產權訴訟的目的是為市場服務，是幫助企業(yè)解決糾紛的一種手段，一個工具。專利的價值在于運用，如果一項專利能夠被用于訴訟，是實現了專利的價值。