文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 金世煜
專利審查中的追加實驗數(shù)據(jù)問題，在化學(xué)領(lǐng)域較為常見。這是因為化學(xué)屬于實驗科學(xué)，很多技術(shù)方案的技術(shù)效果具有不可預(yù)期性，相對于機(jī)電領(lǐng)域，其發(fā)明的創(chuàng)造性更多依賴于對技術(shù)方案帶來的效果的評價、對實驗數(shù)據(jù)的考察等。但由于申請人往往不能準(zhǔn)確預(yù)知審查員檢索到的現(xiàn)有技術(shù)，因而在撰寫說明書時往往會出現(xiàn)實驗數(shù)據(jù)不足或?qū)嶒灁?shù)據(jù)不能充分反映本發(fā)明的突出特點、效果的問題。
作為一種對申請人的救濟(jì)措施，2021年最新修改的《專利審查指南》對追加的實驗數(shù)據(jù)采取了更為“寬容”的態(tài)度，即：在一定條件下，審查員應(yīng)該考慮申請人為克服審查員指出的缺陷（例如，為克服審查員指出的創(chuàng)造性或公開不充分的缺陷）而提交的補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)。
對于補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)的總原則
具體而言，《專利審查指南》追加了如下關(guān)于補(bǔ)交的實驗數(shù)據(jù)的內(nèi)容：“判斷說明書是否充分公開，以原說明書和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容為準(zhǔn)?！薄?】“補(bǔ)交實驗數(shù)據(jù)所證明的技術(shù)效果應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從專利申請公開的內(nèi)容中得到的?！薄?】可將上述規(guī)定理解為一個總的原則，即，對于補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)而言，能夠被接受（考慮）的前提是不違反先申請原則，不超出申請日所公開的范圍。這也是一個平衡申請人與公眾利益的基本原則。
但是，對于“能夠從專利申請公開的內(nèi)容中得到”這一規(guī)定具體如何把握？例如，對于說明書中沒有明確記載但與記載的效果有密切關(guān)聯(lián)的技術(shù)效果，能否通過補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)予以進(jìn)一步舉證？即，所要證明的技術(shù)效果應(yīng)是可以從說明書中“直接”（記載）得到，還是“推知”得到亦可？對此，一般的理解為：該效果應(yīng)明確記載于說明書中。
這樣的理解應(yīng)是比較公允合理的。關(guān)于此點，對比其他國家的規(guī)定，例如，日本的審查指南中規(guī)定，（補(bǔ)交實驗數(shù)據(jù)）要證明的效果應(yīng)是“可以從說明書中明確推知的”【3】。顯然，這里的“明確推知”要比“記載的內(nèi)容”更寬泛。我國在對“修改超范圍”的審查中，采取的是比日本更為嚴(yán)格的審查標(biāo)準(zhǔn)——“能夠直接、毫無疑義地確定的”【4】。實踐中，如果沒有明確記載，僅憑“推知”實際上是很難實現(xiàn)“能夠直接、毫無疑義地確定”的，通常這種“推知”而得的技術(shù)內(nèi)容會被認(rèn)定為修改超范圍。與此相應(yīng)地，我國對補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)的證明效果的要求，類似地做比較嚴(yán)格的規(guī)定、解釋應(yīng)是比較合理的，這樣理解起來更具有法條（規(guī)定）之間的邏輯一貫性。
當(dāng)然，具體實務(wù)中可能還會有各種特殊情形。為避免個案特例的出現(xiàn)，規(guī)定中并沒有采用“直接”得到的表述，理論上應(yīng)還是有一定的回旋、爭論的空間。但實務(wù)中，代理人還是應(yīng)采取審慎的處理方式，盡量避免推知效果的補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)，以免進(jìn)行補(bǔ)充實驗后卻不被接受、認(rèn)可。
對于補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)的適用情形
《專利審查指南》在之前的修改中對于補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)的適用情形并沒有明確規(guī)定。而在2021年修改版中，《專利審查指南》對于補(bǔ)充的實驗數(shù)據(jù)的適用情形做了進(jìn)一步明確，即，“對于申請日之后申請人為滿足專利法第二十二條第三款、第二十六條第三款等要求補(bǔ)交的實驗數(shù)據(jù)，審查員應(yīng)當(dāng)予以審查”。
對此，有人認(rèn)為上述適用情形并非窮舉，例如，對于《專利法》第二十六條第四款的支持問題（即，權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)），也可比照《專利法》第二十六條第三款而考慮補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)，以克服審查員指出的相應(yīng)缺陷。
雖然上述規(guī)定并未明示是窮舉，但考慮到目前實踐，通過補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)來克服“支持問題”，一般是很難被接受的。具體而言，《專利法》第二十六條第三款的“公開不充分”是就說明書部分的缺陷而被指出的，即，對于公眾或本領(lǐng)域技術(shù)人員而言，由于說明書的公開不充分而難以實現(xiàn)本發(fā)明。因此，申請人所補(bǔ)充的實驗數(shù)據(jù)從某種意義上來說是對說明書的一種釋明，有利于本領(lǐng)域技術(shù)人員對發(fā)明的深入理解和實施，允許申請人補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)既是對申請人所造成的失誤或缺陷的一種救濟(jì)，也是對公眾能更好、更準(zhǔn)確理解并實施發(fā)明的一種“有益補(bǔ)充”。通過上述補(bǔ)救，能夠避免對發(fā)明所做出的貢獻(xiàn)進(jìn)行全盤否定——因為公開不充分的缺陷如果不能被克服，將導(dǎo)致“全盤皆輸”的局面，即不會有任何權(quán)利范圍得到授權(quán)。因而，對于公開不充分采取允許補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)的應(yīng)對方式，是對申請人一定程度的容錯“救濟(jì)”，對于社會公眾而言也存在有益性。
而對于《專利法》第二十六條第四款的“支持問題”的缺陷，其對象是針對權(quán)利要求而言的：通常是審查員不認(rèn)可權(quán)利要求的保護(hù)范圍，認(rèn)為其要求保護(hù)的范圍過大，即概括了較大的保護(hù)范圍，超出了從原始說明書中記載的實施例、比較例所能夠合理概括的范圍。對此，一般通過進(jìn)一步縮限到合理、適當(dāng)?shù)姆秶?，就能克服該缺陷。申請人的損失與其實施例記載不足所應(yīng)承擔(dān)的后果可以基本相匹配。設(shè)若申請人為克服支持問題而提交了補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)，即使其要證明的效果已經(jīng)明確記載于說明書中，但補(bǔ)交的實驗數(shù)據(jù)如果是新增加的，申請人根據(jù)新增的實驗數(shù)據(jù)來支持申請時所概括的、被審查員認(rèn)為是概括過大的范圍，顯然有違先申請原則及以公開換保護(hù)原則。即，當(dāng)從原始的說明書記載的實施例中難以得出權(quán)利要求所概括的范圍時，補(bǔ)交的實驗數(shù)據(jù)相當(dāng)于在提交申請時未充分完成實驗就進(jìn)行了盲目概括；即使在后續(xù)被質(zhì)疑時再進(jìn)一步提交補(bǔ)充數(shù)據(jù)，該內(nèi)容也顯然超出了原始記載的范圍。
具體而言，對于支持問題進(jìn)行較嚴(yán)格的處理，可以避免申請人以較少的實施例概括出較大的范圍（包括推測的部分），然后通過補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)的方式來補(bǔ)救，即，先將不確定的部分寫入權(quán)利要求中，如果后續(xù)被指出支持問題，再補(bǔ)充做實驗；如果實驗數(shù)據(jù)能夠獲得說明書的效果，就主張“可以得到支持”；如果實驗數(shù)據(jù)不理想，就縮限到適當(dāng)、合理的范圍。這顯然過于有利于申請人一方。根據(jù)權(quán)利與義務(wù)相協(xié)調(diào)的原則，由申請人承擔(dān)因急于申請或說明書最初撰寫的不完備而致實施例的不足所帶來的相應(yīng)后果應(yīng)是合理的，而且這種后果也不至于導(dǎo)致類似于“公開不充分”那樣的“滿盤皆輸”的結(jié)果，只是縮限到已完成的范圍——即，在認(rèn)可了發(fā)明的技術(shù)貢獻(xiàn)的基礎(chǔ)上，同時也由申請人承擔(dān)實施例（數(shù)據(jù)）不足所帶來的相應(yīng)后果。
當(dāng)然，對于支持問題，如果補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)只是為了說明一個技術(shù)事實、糾正某種技術(shù)偏見而起到一種輔證作用，即，如果其目的在于幫助審查員更好地理解發(fā)明原理等具體事實，而不涉及對實施例的進(jìn)一步的補(bǔ)充、確認(rèn)，這樣的實驗數(shù)據(jù)作為克服支持問題而供審查員參考的資料提交，也是有可能被審查員參閱考量的。
總之，通常對于補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)的適用情形，一般理解是限于《專利法》第二十二條第三款、第二十六條第三款這兩種常見情況；而對于“支持問題”，雖未明示不允許，但如上所述，除了某些情況下釋明意義上的實驗數(shù)據(jù)外，作為真正“補(bǔ)充實施例”意義上的數(shù)據(jù)通常是很難被接受的。事實上，實務(wù)中曾嘗試針對“支持問題”提交補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)，但均被審查員以“先申請原則”或“超出原始記載的范圍”而被拒絕（不予考慮）。
需要說明的是，對于支持問題通過提交補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)而克服的情況，在其他國家的專利審查實務(wù)中有時是被允許的。例如，日本對此采取比較寬松的態(tài)度，在審查員“有理由懷疑”權(quán)利要求概括的范圍過大而得不到說明書支持的情況下，申請人可以通過追加實施例來回應(yīng)審查員的懷疑。不排除在將來的審查實務(wù)中，我國也可能采取更有利于申請人、發(fā)明人的立場來對待、解釋上述補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)的適用情形。事實上，“對于申請日之后申請人為滿足專利法第二十二條第三款、第二十六條第三款等要求補(bǔ)交的實驗數(shù)據(jù)，審查員應(yīng)當(dāng)予以審查”這一規(guī)定中使用了“等”的表述，就為將來審查員的裁量權(quán)放松預(yù)留了空間。但在我國目前的審查實踐中，申請人還是應(yīng)該了解實踐中上述較嚴(yán)格的處理方式，謹(jǐn)慎對待采用提交補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)來應(yīng)對支持問題的方式。與其花費時間、金錢等成本來做補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)卻得到一個不被接受的結(jié)果，不如將相應(yīng)的精力、著力點轉(zhuǎn)到爭辯該范圍可以“合理概括”之類的說理策略上來。
為克服創(chuàng)造性而提交的補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)
實務(wù)中，可以提交的補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)一般是針對審查員指出的創(chuàng)造性缺陷而提交的。那么，具體在什么樣的情況下或針對什么樣的意見時，可考慮提交補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)進(jìn)行爭辯呢？通過日常工作經(jīng)驗總結(jié)了以下三種情形。
由于比較例的缺乏而補(bǔ)充的實驗數(shù)據(jù)
例如，在一種組合物的發(fā)明中，權(quán)利要求最初只是限定了幾種物質(zhì)，但對物質(zhì)的成分比例并未明確限定。當(dāng)審查員檢索認(rèn)為該組合物缺少新穎性/創(chuàng)造性后，為克服該缺陷，申請人根據(jù)說明書的記載，對其中的某成分A的含量進(jìn)一步限定（例如，限定成分A含量占比為20~30%），并主張取得了說明書中已記載的特定的效果。
由于申請人在撰寫原始說明書時，對發(fā)明點（或最接近的現(xiàn)有技術(shù)）的預(yù)判不準(zhǔn)確，只是對特定成分的有無進(jìn)行了實施例和比較例的驗證，而對于具體成分A含量只記載了處于上述范圍20~30%中的實施例，并沒有記載超出上述范圍的比較例。于是，審查員便認(rèn)為該成分A的含量是經(jīng)過有限次實驗容易得到的，由于沒有與新的發(fā)明點（含量范圍）相關(guān)的比較例，也就看不出取得了怎樣的優(yōu)異效果，因而直接否定了該修改后的技術(shù)方案的創(chuàng)造性。
對此，申請人為了證明該效果的顯著優(yōu)異性，提交了相關(guān)的比較實驗（比較例）數(shù)據(jù)。審查員認(rèn)可了該補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)，即認(rèn)定本發(fā)明具有顯著效果，從而認(rèn)可了本發(fā)明的創(chuàng)造性。
為克服非單一因素變化的比較實驗所存在的缺陷
在原始說明書中，由于對現(xiàn)有技術(shù)的掌握還不充分，所以對優(yōu)選方案的探討比較寬泛，只是記載了相應(yīng)效果，并沒有進(jìn)行有針對性的對比實驗從而確切地驗證相關(guān)技術(shù)因素的影響效果。即，當(dāng)存在多個附加要素的優(yōu)選方案時，如果原始說明書中并未就某單一因素（某特定技術(shù)特征）的變化進(jìn)行實施例和比較例的對比實驗，審查員會以此為由否認(rèn)相關(guān)技術(shù)效果主要是由該單一特定技術(shù)特征所帶來的，從而不認(rèn)可該限定技術(shù)方案的創(chuàng)造性。換言之，審查員暗示根據(jù)實施例記載將多個特定技術(shù)特征（多個附加要素）一并進(jìn)行限定。
例如，在一組合物發(fā)明中，一審認(rèn)為其缺乏創(chuàng)造性。申請人根據(jù)說明書的記載，進(jìn)一步限定其還含有A（收縮劑），然而在其實施例部分，實施例與比較例的區(qū)別點不僅在于A（收縮劑）的不同，同時還存在B（減粘劑）的不同。因此，審查員指出，并不能判斷本發(fā)明的優(yōu)選效果是僅由于含有A（收縮劑）而產(chǎn)生的。
對于這種由于在提交申請時未對優(yōu)選方案進(jìn)一步進(jìn)行縝密的比較實驗設(shè)計而出現(xiàn)的瑕疵或證明力不足的問題，通常是可以通過追加比較實驗數(shù)據(jù)而克服的。
在本案例中，申請人通過提交B（減粘劑）要素不存在差異的比較例的追加實驗數(shù)據(jù)，表明了本發(fā)明的優(yōu)選效果主要是因含有A（收縮劑）而明顯改善的，進(jìn)而主張創(chuàng)造性。結(jié)果，審查員認(rèn)可了僅限定A特征的技術(shù)方案，而無需進(jìn)一步限定B特征（減粘劑）。
應(yīng)謹(jǐn)慎主張預(yù)想不到的技術(shù)效果
還應(yīng)注意的是，在提交追加實驗數(shù)據(jù)時，即便提交的比較例的實驗數(shù)據(jù)與說明書中已記載的實施例的數(shù)據(jù)存在較明顯的差異，或者提交的優(yōu)選的實施例獲得了明顯優(yōu)異的效果，也要慎重主張由補(bǔ)充實驗數(shù)據(jù)可以證明獲得了預(yù)想不到的技術(shù)效果。這是因為審查員通常會指出，由于原始說明書中并沒有記載相關(guān)追加的對比實驗，即使事實上該技術(shù)方案的技術(shù)效果確實達(dá)到了預(yù)想不到的量的差異，但從原始說明書中無法“閱讀出”該量上的效果差異達(dá)到了預(yù)想不到的程度，因而該追加的實驗數(shù)據(jù)所要證明的預(yù)想不到的技術(shù)效果，可視為超出了原說明書記載的范圍，不能“從專利申請公開的內(nèi)容中得到”，從而無法被接受。
當(dāng)然，上述審查員的認(rèn)定也許是個案情形，并不能一概而論。但審查員的上述主張也有一定道理。因此，筆者建議對于追加的實驗數(shù)據(jù)，即便其達(dá)到了較大的差異性（量上的預(yù)想不到的程度），也應(yīng)盡量避免過分強(qiáng)調(diào)追加實驗數(shù)據(jù)證明了“預(yù)想不到的技術(shù)效果”，而應(yīng)在結(jié)合技術(shù)方案的非顯而易見性的基礎(chǔ)上，主張獲得了顯著的技術(shù)進(jìn)步，這樣的主張會更容易被接受、認(rèn)可。
注釋：
【1】《專利審查指南》第二部分第十章3.5.1。
【2】同上。
【3】《 特許?実用新案審査基準(zhǔn)》第III 部第2 章第2 節(jié) 3.2.1。
【4】《 專利審查指南》第二部分第八章5.2.1。