文/北京市集佳律師事務(wù)所 武樹辰
2020年11月，國家知識產(chǎn)權(quán)局公布《專利法實(shí)施細(xì)則修改建議（征求意見稿）》，征求社會各界意見。其中，第三十五條規(guī)定：“依照專利法第三十一條第二款規(guī)定，將同一產(chǎn)品的多項相似外觀設(shè)計作為一件申請?zhí)岢龅?，對該產(chǎn)品的其他設(shè)計應(yīng)當(dāng)與簡要說明中指定的基本設(shè)計相似。一件外觀設(shè)計專利申請中的相似外觀設(shè)計不得超過10項?！?/p>
2022年10月31日，國家知識產(chǎn)權(quán)局公布《專利審查指南修改草案（再次征求意見稿）》，向社會公開征求意見，其中第一部分第三章第9.1節(jié)規(guī)定：“同一產(chǎn)品的兩項以上的相似外觀設(shè)計 根據(jù)專利法第三十一條第二款的規(guī)定，同一產(chǎn)品兩項以上的相似外觀設(shè)計可以作為一件申請?zhí)岢?。同一產(chǎn)品的整體設(shè)計與其任何局部設(shè)計，不能作為一件申請?zhí)岢?。一件外觀設(shè)計專利申請中的相似外觀設(shè)計不得超過10項。超過10項的，審查員應(yīng)發(fā)出審查意見通知書，申請人修改后未克服缺陷的，駁回該專利申請?！?
由此可見，《專利法實(shí)施細(xì)則》的修改建議及《專利審查指南》的修改草案對于相似外觀設(shè)計的規(guī)定并未進(jìn)行修改。然而，對于“一件外觀設(shè)計專利申請中的相似外觀設(shè)計不得超過10項”的規(guī)定，業(yè)界始終存在爭議。在外觀設(shè)計的研發(fā)過程中，設(shè)計者通常會基于某個設(shè)計理念創(chuàng)作出大量變型外觀設(shè)計。這些變型外觀設(shè)計中的每個都可能具有值得保護(hù)的創(chuàng)作價值。如果對相似外觀設(shè)計的數(shù)量進(jìn)行限制，則可能會限制創(chuàng)新主體對于相似外觀設(shè)計提出外觀設(shè)計專利申請的空間，從而不能對其外觀設(shè)計進(jìn)行有效保護(hù)，并可能會導(dǎo)致對外觀設(shè)計的模仿和抄襲的現(xiàn)象。
現(xiàn)行《中華人民共和國專利法》第三十一條第二款規(guī)定：“一件外觀設(shè)計專利申請應(yīng)當(dāng)限于一項外觀設(shè)計。同一產(chǎn)品兩項以上的相似外觀設(shè)計，或者用于同一類別并且成套出售或者使用的產(chǎn)品的兩項以上外觀設(shè)計，可以作為一件申請?zhí)岢觥！痹摋l款規(guī)定了可合案申請外觀設(shè)計專利的情形，以規(guī)避《專利法》第九條的限制。2010年修訂的《中國專利法實(shí)施細(xì)則》第三十五條規(guī)定：“依照專利法第三十一條第二款規(guī)定，將同一產(chǎn)品的多項相似外觀設(shè)計作為一件申請?zhí)岢龅?，對該產(chǎn)品的其他設(shè)計應(yīng)當(dāng)與簡要說明中指定的基本設(shè)計相似。一件外觀設(shè)計專利申請中相似外觀設(shè)計不得超過10項。”然而，業(yè)界有觀點(diǎn)認(rèn)為：《專利法》第一條規(guī)定“為了保護(hù)專利權(quán)人的合法權(quán)益，鼓勵發(fā)明創(chuàng)造，推動發(fā)明創(chuàng)造的應(yīng)用，提高創(chuàng)新能力，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，制定本法”，而《專利法實(shí)施細(xì)則》第三十五條規(guī)定將相似外觀設(shè)計限制在10項以內(nèi)，不符合《專利法》“鼓勵發(fā)明創(chuàng)造”的立法本意；而且在法律條款中規(guī)定“10項以內(nèi)”的數(shù)量限制，既不科學(xué)也無法律依據(jù)。
日本的關(guān)聯(lián)申請制度
1999年1月1日以前，日本實(shí)行的是類似外觀設(shè)計申請制度，允許申請人注冊與其已經(jīng)注冊的外觀設(shè)計（主外觀設(shè)計）類似的外觀設(shè)計。類似外觀設(shè)計可以在主外觀設(shè)計的申請日后提交。如果主外觀設(shè)計的權(quán)利被放棄或者被無效，則類似外觀設(shè)計的權(quán)利相應(yīng)滅失。類似外觀設(shè)計也不可以單獨(dú)行使權(quán)利，判斷侵權(quán)時僅考慮主外觀設(shè)計，對類似外觀設(shè)計不能提出獨(dú)立的訴訟請求。
1999年1月1日起實(shí)行的法律規(guī)定將類似外觀設(shè)計申請制度改為關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計申請制度。關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計制度是對申請人本人的先申請原則的例外，因此，對于關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計，不適用日本《外觀設(shè)計法》第9條第1款和第2款。
根據(jù)日本修改之前的《外觀設(shè)計法》第十條的規(guī)定，在基本外觀設(shè)計的申請日當(dāng)天或以后、公告日之前，申請人可以就與基本外觀設(shè)計申請中的外觀設(shè)計相近似的外觀設(shè)計，提出關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計申請。而2020年4月1日起實(shí)施的新《外觀設(shè)計法》規(guī)定，提交關(guān)聯(lián)設(shè)計的時間限制可以延長至從“本外觀設(shè)計”申請日起的10年內(nèi)。
在日本，只有基本外觀設(shè)計的申請人才有權(quán)利提出關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計申請，即“關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計”與“本外觀設(shè)計”的申請人必須為相同的申請人；即使授權(quán)后，本外觀設(shè)計與關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計的權(quán)利也不可分離轉(zhuǎn)移。
另外，可作為關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計取得外觀設(shè)計注冊的外觀設(shè)計注冊申請，必須與基本外觀設(shè)計相似。若一項基本外觀設(shè)計有多項與之關(guān)聯(lián)的外觀設(shè)計，這些關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計之間不要求相似。
上文提到，中國的相似外觀設(shè)計需要在一件專利中進(jìn)行申請，而一件外觀設(shè)計又只能包含不超過10項的相似外觀設(shè)計。因此，所能要求保護(hù)的相似外觀設(shè)計的數(shù)量事實(shí)上是有很大限制的。而日本的外觀設(shè)計制度雖然規(guī)定一申請一設(shè)計，但是在追加關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計的件數(shù)方面并沒有限制，其數(shù)量實(shí)際上不受限制。
根據(jù)日本《外觀設(shè)計法》第21條的規(guī)定，關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計權(quán)的保護(hù)期，自基本外觀設(shè)計的外觀設(shè)計權(quán)的設(shè)定登記之日起二十年終止。這就避免了基于某一設(shè)計特征不斷開發(fā)出新的產(chǎn)品，從而導(dǎo)致對基本設(shè)計特征的保護(hù)超過二十年保護(hù)期限的問題。
根據(jù)日本《外觀設(shè)計法》第27條的規(guī)定，若要就基本外觀設(shè)計或者關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計的外觀設(shè)計權(quán)設(shè)定獨(dú)占許可，必須將基本外觀設(shè)計和全部關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計的外觀設(shè)計權(quán)同時許可給同一人，即不能分開許可。對于基本外觀設(shè)計、關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計專利的專有實(shí)施權(quán)的許可，由于必須同時許可所有的外觀設(shè)計給同一被許可人，故已進(jìn)行了專有實(shí)施權(quán)許可的基本外觀設(shè)計的關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計，不得另行許可。
美國的相關(guān)規(guī)定
2015年5月13日，美國正式成為《工業(yè)品外觀設(shè)計國際注冊海牙協(xié)定》（《海牙協(xié)定》）的締約方。《海牙協(xié)定》下的單件外觀設(shè)計申請可以包含同一洛迦諾分類表大類下的多達(dá)100項設(shè)計，但是USPTO只允許每件外觀設(shè)計專利含有一項外觀設(shè)計。美國對于專利申請單一性的要求比較嚴(yán)格，即一件外觀設(shè)計專利申請只能包含一項外觀設(shè)計，沒有類似我國的相似外觀設(shè)計合案申請制度。在加入《海牙協(xié)定》日內(nèi)瓦文本后，美國適用日內(nèi)瓦文本第13條第1款并且聲明：只允許對具有單一性的外觀設(shè)計進(jìn)行申請（所申請的外觀設(shè)計必須具有單一性），如果不符合單一性要求（只有一項獨(dú)立和獨(dú)特的外觀設(shè)計），則申請人可以分成多件進(jìn)行申請。
但是，美國的外觀設(shè)計專利申請中可以包含在一個單獨(dú)的設(shè)計構(gòu)思下的多項實(shí)施例，以降低總體成本，條件是：一件申請中的多個實(shí)施例相互間必須具有明顯的聯(lián)系；一件申請中的多個實(shí)施例相對于彼此必須不具有新穎性和非顯而易見性；一件申請中多個實(shí)施例之間的區(qū)別必須在附圖說明或者申請說明書中指出。由此可見，相似外觀設(shè)計可以在一件美國外觀設(shè)計專利中以不同實(shí)施例的方式提出，且對于實(shí)施例的數(shù)量也并未作出限制。
韓國的關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計和多項外觀設(shè)計制度
《韓國外觀設(shè)計法》提供了一套獨(dú)特而靈活的制度，以便根據(jù)外觀設(shè)計的特點(diǎn)和功能以適當(dāng)?shù)姆绞酱龠M(jìn)外觀設(shè)計的保護(hù)，其中包括實(shí)質(zhì)審查制度（SES）和非實(shí)質(zhì)審查制度（NSES）。另外，對應(yīng)地，韓國還有關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計制度和多項外觀設(shè)計制度。
韓國于2014年7月1日加入《海牙協(xié)定》后引入了關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計專利申請制度。韓國的關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計與我國的相似外觀設(shè)計制度相類似，但又有其自身的特點(diǎn)。韓國關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計制度涉及的是分別提交的申請間的關(guān)系，主要指與基礎(chǔ)外觀設(shè)計相似的其他外觀設(shè)計的申請，可以作為該基礎(chǔ)外觀設(shè)計申請的關(guān)聯(lián)申請?zhí)峤?。關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計專利申請不要求與基礎(chǔ)外觀設(shè)計同日提交，申請人可根據(jù)自身需求，在基礎(chǔ)外觀設(shè)計的申請日起1年內(nèi)提交申請。關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計與基礎(chǔ)外觀設(shè)計分別擁有獨(dú)立的權(quán)利范圍；保護(hù)期限屆滿日與基礎(chǔ)外觀設(shè)計的保護(hù)期限屆滿日為同一天；但是，即使基礎(chǔ)外觀設(shè)計因無效審判被宣告無效或因未繳年費(fèi)等其他事由導(dǎo)致失效，關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計權(quán)利也仍為有效。
關(guān)聯(lián)設(shè)計中，基礎(chǔ)外觀設(shè)計與關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計的保護(hù)范圍是互有重疊的各自獨(dú)立狀態(tài)，基礎(chǔ)外觀設(shè)計與關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計均為獨(dú)立的外觀設(shè)計，在無效宣告請求程序中，每個外觀設(shè)計均可以被單獨(dú)宣告無效，但不能以某個被指定的關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計與基礎(chǔ)外觀設(shè)計不相近似為由，宣告該關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計專利權(quán)無效?；A(chǔ)外觀設(shè)計專利權(quán)及其關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計專利權(quán)必須同時轉(zhuǎn)讓及同時被同一人獨(dú)占實(shí)施，即使基礎(chǔ)外觀設(shè)計專利權(quán)已不存在，其所有的關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計專利權(quán)仍必須同時轉(zhuǎn)讓、同時被同一人獨(dú)占實(shí)施。
韓國有實(shí)質(zhì)審查制度（SES）和非實(shí)質(zhì)審查制度（NSES）兩種審查模式，二者專利權(quán)效力相同。而多項外觀設(shè)計專利申請制度則僅限于NSES模式下的外觀設(shè)計專利申請，主要指允許申請人對大分類相同物品的多項外觀設(shè)計專利申請以一個外觀設(shè)計專利申請的方式提出。多項外觀設(shè)計制度主要考慮到在創(chuàng)作外觀設(shè)計的過程中，申請人通常會根據(jù)一個外觀設(shè)計概念創(chuàng)作出各種形狀的多個外觀設(shè)計；其設(shè)立的目的在于對流行因素強(qiáng)、使用壽命短且授權(quán)率較高的產(chǎn)品，開啟快速授權(quán)通道，從而簡化申請程序，更加便利地保護(hù)申請人的權(quán)利。此外，多項外觀設(shè)計專利申請費(fèi)與普通外觀設(shè)計專利申請費(fèi)相同，無附加費(fèi)用，這極大地節(jié)省了申請人的經(jīng)濟(jì)成本。韓國于2014年7月1日加入《海牙協(xié)定》后，將多項外觀設(shè)計的項數(shù)由20項增加到100項，上述改變進(jìn)一步為申請人申請多項外觀設(shè)計專利提供了便利。
歐盟的多項外觀設(shè)計申請制度
歐盟知識產(chǎn)權(quán)局（EUIPO）實(shí)行多項外觀設(shè)計申請制度，即多件外觀設(shè)計可以合并放在一件多項共同體外觀設(shè)計申請內(nèi)的制度，其要件包括：使用或包含外觀設(shè)計的產(chǎn)品必須屬于同一類別（屬于洛迦諾分類表中的同一大類），“裝飾物”除外（《德國外觀設(shè)計法》中不存在這種例外）；應(yīng)當(dāng)指明每項外觀設(shè)計有意結(jié)合或者有意應(yīng)用的產(chǎn)品；《共同體外觀設(shè)計條例》不限制外觀設(shè)計的項數(shù)，而《德國外觀設(shè)計法》規(guī)定最多可以將100項外觀設(shè)計合并成一件多項外觀設(shè)計申請。
共同體外觀設(shè)計多項申請的各項外觀設(shè)計可以完全彼此獨(dú)立地被受理。因此，可以要求對多項外觀設(shè)計中的單項主張權(quán)利，也可以進(jìn)行許可、放棄、續(xù)展、轉(zhuǎn)讓、延期公布以及宣告無效等。另外，除了基礎(chǔ)費(fèi)用之外，多項申請需繳納附加申請費(fèi)和公告費(fèi)。在多項申請包含有延期公開的請求的情況下，附加的公告費(fèi)將為附加的延期公告費(fèi)代替。附加費(fèi)應(yīng)與每個附加的外觀設(shè)計的基礎(chǔ)費(fèi)的比例相一致。
對于德國外觀設(shè)計，法律條文沒有做明確規(guī)定。然而，也可以認(rèn)為多項申請的外觀設(shè)計實(shí)質(zhì)上彼此獨(dú)立。根據(jù)《德國外觀設(shè)計法》第12條第2款，可以對多項申請進(jìn)行分案。另外，《德國外觀設(shè)計法》目前還允許僅延遲公布多項申請的外觀設(shè)計中的一部分圖像。該規(guī)定的特別意義在于能夠首先測試各項外觀設(shè)計的經(jīng)濟(jì)可用性，而不會造成因公布所有外觀設(shè)計所產(chǎn)生的費(fèi)用。該申請可以通過將保護(hù)期限續(xù)展5年而僅繼續(xù)尋求幾項外觀設(shè)計的權(quán)利。
總結(jié)與建議
統(tǒng)觀世界主要專利地區(qū)和國家的外觀設(shè)計專利制度，類似或相似外觀設(shè)計均可以得到保護(hù)：在日本可以作為關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計保護(hù)；在韓國可以作為關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計和多項外觀設(shè)計保護(hù)；在美國可以作為一件外觀設(shè)計中的不同實(shí)施例進(jìn)行保護(hù)；在歐盟和德國則可以作為多項外觀設(shè)計加以保護(hù)。另外，《海牙協(xié)定》下的單件外觀設(shè)計申請也可以包含同一洛迦諾分類表大類下的多達(dá)100項設(shè)計。
建立相似外觀設(shè)計制度的原因在于，設(shè)計人員可能以申請專利的外觀設(shè)計為基礎(chǔ)創(chuàng)作一系列相似的外觀設(shè)計，該系列的外觀設(shè)計成果理應(yīng)被包含；假如只有基礎(chǔ)外觀設(shè)計或幾項相似外觀設(shè)計被授權(quán)，也容易導(dǎo)致外觀設(shè)計被他人仿造、盜用。因此，有必要允許類似范圍的外觀設(shè)計被注冊，以預(yù)先防止他人模仿已注冊申請的外觀設(shè)計從而侵犯專利權(quán)人的利益。
各國之中，日本對于關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計的保護(hù)力度最大，其對關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計的數(shù)量并無限制，且申請時間也非常寬松；美國和歐盟都未對相似外觀設(shè)計的項數(shù)進(jìn)行限制；韓國則將無審查模式下的多項外觀設(shè)計的數(shù)量限制為100件；德國規(guī)定最多可以將100項外觀設(shè)計合并成一件多項外觀設(shè)計申請；《海牙協(xié)定》下的單件外觀設(shè)計申請也可以包含同一洛迦諾分類表大類下的多達(dá)100項設(shè)計，這一限定實(shí)質(zhì)上對相似外觀設(shè)計申請數(shù)量的限制已非常寬松。
綜上，我國對于相似外觀設(shè)計的保護(hù)最為嚴(yán)格。一方面，我國并無類似于日本和韓國的關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計制度，相似外觀設(shè)計被限定在同日提交；另一方面，一件外觀設(shè)計只能包含不超過10項的相似設(shè)計，對相似外觀設(shè)計的數(shù)量限制過大，這與我國《專利法》第一條鼓勵創(chuàng)新的立法宗旨不相符。一件外觀設(shè)計專利申請被提出或授權(quán)之后，他人可能以此外觀設(shè)計為基礎(chǔ)創(chuàng)作一系列相似的外觀設(shè)計。在實(shí)踐層面，如果對相似外觀設(shè)計的申請時間和數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格的限制，則專利外觀設(shè)計容易被他人仿造、盜用，從而損害專利權(quán)人的合法權(quán)益。
因此，筆者認(rèn)為，在本次《專利法實(shí)施細(xì)則》和《專利審查指南》的修改中，有必要對我國的相似外觀設(shè)計制度進(jìn)行修改，以放寬對于相似外觀設(shè)計注冊的限制，從而從制度上防止侵害、模仿外觀設(shè)計專利權(quán)，更有效充分地鼓勵并保護(hù)專利申請人的設(shè)計創(chuàng)新。改進(jìn)路徑和方向可以參照美國和歐盟，即將相似外觀設(shè)計作為一件相似外觀設(shè)計專利申請?zhí)岢?，而對其中的相似外觀設(shè)計數(shù)量不加限制；也可以采用加收附加費(fèi)的方式來規(guī)避不合理的過多相似設(shè)計；另外，也可以考慮類似日本和韓國的關(guān)聯(lián)外觀設(shè)計保護(hù)路徑，使得相似外觀設(shè)計的提出時間和數(shù)量更為靈活。此外，由于我國已于2022年5月5日加入《海牙協(xié)定》，因此也可以考慮在《海牙協(xié)定》的框架下，規(guī)定單件相似外觀設(shè)計可以包含同一洛迦諾分類下的100項設(shè)計。