文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 田磊
隨著經(jīng)濟(jì)和全球化的發(fā)展，越來越多的國內(nèi)企業(yè)開始重視海外專利布局。在當(dāng)前全球市場中，美國、中國、歐洲、日本和韓國代表著五大主要專利體系。另外，根據(jù)行業(yè)發(fā)展和企業(yè)自身需求的不同，東南亞、巴西、印度等國家和地區(qū)的專利布局也越來越受到重視。
雖然不同國家的專利法的本質(zhì)上是相通的，但由于歷史原因和發(fā)展水平的區(qū)別，不同國家專利制度之間有著重要的差別。因此，如何針對不同國家的專利制度進(jìn)行決策，是各個企業(yè)的重要任務(wù)之一。
一般來說，國內(nèi)企業(yè)對中國的專利制度比較熟悉，在進(jìn)行各種決策時會進(jìn)行更充分的考慮和分析。由于美國專利制度與中國專利制度的差別較大，申請人在進(jìn)行美國專利申請時，可能會存在更多的不確定性，或者未能充分利用某些制度上的規(guī)定，從而影響最終的決策。
下面，筆者將基于中美專利制度上的區(qū)別，對美國專利申請中的申請策略進(jìn)行簡要分析。
一、申請途徑的選擇
1.巴黎公約途徑or PCT途徑？
巴黎公約，即《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》（Paris Convention for the Protection of Industrial Property），其保護(hù)范圍是工業(yè)產(chǎn)權(quán)，包括發(fā)明專利權(quán)、實(shí)用新型、工業(yè)品外觀設(shè)計(jì)、商標(biāo)權(quán)、服務(wù)標(biāo)記、廠商名稱、貨物標(biāo)記或原產(chǎn)地名稱以及制止不正當(dāng)競爭等，基本目的是保證一成員國的工業(yè)產(chǎn)權(quán)在所有其他成員國都得到保護(hù)。
基于巴黎公約途徑進(jìn)行申請時，申請人依據(jù)外國專利法，按照《巴黎公約》作出的專門規(guī)定，在首次提出本國國家專利申請后12個月（發(fā)明和實(shí)用新型）或者6個月（外觀設(shè)計(jì)）內(nèi)向外國專利主管機(jī)關(guān)提出申請，并要求享有優(yōu)先權(quán)。也就是說，巴黎公約途徑是申請人直接在希望獲得保護(hù)的所有巴黎公約締約國分別提交專利申請的一種途徑。
PCT，即《專利合作條約》（Patent Cooperation Treaty），PCT締約國的申請人提交一份“國際”申請，就可在全部成員國發(fā)生效力，從而達(dá)到簡化程序的目的。PCT體系是專利申請?bào)w系，不是專利授權(quán)體系，因此并不存在PCT專利。只有發(fā)明、實(shí)用新型和其他類似的權(quán)利保護(hù)可以通過PCT申請專利，外觀設(shè)計(jì)和商標(biāo)不能通過PCT途徑獲得保護(hù)。
1.1對于美國專利申請，一般包括包括以下三種申請途徑：
a.直接向美國申請專利；
b.通過巴黎公約向美國申請專利；
c.通過PCT專利合作條約向美國申請專利。
對于中國申請人，往往會選擇先遞交中國專利申請，然后再考慮進(jìn)入美國。因此，巴黎公約途徑和PCT途徑是申請人較為常用的申請途徑。
1.2 巴黎公約途徑和PCT途徑的主要區(qū)別：
1）保護(hù)類型
巴黎公約途徑適用于發(fā)明、實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)類型的專利申請（對于外觀設(shè)計(jì)，還可以選擇海牙體系），而PCT途徑只適用于發(fā)明專利和實(shí)用新型專利，不適用于外觀設(shè)計(jì)。
2）申請效力
巴黎公約效力范圍較窄，需要向各個國家分別申請，且申請材料需用指定語言，并只在提出申請的單一或者少數(shù)幾個國家有效。
PCT效力范圍較寬，只需提交一份國際專利申請，就可以向多個國家申請專利，不必向每一個國家分別提交專利申請，申請材料只需一種語言。
3）申請時間
巴黎公約途徑需要在首次提出本國國家專利申請后12個月（發(fā)明和實(shí)用新型）或者6個月（外觀設(shè)計(jì)）內(nèi)向外國專利主管機(jī)關(guān)提出申請，并要求享有優(yōu)先權(quán)。
PCT途徑的國際申請分為兩個階段：國際階段和國家階段。PCT體系下，在本地申請?zhí)岢龊?2個月內(nèi)提交國際申請，在完成國際階段程序后，在30個月內(nèi)進(jìn)入國家階段【1】。
4）審查方式及時間
巴黎公約途徑是直接進(jìn)入國家階段然后進(jìn)行正常程序，審查時間相對較短。PCT途徑需要先進(jìn)行國際申請，受理局提供國際檢索報(bào)告和書面意見參考，評估后決定是否進(jìn)入國家階段，審查時間相對較長。
5）申請費(fèi)用
巴黎公約途徑申請外國專利時，要向所有要求獲得專利保護(hù)國家的專利局繳納專利申請費(fèi)用，導(dǎo)致繳費(fèi)手續(xù)繁瑣，并且申請進(jìn)入的國家數(shù)目較多時，申請人短時間內(nèi)支付的費(fèi)用也會隨之增加。
PCT途徑中，申請人只需向受理局繳納國際階段費(fèi)用，國家階段再分別繳納，簡化了繳費(fèi)手續(xù)，對于專利申請國的數(shù)目較多、申請人選擇PCT途徑會比較適合一些。
1.3 選擇巴黎公約途徑or PCT途徑的考慮因素：
1）從產(chǎn)品方面考慮
對于目標(biāo)國家非常明確的情況，可以在遞交中國專利申請時申請保密審查，保密審查通過后，即可向目標(biāo)國家遞交專利申請，即選擇巴黎公約途徑。這樣，可以減少PCT國際階段的流程，節(jié)約PCT國際階段的費(fèi)用，能夠加速授權(quán)。
產(chǎn)品目標(biāo)市場不明確，或者產(chǎn)品/技術(shù)的重要性很高，需要更長時間考慮海外布局計(jì)劃的情況，更適用于PCT途徑。PCT途徑最大的優(yōu)勢就是給申請人更長的期限，以便申請人可以更充分地考慮市場和競爭對手的情況，進(jìn)行目標(biāo)國家的專利布局。PCT途徑中還可以借助ISR/IPRP來判斷申請的可專利性，靈活調(diào)整后期策略。
2）從費(fèi)用方面考慮
短期來看：如果選擇巴黎公約途徑，那么需要在12個月內(nèi)要支付所有費(fèi)用，對于資金壓力較大的企業(yè)有一定困難。選擇PCT途徑，可以將費(fèi)用周期拉長至30個月，一方面有更長時間籌備，另一方面，可以結(jié)合市場變化更精準(zhǔn)決策，避免不必要的開支。
長期來看：如果目標(biāo)國家數(shù)量相對較少，更適用于巴黎公約途徑。如果目標(biāo)國家的數(shù)量相對較多，PCT途徑能夠節(jié)省總的費(fèi)用。
3）從時間方面考慮
考慮到隨著時間的推移，市場層面、競爭對手層面的變化是隨時可能發(fā)生的，因此，對于企業(yè)的核心產(chǎn)品或技術(shù)，一般建議申請人先申請一件PCT申請，來為后期決策預(yù)留更多的空間。這樣，對于核心的技術(shù)，通過PCT申請獲得更長的落地周期，能夠增強(qiáng)應(yīng)對變化的能力，不至于很快喪失了對核心技術(shù)海外保護(hù)的主動權(quán)。
例如，一些申請人在指定專利策略中，對于某些具有重要商業(yè)價值而又不急于實(shí)施的專利，可能會選擇延長某些其申請的授權(quán)周期，目的就是能夠迷惑競爭對手，使其無法及時獲知最終的專利保護(hù)范圍，不敢貿(mào)然研發(fā)同類產(chǎn)品的目的，從而獲得寶貴的競爭時間，在市場上贏得更大的主動權(quán)。對于這種情況，更適用于PCT途徑。通過PCT途徑30個月屆滿后再進(jìn)入國家階段，是有效延長審查周期的辦法。
2.371途徑or Bypass途徑？
依據(jù)《專利合作條約》，以PCT申請為基礎(chǔ)，目前有兩種方式可申請美國專利：a.371途徑（371 Route）；b.旁路途徑（Bypass）。371途徑與Bypass途徑申請時限均為最早優(yōu)先權(quán)日起30個月內(nèi)，且申請日期均為PCT申請日期。
2.1 371途徑介紹
通過PCT方式進(jìn)入美國國家階段，法律依據(jù)是美國專利法35 U.S.C.§371，因此，該途徑簡稱為371途徑。
一般情況下，一申請人會選擇國家化程序途徑（371 Route）下遞交美國申請。在通過國家化程序時，會給予進(jìn)入國家階段的PCT申請一個美國專利申請?zhí)?。PCT申請與國家化程序后的申請?jiān)诜缮蠈⒈灰暈橥患暾?，其申請日為PCT的申請日。
371途徑具有以下優(yōu)勢：
1）371途徑申請的官費(fèi)會比Bypass便宜一些。對于一般的申請（權(quán)利要求總數(shù)不超過20項(xiàng)、獨(dú)立權(quán)利要求不超過3項(xiàng)、沒有多重從屬權(quán)利要求），Bypass Continuation的費(fèi)用為1720美金，371 Route如果在遞交時有PCT的檢索報(bào)告，費(fèi)用為1580美金【2】。
2）371途徑對發(fā)明單一性的限制要求沒有Bypass途徑嚴(yán)格，因此被要求分案的概率比Bypass小。從實(shí)際審查過程來說，美國的分案原則比PCT的發(fā)明單一性原則要嚴(yán)格的多。也就是說，有些PCT申請，如果用371 Route，在美國就無需分案，但如果用Bypass Route，在美國必須分案。即371 Route可以更好的防止分案。
2.2 Bypass途徑介紹
通過提出繼續(xù)申請（Continuation）的旁路途徑（Bypass），將PCT申請以續(xù)案的方式轉(zhuǎn)化為美國本土申請。申請人以PCT申請為母案，依據(jù)美國專利法35 U.S.C. § 111，向美國專利商標(biāo)局（USPTO）提出一件美國繼續(xù)申請（CA）或部分繼續(xù)申請（CIP），該CA/CIA等價于一個全新的美國申請，該途徑稱為“Bypass Continuation Route”，簡稱為Bypass途徑。
Bypass途徑具有以下優(yōu)勢：
1）Bypass申請收到受理通知書的時間較短，一定程度上能更快得到授權(quán)。作為參考，Bypass途徑一般10天左右，371途徑一般6個月左右。
2）Bypass申請可選用的加快專利審理速度的方式更多。例如，Bypass途徑適用三種加快方式：PPH、Track one、AE，而371途徑只能選擇PPH。
3）Bypass申請可以對原PCT申請修改，而且這個修改可以加入新的內(nèi)容，但新的內(nèi)容無法享受PCT的申請日，所以Bypass途徑不管是對權(quán)利要求還是說明書修改，都可以加入新的內(nèi)容。雖然371途徑也能修改申請文件，但是修改必須忠實(shí)于原PCT申請，不能加入新的內(nèi)容。
2.3 選擇371途徑or Bypass途徑的考慮因素：
1）申請目的
對于以授權(quán)為目的的專利申請，如果PCT本身創(chuàng)造性風(fēng)險比較小，可以考慮371途徑。這樣，不僅官費(fèi)低，而且無需支付對PCT修改的成本，申請人可以以最小的成本獲得授權(quán)。如果PCT本身創(chuàng)造性風(fēng)險比較大，需要在原PCT的基礎(chǔ)上增加內(nèi)容以強(qiáng)化新創(chuàng)性，避免在答復(fù)的時候被駁回，申請人需要通過Bypass途徑來增加該部分內(nèi)容。
對于以保護(hù)為目的的專利申請，不僅對權(quán)要質(zhì)量要求高，說明書質(zhì)量也同樣重要。權(quán)利要求決定了保護(hù)的范圍，說明書決定了對權(quán)利要求的支撐度。如果說明書撰寫不嚴(yán)謹(jǐn)、支撐度不夠，也直接會影響權(quán)利要求的授權(quán)甚至授權(quán)后的穩(wěn)定性。因此，對于以保護(hù)為目的的專利申請，若PCT申請的說明書質(zhì)量不高，可以通過Bypass途徑進(jìn)行修改，在說明書中加入新的內(nèi)容充分對權(quán)要進(jìn)行支撐。另外，以保護(hù)為目的的專利申請面還需要提前考慮未來行業(yè)或競對的技術(shù)發(fā)展，在說明書中對技術(shù)內(nèi)容充分?jǐn)U展，以便未來搶占時間先機(jī)，因此，采取Bypass途徑是更優(yōu)選擇。
2）授權(quán)速度
采用371途徑進(jìn)入美國的申請不會被美國專利局立即處理，而采用Bypass途徑申請的專利會被美國專利局視為直接受理的新申請，按照新申請的流程受理和審查。相比較而言，Bypass途徑受理周期比較短。另外，Bypass途徑的加速審查速度的手段也更豐富，比如，Bypass可以通過Track One加快審查速度以更快拿到授權(quán)。
在實(shí)踐中，很多申請人在提交PCT申請獲得國際檢索意見后，可能立刻決定進(jìn)入美國申請，此時距PCT進(jìn)入國家階段的30個月期限可能還有很長的時間。如果選擇以371途徑進(jìn)入美國，即使已經(jīng)以完備手續(xù)進(jìn)入了美國國家階段，美國專利局仍然會擱置該申請直到30個月期限屆滿再處理，延后了專利可能授權(quán)的時間。與此相對，如果采用Bypass途徑進(jìn)入美國，會按照新申請的流程受理和審查，而不會等待至30個月期限屆滿再處理。
3）持續(xù)申請價值
考慮到專利申請的周期一般較長，而市場變化往往是瞬息萬變的，因此需要結(jié)合市場需求、競爭對手的發(fā)展情況來考慮后期提交持續(xù)申請。對于應(yīng)用價值或者訴訟價值大的專利申請，說明書的質(zhì)量要求也會很高。對于說明書的質(zhì)量要求，不僅僅在于表述、結(jié)構(gòu)等一些基本要素，更關(guān)鍵的是技術(shù)內(nèi)容實(shí)質(zhì)是否足夠，是否有面向未來、面向市場、面向競爭對手的實(shí)質(zhì)性擴(kuò)展內(nèi)容。對于此類專利申請，建議通過Bypass途徑，對說明書進(jìn)行充分的實(shí)質(zhì)性擴(kuò)展。
4）技術(shù)/產(chǎn)品迭代更新
對于一些領(lǐng)域，技術(shù)或產(chǎn)品存在較快的迭代更新。這種迭代更新往往與最初的技術(shù)具有較強(qiáng)的相關(guān)性，一般建議將通過Bypass的方式將迭代或更新的內(nèi)容補(bǔ)充到申請中，以形成更優(yōu)的技術(shù)或產(chǎn)品布局，實(shí)現(xiàn)專利的多角度層次化保護(hù)。
二、充分利用續(xù)案制度【3】
根據(jù)美國的專利制度，在遞交一件美國申請之后，可以以此申請作為母案，遞交持續(xù)申請（Continuing application）。持續(xù)申請是一個總稱，具體指下述三種類型的申請：分案申請（divisional application，DA）、繼續(xù)申請（continuation application，CA）、部分繼續(xù)申請（continuation-in-part application，CIA）。
在中國專利制度中，并沒有嚴(yán)格意義上的續(xù)案制度，與之相似的分案制度在操作上也與美國的續(xù)案制度不同，這也是美國專利申請與中國專利申請的一個重要區(qū)別。
對于美國專利申請，遞交持續(xù)申請需要滿足以下條件：
a.及時正確地要求母案申請的美國優(yōu)先權(quán)。要求優(yōu)先權(quán)應(yīng)當(dāng)在以下兩個時限中更晚的一個時限內(nèi)提交：該持續(xù)申請的實(shí)際申請日起算的4個月內(nèi)，或者，母案申請的申請日起算的16個月內(nèi)。
b.與母案申請共同未決。持續(xù)申請必須在其母案被放棄或者被授權(quán)之前提交。
c.與母案申請至少有一個共同發(fā)明人。
如果喪失了本國優(yōu)先權(quán)，那么母案申請的公開文本很可能會被作為AIA之前的《美國專利法》第102條（b）款規(guī)定的現(xiàn)有技術(shù)來對付持續(xù)申請。
1.分案申請DA
一般情況下，僅當(dāng)母案申請中發(fā)出限制性要求（RR）的情況下才可以提交分案申請，可以理解為“被動分案”。如果不存在這種限制性要求，則需要以繼續(xù)申請而不是分案申請的方式提出持續(xù)申請。如果母案誰請中的限制性要求被撤回，那么任何已經(jīng)提交的分案申請將會喪失其分案狀態(tài)且應(yīng)該被變更為繼續(xù)申請。
與“被動分案”相對應(yīng)的，即使審查員沒有在母案中發(fā)出限制性要求，申請人理論上來說也可以基于在先申請?zhí)岢龇职干暾?，這就是“主動分案”。遞交主動分案，雖然從流程上來說只是在ADS中的一個選項(xiàng)處選擇“分案”，但意味著申請人認(rèn)為（或承認(rèn)）分案所針對發(fā)明和母案是不同的。但是，這只是申請人自己的界定，后續(xù)申請的審查員可以質(zhì)疑申請人的選擇。如果審查意見中存在這樣的質(zhì)疑，申請人可以抗辯，也可以順應(yīng)審查員的要求，把“分案申請”變更為“繼續(xù)申請”。也可以理解為，“被動分案”時已經(jīng)被承認(rèn)了分案申請所針對發(fā)明和母案是不同的。不過，實(shí)務(wù)中“被動分案”比較常見，而“主動分案”比較少見。
2.繼續(xù)申請CA
在美國的專利體系中，繼續(xù)申請通常是指基于已經(jīng)遞交了非臨時申請（即母案申請）遞交的延續(xù)性申請，但繼續(xù)申請權(quán)要所指向的發(fā)明和母案中的發(fā)明的關(guān)系并不是像分案與母案那樣清晰。一定程度上來說，遞交繼續(xù)申請就意味著申請人不強(qiáng)調(diào)繼續(xù)申請權(quán)要對應(yīng)的發(fā)明與母案權(quán)要對應(yīng)的發(fā)明不同，這是繼續(xù)申請與分案申請?jiān)诒举|(zhì)上的最大區(qū)別。與分案申請相同，繼續(xù)申請能夠要求在先申請的優(yōu)先權(quán)，但不能在申請中加入任何在先申請中沒有披露的內(nèi)容。
通常繼續(xù)申請會延續(xù)使用在先申請中的說明書和附圖，但是其權(quán)要和母案是不同的。申請人可以根據(jù)披露的發(fā)明內(nèi)容提出不同的權(quán)利要求保護(hù)范圍。在實(shí)務(wù)中，申請人可以設(shè)計(jì)比母案更寬泛的權(quán)要，以尋求獲得更大的范圍，也可以故意設(shè)計(jì)窄一些的權(quán)要，以加強(qiáng)專利的穩(wěn)定性。最常見的情況是繼續(xù)申請與母案權(quán)要有交集，但又包括新特征，這樣可以使繼續(xù)申請與母案的保護(hù)范圍有交叉，形成更好的保護(hù)。
在審查中，繼續(xù)申請是無法像分案那樣避免重復(fù)授權(quán)駁回的。但對于創(chuàng)造性類型重復(fù)授權(quán)駁回來說，可以用期末放棄的方式來解決。
3.部分繼續(xù)申請CIA
在某些方面，部分繼續(xù)申請與繼續(xù)申請類似，例如兩者都不強(qiáng)調(diào)其針對的發(fā)明與母案的發(fā)明不同。與繼續(xù)申請相區(qū)別的是，部分繼續(xù)申請?jiān)试S在其中加入在先申請沒有披露的新內(nèi)容。因此，部分繼續(xù)申請的好處是可以保護(hù)母案未充分保護(hù)的技術(shù)點(diǎn)。
需要注意的是，部分繼續(xù)申請中加入的新內(nèi)容是不能要求在先申請的優(yōu)先權(quán)的。因此包含新內(nèi)容的權(quán)利要求的可專利性評價需要以部分繼續(xù)申請的申請日作為可專利性的評判標(biāo)準(zhǔn)，而不能追溯在先申請的申請日。
在實(shí)踐中，遞交繼續(xù)申請和部分繼續(xù)申請是很多申請人喜歡使用的申請策略，但也應(yīng)注意到這種申請本身包含了巨大的不確定性。申請人往往可以根據(jù)技術(shù)發(fā)展的不同階段，提交繼續(xù)申請，這就使得部分繼續(xù)申請的保護(hù)范圍有更大的可操作空間，對競爭對手來說無疑是一種巨大的威懾。同時，由于部分繼續(xù)申請可以加入新內(nèi)容，因此有可能獲得比母案更寬的保護(hù)范圍。
一般情況下，提交部分繼續(xù)申請可以是基于以下考慮：
1）為了消除公開文本中缺陷而提交部分繼續(xù)申請。
2）為了加入新的公開內(nèi)容來克服駁回而提交部分繼續(xù)申請。
3）為了公開最新進(jìn)展并且對其進(jìn)行權(quán)利主張二提交部分繼續(xù)申請。
4.分案申請or繼續(xù)申請？
分案申請與繼續(xù)申請比較類似，二者之間最主要的區(qū)別在于：分案申請時，禁止基于母案申請的權(quán)利要求對分案申請的權(quán)利要求發(fā)出重復(fù)授權(quán)駁回（Double Patenting Rejection）。這是因?yàn)?，重?fù)授權(quán)駁回中，審查員認(rèn)為在先申請權(quán)要所指向的發(fā)明和在后申請權(quán)要指向的發(fā)明相同或高度相似，所以在后申請的權(quán)要不具有創(chuàng)造性。但是，在被動分案中，在后申請的發(fā)明早已被確定為與母案發(fā)明不同了，也就是說，分案可以避免重復(fù)授權(quán)駁回，這也是分案申請的好處之一。
對于繼續(xù)申請中發(fā)出的重復(fù)授權(quán)駁回，可以通過提交期末放棄（Terminal Disclaimer，TD）的方式來克服。
對于申請人來說，分案申請與繼續(xù)申請似乎都可以獲得授權(quán)，但二者在專利權(quán)實(shí)施時卻有顯著的不同。對于繼續(xù)申請，如果提交了期末放棄并且該繼續(xù)申請被授權(quán)為專利，則僅當(dāng)該專利以及先前母案仍然為共同所有時，該專利權(quán)才將是可實(shí)施的。這個要求極大地限制了申請人對專利進(jìn)行單獨(dú)許可的能力。
因此，相比于當(dāng)持續(xù)申請為受制于期末放棄的繼續(xù)申請的情況，如果申請人能夠保持該持續(xù)申請的分案狀態(tài)，則申請人將會有更大的自由來實(shí)施其專利權(quán)。
應(yīng)注意的是，即使申請人基于母案申請中發(fā)出限制性要求而提交分案申請，隨著審查進(jìn)程的推進(jìn)，審查員也可能主動撤回該限制性要求，導(dǎo)致已經(jīng)提交的分案申請喪失其分案狀態(tài)而被變更為繼續(xù)申請。
為了避免這樣的情況，申請人可以等到母案申請收到授權(quán)通知后且授權(quán)繳費(fèi)前再提交分案申請。這樣，審查員就不能再撤回限制性要求，隨后提交的分案申請也就不會喪失其分案狀態(tài)。
三、總結(jié)
本文僅是對美國專利申請的部分申請策略進(jìn)行了簡要的分析。實(shí)際上，美國專利申請由于其特殊性，其在各個環(huán)節(jié)都需要有充分的考慮和謹(jǐn)慎的決策，才能最大程度的保證申請人和權(quán)利人的利益。這個過程中，既需要代理人的豐富的理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，又需要申請人清晰的定位和目標(biāo)戰(zhàn)略規(guī)劃，更需要代理人和申請人之間良好的溝通。
參考文獻(xiàn)
[1] https://www.wipo.int/pct/zh/texts/time_limits.html
[2]https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule#Patent%20Fees
[3]《US Patent Application Drafting and Prosecution Strategies》Benjamin J. Hauptman & Kien T. Le