文/北京集佳知識產權代理有限公司西安分部 秦曉君
一、重復授權概述
當審查員認為被審查的申請中要求保護的發(fā)明或其明顯的變型和另一個專利或者共同待決申請中要求保護的發(fā)明或其明顯的變型相同，而該被審查的申請與該另一個專利或者共同待決申請具有相同的所有人（受讓人）或者具有至少一個共同發(fā)明人時，通常會做出重復授權駁回的審查意見。
重復授權包括權利要求與權利要求的比較；相比之下，現(xiàn)有技術駁回包括權利要求與公開內容的比較。
二、重復授權的分類
1.重復授權駁回包括臨時性重復授權和非臨時性重復授權【1】
臨時性重復授權駁回是申請對申請的情況，也就是其中一個共同待決申請的權利要求對抗另一個共同待決申請的權利要求。
非臨時性重復授權駁回是專利對申請的情況，也就是先前專利的權利要求對抗另一個共同待定的申請的權利要求。
2.重復授權包括法定重復授權和非法定重復授權【1】
法定重復授權指不同案件中的權利要求保護相同的發(fā)明。
非法定重復授權指不同案件中的權利要求描述的發(fā)明為顯而易見的變型。
三、案例分享
筆者代理了同一申請人的三件美國關聯(lián)申請A、B、C，申請A、B、C的申請日分別為2020年12月28日、2020年12月29日、2020年12月29日。
申請A的獨權1的技術方案如下：
一種與智能終端配合使用的數(shù)據(jù)白盒化裝置，其特征在于，包括：
控制器、存儲器和SIM單元，所述存儲器和所述SIM單元均與所述控制器連接；當所述數(shù)據(jù)白盒化裝置與智能終端配合使用時，所述控制器還與所述智能終端連接；
所述數(shù)據(jù)白盒化裝置用于實現(xiàn)以下至少一種功能：數(shù)據(jù)存儲功能、數(shù)據(jù)傳輸功能或數(shù)據(jù)訪問功能。
申請B的獨權1的技術方案如下：
一種與智能終端配合使用的系統(tǒng)白盒化裝置，其特征在于，包括：
控制器、存儲器和SIM單元；所述存儲器和所述SIM單元均與所述控制器連接；當所述系統(tǒng)白盒化裝置與智能終端配合使用時，所述控制器還與所述智能終端連接；
所述存儲器包括數(shù)據(jù)存儲空間、應用存儲空間和系統(tǒng)存儲空間，其中，應用程序安裝在所述應用存儲空間，系統(tǒng)安裝在所述系統(tǒng)存儲空間；
所述系統(tǒng)白盒化裝置用于實現(xiàn)以下至少一種功能：
系統(tǒng)訪問功能、應用訪問功能、數(shù)據(jù)存儲功能、數(shù)據(jù)傳輸功能或數(shù)據(jù)訪問功能。
申請C的獨權1的技術方案如下：
一種與智能終端配合使用的應用白盒化裝置，其特征在于，包括：
控制器、存儲器和SIM單元，所述存儲器和所述SIM單元均與所述控制器連接；當所述應用白盒化裝置與智能終端配合使用時，所述控制器還與所述智能終端連接；
所述存儲器包括數(shù)據(jù)存儲空間和應用存儲空間，其中，應用程序安裝在所述應用存儲空間；
所述應用白盒化裝置用于實現(xiàn)以下至少一種功能：
應用訪問功能、數(shù)據(jù)存儲功能、數(shù)據(jù)傳輸功能或數(shù)據(jù)訪問功能。
對比可見，上述三件關聯(lián)申請的獨權1的技術方案非常相似，且撰寫的比較上位抽象。
審查員在2021年8月2號下發(fā)了關于申請A的Non-final OA （OA1）。在該OA中，審查員指出獨權1相對于對比文件不具有創(chuàng)造性。
由于權1的撰寫比較上位，直接爭辯難度較大。代理人與客戶溝通后，在答復OA1時將從權6合并到了權1中以克服103的問題。在2021年11月16日，審查員下發(fā)了授權通知。
申請A的授權專利的權1的技術方案如下：
一種與智能終端配合使用的數(shù)據(jù)白盒化裝置，其特征在于，包括：
控制器、存儲器和SIM單元，所述存儲器和所述SIM單元均與所述控制器連接；當所述數(shù)據(jù)白盒化裝置與智能終端配合使用時，所述控制器還與所述智能終端連接；
所述數(shù)據(jù)白盒化裝置用于實現(xiàn)以下至少一種功能：
數(shù)據(jù)存儲功能、數(shù)據(jù)傳輸功能或數(shù)據(jù)訪問功能；
當所述數(shù)據(jù)白盒化裝置用于實現(xiàn)所述數(shù)據(jù)訪問功能時，
所述控制器用于接收所述智能終端發(fā)送的訪問指令，并將所述訪問指令發(fā)送給所述SIM單元；所述訪問指令為從來訪終端發(fā)送至所述智能終端；
所述SIM單元用于對所述訪問指令進行認證，并將第一認證結果發(fā)送給所述控制器；
所述控制器還用于將所第一認證結果發(fā)送給所述智能終端；
當所述第一認證結果指示認證不通過時，所述智能終端用于將所述第一認證結果返回給所述來訪終端；
當所述第一認證結果指示認證通過時，所述智能終端還用于向所述控制器發(fā)送訪問許可指令，所述控制器還用于根據(jù)所述訪問許可指令執(zhí)行相應的訪問操作。
審查員于2022年3月30日、2022年4月5日分別下發(fā)了關于申請C、B的Non-final OA (OA1)。
申請B和申請C的審查意見非常相似，除了獨權1不符合103的要求外，申請B和申請C的獨權1與已經(jīng)授權的申請A的獨權1構成了重復授權。
由于三件申請的原始權1的技術方案非常相似，只是個別字眼的差異（數(shù)據(jù)白盒化裝置、系統(tǒng)白盒化裝置、應用白盒化裝置），因此導致了上述關于重復授權的審查意見。
申請A已經(jīng)授權，上述重復授權屬于專利對申請的情況，因此上述重復授權屬于非臨時性重復授權。其次，三個關聯(lián)案件的權利要求保護實質相同的發(fā)明，屬于法定重復授權。
答復非臨時性法定重復授權，可以選擇的操作包括：【1】
?。?）將申請中相沖突的權利要求刪除，或者
?。?）對申請中相沖突的權利要求進行修改，從而使得它們與專利中的權利要求的保護范圍不同。
對于非臨時性法定重復授權而言，期末放棄或者申請都不起作用。
以申請B為例，由于獨權1撰寫的比較上位，為了克服103的問題，需要增加技術特征；此外，申請B的獨權1與申請A的專利的權1還存在重復授權的問題。在申請B的審查意見中，審查員指出從權2和8均可授權。
基于上述審查意見，為了克服103的問題，可以將權2和權8之一的附加特征合并到權1中，將權2和權8中的另一個改寫為獨權，其技術方案與修改后的權1的技術方案為并列方案。但是，筆者發(fā)現(xiàn)權8的技術方案與在先專利（申請A的專利）的權1的技術方案實質相同，合并權8的答復策略無法克服重復授權的問題。因此，最終的答復策略將權2合并到權1中，同時克服了103和重復授權的問題。但是，為了克服潛在的（審查員后續(xù)可能指出的）重復授權問題，不得不將權8刪除（針對非臨時性法定重復授權，期末放棄并不適用）。申請C的答復策略與申請B類似，目前遞交了申請B和申請C的答復稿，還未收到官方的進一步的通知。
思考：基于上述關聯(lián)申請以及相關的OA，筆者認為在撰寫計劃進入美國的關聯(lián)申請案件時，需要提前考慮可能存在的重復授權問題。獨權的撰寫不能太上位和抽象，區(qū)別僅在于個別字眼，無實質性差異，這樣很容易導致重復授權的審查意見。其次從權的并列方案在關聯(lián)申請中也要加以區(qū)分，以防止?jié)撛诘闹貜褪跈?。比如申請B中的從權8與在先專利（申請A）的從權6實質上相同；在申請A授權后（權1合并了從權6），在答復申請B的審查意見時，不得已刪除權8以避免明顯的潛在重復授權，造成了技術方案保護的損失。筆者建議在撰寫計劃進入美國的關聯(lián)申請案件時，不僅需要考慮同一案件中獨權與從權之間的布局，而且需要考慮不同案件中權項的布局，從而通過關聯(lián)申請為申請人獲取合理的保護范圍，充分保護申請人的發(fā)明構思。
參考文獻
【1】美國專利申請撰寫及審查處理策略，本杰明.皓普曼（Benjamin J. Hauptman），黎建(Kien T.Le) 著。