文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 王靜宇
加拿大專利法實(shí)施細(xì)則修正案的最終文本已于2022年6月2日在加拿大議會(huì)法令中注冊(cè)，并于2022年6月22日在加拿大公報(bào)第2部分 （CG2）中公告。本次修正案中有部分內(nèi)容于2022年7月1日生效實(shí)施，而大部分內(nèi)容將于2022年10月3日實(shí)施。
2022年7月1日生效的主要內(nèi)容是，為了符合WIPO自2022年7月1日起實(shí)施新的序列表格式標(biāo)準(zhǔn)ST.26，加拿大局對(duì)2022年7月1日起提交的專利申請(qǐng)也適用ST.26標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于2022年7月1日之前提交的專利申請(qǐng)，申請(qǐng)人可以自行選擇采用ST.26標(biāo)準(zhǔn)格式的序列表，還是之前的ST.25標(biāo)準(zhǔn)。
本次加拿大專利法實(shí)施細(xì)則是對(duì)加拿大專利系統(tǒng)25年多以來(lái)的巨大變更，也是之后專利期限調(diào)整制度建立的序曲。鑒于美墨加貿(mào)易協(xié)定（USMCA），本次修正案旨在減少申請(qǐng)中的專利案，簡(jiǎn)化審查流程。根據(jù)USMCA的要求，自2025年1月1日起加拿大專利局應(yīng)對(duì)于2020年12月1日當(dāng)天或之后提交的所有專利申請(qǐng)授予專利期限的調(diào)整，以彌補(bǔ)專利權(quán)人因?qū)＠盅诱`而導(dǎo)致專利保護(hù)期限的損失。
本次修正案大部分內(nèi)容將于2022年10月3日生效，屆時(shí)生效的主要內(nèi)容包括：
1.引入超項(xiàng)附加費(fèi)
自2022年10月3日之后，申請(qǐng)人在提出實(shí)審請(qǐng)求時(shí)應(yīng)支付超項(xiàng)官費(fèi)，超出20項(xiàng)權(quán)項(xiàng)每項(xiàng)收取附加費(fèi)CAD100。
若在實(shí)審過(guò)程中，申請(qǐng)人通過(guò)修改增加了權(quán)項(xiàng)，那么也要繳納超項(xiàng)費(fèi)，該筆超項(xiàng)費(fèi)在授權(quán)時(shí)繳納即可。請(qǐng)注意，授權(quán)時(shí)計(jì)算超項(xiàng)費(fèi)并不是以授權(quán)文本為準(zhǔn)，而是計(jì)算提出實(shí)審請(qǐng)求后的任何時(shí)候的超項(xiàng)費(fèi)（見(jiàn)下表）。
2.引入繼續(xù)審查（RCE）程序
修正法案后，加拿大專利局將把審查員發(fā)出OA的次數(shù)限定為3次，包括常規(guī)OA（含單一性問(wèn)題OA）和終局OA（Final OA）。終局OA下發(fā)之后，申請(qǐng)人需要在此OA下發(fā)之日起的4個(gè)月內(nèi)支付官費(fèi)CAD816來(lái)啟動(dòng)繼續(xù)審查程序，該期限不可延展。若錯(cuò)過(guò)了期限，根據(jù)加拿大期限恢復(fù)的規(guī)定，申請(qǐng)人仍然可以通過(guò)期限恢復(fù)程序啟動(dòng)RCE。每次RCE程序，審查員可以發(fā)出2次OA。加拿大專利局不限制申請(qǐng)人啟動(dòng)RCE程序的次數(shù)。
雖然修正法案中提到了啟動(dòng)RCE程序的最后期限是終局OA發(fā)出之日起的4個(gè)月，但是目前加拿大實(shí)踐中審查員很少會(huì)發(fā)出終局OA，而修正法案的實(shí)施可能也不會(huì)改變審查員較少發(fā)出終局OA的實(shí)踐情況。這就導(dǎo)致申請(qǐng)人可能要考慮在常規(guī)OA中就提出RCE，也會(huì)可能限制申請(qǐng)人在專利上訴委員會(huì)上訴的機(jī)會(huì)。
另外，修正法案之前，若申請(qǐng)人收到授權(quán)通知后想要提出修改，可以請(qǐng)求撤銷授權(quán)通知，重啟審查程序。而修正法案實(shí)施以后，加拿大專利局取消了該程序。申請(qǐng)人如果想要在收到授權(quán)通知后修改專利申請(qǐng)，那么只能啟動(dòng)RCE程序。此時(shí)，RCE程序的請(qǐng)求必須在授權(quán)費(fèi)到期前或者授權(quán)費(fèi)支付前提出，該期限不能延展。這點(diǎn)和之前的實(shí)踐相同，若錯(cuò)過(guò)了支付授權(quán)費(fèi)的期限，那么專利申請(qǐng)將被為放棄，而不能再啟動(dòng)別的程序。
3.引入有條件的授權(quán)通知
修正法案之后，加拿大專利實(shí)踐中將引入有條件的授權(quán)通知（conditional notices of allowance，簡(jiǎn)稱CNOA）。該CNOA通知在審查員認(rèn)為專利申請(qǐng)通過(guò)指定的修改后就能被授權(quán)，但是申請(qǐng)人必須在該通知發(fā)出之日起的4個(gè)月內(nèi)進(jìn)行修改或爭(zhēng)辯。
CNOA通知發(fā)出之后，專利申請(qǐng)修改的范圍將僅限于CNOA通知中指明的缺陷和對(duì)任何明顯錯(cuò)誤的糾正。
若申請(qǐng)人對(duì)CNOA通知的答復(fù)不符合審查員的要求，該CNOA通知將被撤回，并視為申請(qǐng)人從沒(méi)有提出過(guò)修改。
和普通授權(quán)通知一樣，若申請(qǐng)人想要在CNOA通知以外的范圍內(nèi)修改專利申請(qǐng)，應(yīng)在4個(gè)月支付授權(quán)費(fèi)的期限內(nèi)或在支付授權(quán)費(fèi)之前提出RCE請(qǐng)求，該期限不能延展。
4.在審查實(shí)踐中重新考慮重復(fù)授權(quán)問(wèn)題
加拿大重復(fù)授權(quán)的實(shí)踐是非常獨(dú)特的。對(duì)于顯而易見(jiàn)型重復(fù)授權(quán)（Obviousness-type Double Patenting）問(wèn)題，可能在其他國(guó)家比較好克服，例如美國(guó)可以考慮提交期限放棄申明（Terminal Disclaimer）來(lái)克服，而在加拿大卻很難克服。加拿大也沒(méi)有像美國(guó)一樣的繼續(xù)申請(qǐng)制度，甚至加拿大法院會(huì)因?yàn)槟赴负头职赣兄貜?fù)授權(quán)問(wèn)題，從而判定分案無(wú)效。因此，在以往的實(shí)踐中，當(dāng)?shù)卮韼煏?huì)建議申請(qǐng)人在提交加拿大申請(qǐng)時(shí)將多件涉及同一發(fā)明構(gòu)思的申請(qǐng)合并在一起提交。若加拿大審查員認(rèn)為專利申請(qǐng)有單一性的問(wèn)題，那么申請(qǐng)人可以根據(jù)審查員的意見(jiàn)提交分案申請(qǐng)。這一做法，經(jīng)加拿大最高法院的確認(rèn)，被認(rèn)為是可以避免重復(fù)授權(quán)問(wèn)題的有效方案。
但是修正法案實(shí)施以后，將帶給這種避免重復(fù)授權(quán)的申請(qǐng)策略一大挑戰(zhàn)。申請(qǐng)人必須在繳納超項(xiàng)費(fèi)和選擇實(shí)現(xiàn)最大利益化的權(quán)利要求組合之間找到一個(gè)平衡。
由于上述修訂內(nèi)容適用于專利申請(qǐng)日或分案申請(qǐng)日或提實(shí)審請(qǐng)求日在2022年10月3日當(dāng)天或者之后的所有專利申請(qǐng)，所以提供一點(diǎn)建議供申請(qǐng)人參考。
為了避免超項(xiàng)費(fèi)以及適用RCE程序，對(duì)于希望在加拿大獲得專利保護(hù)的申請(qǐng)人，建議在2022年10月3日前啟動(dòng)PCT進(jìn)入國(guó)家階段程序或者提交直接申請(qǐng)，同時(shí)提交實(shí)審請(qǐng)求；對(duì)于已經(jīng)提交過(guò)加拿大申請(qǐng)而尚未啟動(dòng)實(shí)審程序的申請(qǐng)人，建議在2022年10月3日前盡早啟動(dòng)實(shí)審程序；對(duì)于已經(jīng)收到單一性問(wèn)題的OA，申請(qǐng)人也可以考慮在在2022年10月3日前盡早提交分案申請(qǐng)。但是，盡早啟動(dòng)實(shí)審程序也有一些弊端，例如，可能無(wú)法通過(guò)同族的授權(quán)結(jié)果來(lái)影響加拿大審查員的觀點(diǎn)，可能會(huì)導(dǎo)致OA成本的增加，另外也可能無(wú)法通過(guò)專利審查高速路（PPH）來(lái)加速加拿大的授權(quán)。是否需要提前啟動(dòng)實(shí)審程序，主要還是與申請(qǐng)人的申請(qǐng)策略和商業(yè)利益更為相關(guān)。對(duì)于權(quán)項(xiàng)數(shù)不會(huì)超過(guò)20項(xiàng)的專利申請(qǐng)而言，可能無(wú)需考慮前述建議。
對(duì)于2022年10月3日當(dāng)日或者之后提交加拿大專利申請(qǐng)或者啟動(dòng)加拿大實(shí)審程序的案件來(lái)說(shuō)，申請(qǐng)人可以考慮在繳納實(shí)審費(fèi)前提交主動(dòng)修改來(lái)減少權(quán)項(xiàng)數(shù)，這里需要注意的是，如果申請(qǐng)人繳納實(shí)審費(fèi)時(shí)未繳納全部超項(xiàng)費(fèi)，那么實(shí)審費(fèi)將被視為未繳納，除非申請(qǐng)人補(bǔ)交超項(xiàng)費(fèi)或者提交主動(dòng)修改減少權(quán)項(xiàng)。同時(shí)，由于加拿大不像美國(guó)將多項(xiàng)引用權(quán)項(xiàng)計(jì)為多個(gè)權(quán)利要求項(xiàng)數(shù)，所以申請(qǐng)人也可以利用多項(xiàng)引用權(quán)項(xiàng)來(lái)減少權(quán)項(xiàng)數(shù)。但是，在提交加拿大申請(qǐng)時(shí)，仍要考慮提交多組獨(dú)立權(quán)利要求來(lái)確保可以收到單一性問(wèn)題的OA，以被動(dòng)分案的形式來(lái)確保不會(huì)有重復(fù)授權(quán)的問(wèn)題。對(duì)于啟動(dòng)加拿大實(shí)審的時(shí)機(jī)，根據(jù)目前實(shí)踐情況來(lái)看，依然建議申請(qǐng)人利用PPH程序或者同族授權(quán)結(jié)果來(lái)促成加拿大專利申請(qǐng)的授權(quán)。