文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 席兵
第四次修訂后的中國《專利法》已于2021年6月1日起實(shí)施。新修《專利法》第四十二條新增了兩款關(guān)于專利權(quán)期限補(bǔ)償?shù)囊?guī)定，即第四十二條第二款的“一般專利權(quán)期限補(bǔ)償”和第三款的“藥品專利權(quán)期限補(bǔ)償”，業(yè)內(nèi)通常將兩種專利權(quán)期限補(bǔ)償分別對應(yīng)于美國專利法所規(guī)定的PTA（Patent Term Adjustment）和PTE（Patent Term Extension）。因此，中國《專利法》的這部分修改思路，可以從美國的相關(guān)專利實(shí)踐中找到某些借鑒之處。本文的討論只針對《專利法》第四十二條第二款規(guī)定的一般專利權(quán)期限補(bǔ)償。
根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局《關(guān)于施行修改后專利法的相關(guān)審查業(yè)務(wù)處理暫行辦法》第五條的規(guī)定，專利權(quán)人可以根據(jù)《專利法》第四十二條第二款在專利權(quán)授權(quán)公告之日起三個(gè)月內(nèi)通過紙件形式提出專利權(quán)期限補(bǔ)償請求，后續(xù)再按照國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)出的繳費(fèi)通知繳納相關(guān)費(fèi)用。國家知識產(chǎn)權(quán)局將在新修改的《專利法實(shí)施細(xì)則》施行后審查專利權(quán)期限補(bǔ)償請求。
截至2021年底，筆者所在的代理機(jī)構(gòu)已經(jīng)提交了大量的專利權(quán)期限補(bǔ)償請求，客戶就官費(fèi)、可補(bǔ)償時(shí)間、法律后果等也提出了很多問題，但因?yàn)樾滦薷牡摹秾＠▽?shí)施細(xì)則》和《專利審查指南》尚未正式發(fā)布，筆者只能在現(xiàn)有法律法規(guī)的基礎(chǔ)上針對上述問題作一般性的答復(fù)。本文就是在這些答復(fù)的基礎(chǔ)上所作的總結(jié)和概括。
一、適用對象
《關(guān)于施行修改后專利法的相關(guān)審查業(yè)務(wù)處理暫行辦法》第五條明確了《專利法》第四十二條第二款適用于2021年6月1日及以后授權(quán)公告的發(fā)明專利。
二、適用條件
《專利法》第四十二條第二款規(guī)定：“自發(fā)明專利申請日起滿四年，且自實(shí)質(zhì)審查請求之日起滿三年后授予發(fā)明專利權(quán)的，國務(wù)院專利行政部門應(yīng)專利權(quán)人的請求，就發(fā)明專利在授權(quán)過程中的不合理延遲給予專利權(quán)期限補(bǔ)償，但由申請人引起的不合理延遲除外?！痹摋l規(guī)定了適用專利權(quán)期限補(bǔ)償?shù)囊话阈詶l件，即自申請日起超過四年且自實(shí)質(zhì)審查請求之日起超過三年授予發(fā)明專利權(quán)，且是因?yàn)榉巧暾埲艘鸬牟缓侠硌舆t導(dǎo)致授權(quán)時(shí)間超出上述四年和三年期限。此處需要明確如下幾個(gè)與時(shí)間有關(guān)的問題。
?申請日的計(jì)算基礎(chǔ)
《專利法實(shí)施細(xì)則》第十一條第一、二款規(guī)定：“除專利法第二十八條和第四十二條規(guī)定的情形外，專利法所稱申請日，有優(yōu)先權(quán)的，指優(yōu)先權(quán)日。本細(xì)則所稱申請日，除另有規(guī)定的外，是指專利法第二十八條規(guī)定的申請日?！?/p>
新修改的《專利法實(shí)施細(xì)則》征求意見稿并未對該條進(jìn)行修改，因此，《專利法》第四十二條第二款所規(guī)定的專利權(quán)期限補(bǔ)償涉及的申請日的計(jì)算基礎(chǔ)，原則上應(yīng)該是《專利法》第二十八條和第四十二條一1款（即原《專利法》第四十二條）規(guī)定的申請日。這個(gè)結(jié)論適用于直接提交（direct filing）的中國專利申請（包括首次申請和要求優(yōu)先權(quán)的申請）應(yīng)該是沒有疑問的。但對于PCT中國階段的申請和分案申請，該結(jié)論是否適用尚不明確。
《專利法實(shí)施細(xì)則》第一百零二條規(guī)定，對于PCT中國階段的申請，國際申請日視為《專利法》第二十八條所稱的申請日?！秾＠麑彶橹改稀返谖宀糠值谌?.3.2.1和2.3.2.2也都相應(yīng)規(guī)定，分案的申請日是指原申請的申請日。因此，從《專利法》規(guī)定的申請日的角度來看，專利期限補(bǔ)償所涉及的PCT中國階段申請和分案申請的申請日也應(yīng)該按照《專利法》第二十八條和專利法第四十二條第一款的規(guī)定來計(jì)算。
然而從專利局的角度來看，無論直接申請、PCT中國階段申請還是分案申請，都是在中國專利局實(shí)際提交后才開始審查的。因此，如果把在實(shí)際提交之前的階段也計(jì)算在上述四年和三年期限內(nèi)，從而計(jì)算在專利局授權(quán)過程中的不合理延遲中，這顯然是不合理的。從這個(gè)角度看，《專利法》第四十二條第二款所規(guī)定的專利權(quán)期限補(bǔ)償涉及的申請日的計(jì)算基礎(chǔ)，應(yīng)該是在中國專利局的實(shí)際提交日（actual filing date）。
美國專利法第154條(b)(1)(B)部分明確規(guī)定了PTA所涉及的三年申請?jiān)趯彆r(shí)間（3-year application pendency），是從實(shí)際提交日開始計(jì)算。事實(shí)上，中國專利局新修改的《專利審查指南》征求意見稿中增加了專利權(quán)期限補(bǔ)償所涉及的申請日的規(guī)定，即：“此處的專利申請日，是指專利法第二十八條規(guī)定的申請日。對于國際申請，是指進(jìn)入中國國家階段的日期。對于分案申請，是指分案申請遞交日?！钡@個(gè)部門規(guī)章的規(guī)定，實(shí)際上與相應(yīng)的法規(guī)（即《專利法實(shí)施細(xì)則》）第十一條存在一定沖突。不過，目前《專利法實(shí)施細(xì)則》和《專利審查指南》的修改稿都沒有正式發(fā)布，最終是否還有修改，還需拭目以待。
?實(shí)質(zhì)審查請求之日的計(jì)算基礎(chǔ)
從字面和中國專利實(shí)踐來看，實(shí)質(zhì)審查請求之日本身是沒有歧義的，就是實(shí)質(zhì)審查請求日，也就是實(shí)質(zhì)審查請求提交的日期。但中國專利局新修改的《專利審查指南》征求意見稿中，增加了專利權(quán)期限補(bǔ)償所涉及的實(shí)質(zhì)審查請求之日的規(guī)定，即：“實(shí)質(zhì)審查請求之日是指實(shí)質(zhì)審查請求生效日，實(shí)質(zhì)審查請求生效日為發(fā)明專利申請進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段通知書的發(fā)文日。”
《專利法》第三十五條第一款對實(shí)質(zhì)審查請求做了一般性規(guī)定，即：“發(fā)明專利申請自申請日起三年內(nèi)，國務(wù)院專利行政部門可以根據(jù)申請人隨時(shí)提出的請求，對其申請進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查?！薄秾＠麑彶橹改稀返谝徊糠值谝徽?.4.1對此進(jìn)行了明確和細(xì)化，即：“實(shí)質(zhì)審查請求應(yīng)當(dāng)在自申請日（有優(yōu)先權(quán)的，指優(yōu)先權(quán)日）起三年內(nèi)提出，并在此期限內(nèi)繳納實(shí)質(zhì)審查費(fèi)?！庇纱丝梢?，實(shí)質(zhì)審查請求是指提交實(shí)質(zhì)審查請求書并繳納實(shí)質(zhì)審查費(fèi)，跟進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段顯然不是一回事。
然而，根據(jù)中國的專利實(shí)踐，《專利審查指南》的上述修改其實(shí)是有其合理性的。中國的實(shí)質(zhì)審查是請求制，也就是說，原則上只有申請人提交了實(shí)質(zhì)審查請求，專利局才能啟動實(shí)質(zhì)審查。根據(jù)《專利法》第三十五條第一款的規(guī)定，申請人可以在申請?zhí)峤划?dāng)天到三年期限屆滿前隨時(shí)請求實(shí)質(zhì)審查。對于同一天提交的不同申請，實(shí)質(zhì)審查請求日有可能會相差很大；對于首次提交的申請，相差甚至可能達(dá)到三年。但中國專利局真正開始實(shí)質(zhì)審查的日期，則是進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段通知書的發(fā)文日。根據(jù)“先公開后審查”的原則，這個(gè)通知書要在申請公開后才能發(fā)出。仍然以上文提到的首次申請舉例，如果不請求提前公開，則申請日后18個(gè)月該申請才公開；也就是說，如果在申請日同時(shí)請求實(shí)質(zhì)審查，要在18個(gè)月后才能開始實(shí)質(zhì)審查，而把這18個(gè)月包含在上述計(jì)算專利權(quán)期限補(bǔ)償?shù)娜昶谙迌?nèi)顯然是不合理的，因?yàn)榇藭r(shí)實(shí)質(zhì)審查的時(shí)間只剩下一年半（18個(gè)月）了。
仍然以美國專利實(shí)踐為對照。美國的審查不區(qū)分初步審查和實(shí)質(zhì)審查，而且是由專利局自動啟動審查，無需申請人專門請求，但審查費(fèi)和檢索費(fèi)必須在申請的時(shí)候繳納，相當(dāng)于在申請日同時(shí)請求審查，因此不存在請求審查與進(jìn)入審查的時(shí)間差。這也是為什么美國專利法第154條(b)(1)(B)部分規(guī)定的三年申請?jiān)趯彆r(shí)間是從實(shí)際提交日（相當(dāng)于實(shí)審請求日）開始計(jì)算的。
?授予發(fā)明專利權(quán)的日期
《專利法》第三十九條規(guī)定：“發(fā)明專利權(quán)自公告之日起生效?！币虼?，授予專利權(quán)的日期一般是沒有歧義的，就是授權(quán)公告日。
根據(jù)《專利法實(shí)施細(xì)則》第三十二條第二款的規(guī)定，要求本國優(yōu)先權(quán)的排除條件之一是在先申請已經(jīng)被授予專利權(quán)。如果按照授予專利權(quán)的日期就是公告日的理解，那么判斷在先申請是否已經(jīng)被授予專利權(quán)，就是看在提交在后申請時(shí)，在先申請是否已經(jīng)公告。但《專利審查指南》第一部分第一章6.2.2.1明確規(guī)定，在先申請已經(jīng)辦理了登記手續(xù)的，則在后申請會被視為未要求優(yōu)先權(quán)。也就是說，這里的授予專利權(quán)的日期是辦理登記手續(xù)的日期。顯然，對于專利權(quán)期限補(bǔ)償來說，授予專利權(quán)的日期按照公告日來計(jì)算更為合理。將《專利審查指南》中關(guān)于本國優(yōu)先權(quán)的授予專利權(quán)的規(guī)定看作是一個(gè)例外的解釋即可。
事實(shí)上，中國專利局新修改的《專利審查指南》征求意見稿中也增加了計(jì)算專利權(quán)期限補(bǔ)償時(shí)對授予專利權(quán)的日期的規(guī)定，即：“授權(quán)過程中的不合理延遲時(shí)間是指發(fā)明專利的授權(quán)公告日減去自發(fā)明專利申請日起滿四年且自實(shí)質(zhì)審查請求之日起滿三年的日期。”也就是說，授予專利權(quán)的日期就是授權(quán)公告日。這一點(diǎn)應(yīng)該沒有疑問。
美國專利法第154條對此規(guī)定的很明確，計(jì)算PTA就是看授權(quán)公告（Issue of Patent，授權(quán)通知書是Notice of Allowance）被延遲的天數(shù)。
?不合理延遲的計(jì)算
不合理延遲屬于中國《專利法》框架下的新概念，我們只能試圖從合理性的角度和相關(guān)的美國專利實(shí)踐來進(jìn)行分析。
《專利法》第四十二條第二款的規(guī)定有一個(gè)但書，即：“由申請人引起的不合理延遲除外?！痹瓌t上，除了由申請人引起的不合理延遲以外，其余的不合理延遲都是專利局在授權(quán)過程中的不合理延遲。因此，有必要對由申請人引起的不合理延遲進(jìn)行分析。
可以理解，申請人請求延期、請求恢復(fù)權(quán)利、請求延遲審查等一般都是由申請人引起的不合理延遲。中國專利局新修改的《專利審查指南》征求意見稿窮舉了五種由申請人引起的不合理延遲，除了上述三種情形外，還包括：援引加入引起的延遲和提前進(jìn)入中國但未要求提前處理而引起的延遲。援引加入是因?yàn)樯暾埲诉z漏申請文件內(nèi)容，通過援引優(yōu)先權(quán)文件的方式補(bǔ)交。根據(jù)《專利法實(shí)施細(xì)則》第一百一十一條的規(guī)定，申請人提前進(jìn)入但未要求提前處理，專利局應(yīng)該等到自優(yōu)先權(quán)日起滿30個(gè)月才開始審查。筆者認(rèn)為，這些規(guī)定都是非常合理的。
除了“由申請人引起”這一要素外，還有一個(gè)要素是“不合理”。新修改的《專利審查指南》征求意見稿窮舉了四種非不合理延遲，即：中止程序、保全措施、行政訴訟程序、修改專利申請文件后被授予專利權(quán)的復(fù)審程序。前三種一般都不是專利局引起的，因此可以認(rèn)為不屬于專利局在授權(quán)過程中的不合理延遲。關(guān)于第四種復(fù)審程序，可以認(rèn)為在專利局已經(jīng)得出駁回的審查結(jié)論后，后續(xù)的延遲都不屬于專利局在授權(quán)過程中的不合理延遲。從這個(gè)角度看，將復(fù)審程序歸為非不合理延遲有一定的合理性。但修改稿中有一個(gè)限定詞“修改專利申請文件后被授予專利權(quán)的”，這是否意味著復(fù)審階段沒有修改申請文件而直接授權(quán)的（雖然很少，但并非不可能），可以認(rèn)為屬于不合理延遲？當(dāng)然，相關(guān)新規(guī)定還有修改的可能性，而且可能還需要由后續(xù)的審查實(shí)踐來確定。
與《專利審查指南》的修改稿不同，美國專利法第154條明確規(guī)定了專利局導(dǎo)致的延遲（154（b）（1）各種情形，包括：申請日起超過14個(gè)月未下OA（或授權(quán)通知書），申請人答復(fù)OA后4個(gè)月專利局沒有回應(yīng)，專利審判及上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board）或聯(lián)邦法院作出決定后4個(gè)月專利局沒有動作，申請人繳納授權(quán)費(fèi)后4個(gè)月專利局沒有授權(quán)。另外還有超出上面提到的三年申請?jiān)趯彆r(shí)間，但這部分有但書，排除了繼續(xù)審查（continued examination，相當(dāng)于中國的復(fù)審），另外也排除了一些其他程序，但因?yàn)槠湓谥袊贿m用或不常見，在此不再贅述。美國專利法關(guān)于申請人導(dǎo)致的延遲的規(guī)定（154（b）（2））很上位，概括地說就是：申請人因未采取合理的努力推動審查而導(dǎo)致的延遲（the period of time during which the applicant failed to engage in reasonable efforts to conclude prosecution of the application）。筆者認(rèn)為，中國專利局的《專利審查指南》征求意見稿中的相關(guān)規(guī)定，事實(shí)上也體現(xiàn)了這個(gè)一般性的原則。
三、估算實(shí)例
通過以上討論，我們基本上對于專利權(quán)期限補(bǔ)償所涉及的相關(guān)概念和原則有了一些相對清晰的理解。本文在此試圖根據(jù)這些理解，針對工作中遇到的一個(gè)相對典型的具體案例估算出專利權(quán)期限補(bǔ)償?shù)奶鞌?shù)。但因?yàn)椤秾＠▽?shí)施細(xì)則》和《專利審查指南》的征求意見稿還有可能修改，所以下面的估算不一定準(zhǔn)確。
某申請2013800xxxxx.x是一個(gè)PCT中國階段申請，具體相關(guān)信息如表1所示。
如上所述，專利權(quán)期限補(bǔ)償規(guī)定的四年期限應(yīng)該從進(jìn)中國的日期（2014年12月5日）起算，加四年應(yīng)該是2018年12月5日。專利權(quán)期限補(bǔ)償規(guī)定的三年期限應(yīng)該從進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段的日期（2015年6月10日）起算，加三年應(yīng)該是2018年6月10日。顯然，應(yīng)該按照后到期的期限計(jì)算補(bǔ)償，即按照授權(quán)公告日（2021年9月21日）超出2018年12月5日的天數(shù)計(jì)算，即1021天。
2017年9月5日到2019年9月3日是復(fù)審階段，這個(gè)728天的時(shí)間間隔應(yīng)該從補(bǔ)償中扣除。
2020年10月12日下發(fā)的第四次審查意見的答復(fù)期限是2020年12月27日，而答復(fù)經(jīng)延期后于2021年2月25日提交，這個(gè)60天的時(shí)間間隔也應(yīng)該從補(bǔ)償中扣除。
綜上所述，實(shí)際補(bǔ)償?shù)奶鞌?shù)估算為233天。
四、總結(jié)
本文關(guān)于專利權(quán)期限補(bǔ)償?shù)姆治鲇懻摵凸浪闶腔诂F(xiàn)行《專利法》《專利法實(shí)施細(xì)則》和《專利審查指南》，結(jié)合《專利法實(shí)施細(xì)則》和《專利審查指南》的修改征求意見稿，并參考美國專利實(shí)踐而完成的。正如前文所述，新修改的《專利法實(shí)施細(xì)則》和《專利審查指南》發(fā)布后，才能更相對準(zhǔn)確地進(jìn)行估算。而關(guān)于官費(fèi)的計(jì)算問題，只能完全依賴于后續(xù)專利局的具體規(guī)定。