文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 邢雨辰
流程圖作為一種展示方法步驟和操作規(guī)則的手段，具有清楚、準確、一目了然的優(yōu)點，在技術應用中被廣泛使用。對諸多領域的技術人員來說，流程圖甚至可以視為展現(xiàn)技術方案最生動的“語言”。因此，在形成專利文件的過程中，許多發(fā)明人傾向于將流程圖直接繪制在技術交底書中供專利代理師參考，而專利代理師通常也傾向?qū)⒘鞒虉D進行一定的優(yōu)化之后直接體現(xiàn)在專利說明書的附圖和實施例部分，以滿足專利法規(guī)中對清楚性的相關要求。在這些實施例和附圖的基礎上，不少專利代理師在提煉權(quán)利要求時會直接使用流程圖的形式，最終形成流程式的權(quán)利要求。在這些權(quán)利要求中，步驟與步驟之間的關聯(lián)表述與流程圖中的表述基本一致，能夠明確體現(xiàn)流程圖中的順序、循環(huán)以及判斷等環(huán)節(jié)，會包含諸如“返回......的步驟”、“如果是/否，則......”、“結(jié)束循環(huán)”以及“令n = n+1”等標志性特征措辭。
與流程圖類似，流程式權(quán)利要求在一定程度上能夠較為清晰的表示其各個步驟背后的邏輯聯(lián)系，在國內(nèi)進行專利申請時比較容易被審查員理解和接受，因此在中國專利申請中逐步發(fā)展成為了一種被經(jīng)常采用的寫法。然而，隨著近幾年中國企業(yè)逐步走向海外，國內(nèi)申請人的技術在國外獲得專利保護的需求日益增長，部分流程式權(quán)利要求在面對與國內(nèi)差異較大的美國專利審查體系時逐漸體現(xiàn)出較為嚴重的“水土不服”。這一問題的出現(xiàn)原因主要在于：在美國專利申請的審查中，會將組成一個方法的每個步驟時作為獨立的個體進行解讀。這種“獨立解讀”會在流程式權(quán)利要求上產(chǎn)生一系列的問題。
首先，“獨立解讀”意味著除非在特征上有所暗示，否則不同步驟之間不具有任何聯(lián)系。但是，由于流程式權(quán)利要求默認了所有環(huán)節(jié)是按流程進行的，部分步驟可能會略去與前序步驟之間的明確關聯(lián)，從而產(chǎn)生不清楚的問題。例如，在某個信號處理方法中，依次對信號X進行了濾波、去噪和輸出三個操作，得到了信號Y。流程式權(quán)利要求在表達該方法時可能會包含以下三個接續(xù)書寫的步驟：A) 對信號進行濾波操作、B) 對所述信號進行去噪操作、C) 輸出所述信號。在流程圖明確顯示了A、B、C逐步執(zhí)行的情況下，以上三個步驟的書寫看上去非常清晰，但在“獨立解讀”時會被理解為，分別對信號X進行了濾波、去噪和輸出三個操作，步驟A得到了一個X經(jīng)過濾波后的信號X1，步驟B得到了X經(jīng)過去噪后的信號X2，步驟C得到了輸出的信號X。顯然，該理解與流程圖要表達的范圍相差甚遠。此時，較為合理的表達式將三個步驟改寫為諸如以下的形式：A) 對信號進行濾波操作，得到濾波后信號、B) 對所述濾波后信號進行去噪操作，得到去噪信號、C) 輸出所述去噪信號。此時，“濾波后信號”和“去噪信號”的“得到”環(huán)節(jié)以及相應的引用關系暗示了步驟A、B、C的依次執(zhí)行關系，從而使得原始流程得到了完整的表達。在這個例子中，流程式權(quán)利要求相當于在特征上做了減法。
其次，“獨立解讀”中不同步驟之間不具有任何聯(lián)系也體現(xiàn)在時序上。如果一個方法包括A、B、C三個步驟，且這個三個步驟中的特征沒有明確暗示執(zhí)行順序，那么實際操作中可以按照任意順序執(zhí)行A、B、C，甚至是同時或者部分同時執(zhí)行A、B、C中任意兩個步驟。但是，流程式權(quán)利要求有時會包含類似于“步驟1”、“步驟2”、......等編號，在流程圖具有循環(huán)時，還會做“返回步驟2”等引用。
一方面，這些編號會在審查中有一定可能會被認為暗示了步驟的執(zhí)行順序（比如步驟1在步驟2之前執(zhí)行），從而對權(quán)利要求表達的范圍產(chǎn)生不必要的限制。特別不幸的是，國內(nèi)申請有時并沒有在說明書中明確聲明“流程圖中的各個步驟可以按照不同于所示順序進行執(zhí)行”或者“步驟的編號并不限制步驟的執(zhí)行順序”，可能會導致申請人甚至沒有機會在審查過程中主張排除這一限制。此時，流程式權(quán)利要求相當于在特征上做了加法。
另一方面，由于失去了時序的限制，返回至某一編號在“獨立解讀”看來僅僅是重復執(zhí)行了這一編號代表的步驟，并沒有要求執(zhí)行后續(xù)的其他步驟以形成一個完整的循環(huán)。這種情況下權(quán)利要求相當于失去了包含循環(huán)的特征限定，極易出現(xiàn)不清楚的問題，也很容易被審查員引用原本在技術上關聯(lián)度較小的對比文件。此時，流程式權(quán)利要求相當于在特征上做了減法。
由此可見，為了避免“水土不服”的問題，如果一件專利文件在形成之時即有后續(xù)進入美國進行申請的需求，那么專利代理師需要考慮采用流程式之外的權(quán)利要求撰寫方式，以避免特征上不必要形成不必要的增減。而如果一件已經(jīng)成型的國內(nèi)專利文件在申請或者公開后才考慮進入美國進行申請的需求，那么專利代理師能夠通過對權(quán)利要求的改寫來規(guī)避一些不必要的不清楚和新創(chuàng)性的問題。目前，國內(nèi)專利申請進入美國的常見途徑均提供了改寫權(quán)項的機會，例如，PCT申請進入美國時可以選擇對原始權(quán)項進行主動修改、或者直接采用by-pass的模式提交包含全新權(quán)利要求的繼續(xù)申請案。通過巴黎公約以國內(nèi)申請作為優(yōu)先權(quán)進入美國的申請，則可以直接在提交即使用經(jīng)過適應性改寫之后的權(quán)項。
接下來將對流程式權(quán)利要求進入美國時的改寫方法進行簡單介紹。在這里首先需要強調(diào)，改寫的主旨是實現(xiàn)一種能夠體現(xiàn)技術要點且不產(chǎn)生不必要限制的權(quán)利要求呈現(xiàn)方式，避免審查員與申請人之間無謂的誤解，從而為申請人在后續(xù)申請環(huán)節(jié)中爭取到合理的立足點。無論是哪一種方式的改寫，均屬于不涉及實質(zhì)內(nèi)容的格式性變動，都不應改變原始國內(nèi)申請中技術方案的本身。
在進行實質(zhì)的改寫工作之前，首先建議對權(quán)利要求所對應的流程圖進行繪制（如果附圖中并沒有體現(xiàn)）或者檢查（如果附圖中已經(jīng)包含）。一個標準、清晰的流程圖能夠幫助代理師快速確定改寫后的權(quán)利要求需要包含的步驟，以及原先流程式權(quán)利要求中缺少或者多余的元素。無論是繪制還是檢查，都可以從以下三個方面入手：1）確認流程圖包含了權(quán)利要求中的所有步驟；2）確認所有步驟對應了正確的表達方式（比如，是矩形表示的常規(guī)操作、菱形表示的判斷環(huán)節(jié)、平行四邊形表示的輸入/輸出、圓角矩形表示的開始/結(jié)束，還是僅僅是箭頭就能表達的執(zhí)行次序）；3）確認按照箭頭執(zhí)行并遍歷所有判斷分支之后能夠得到權(quán)利要求所對應的技術分方案。
通常情況下，從各個步驟的邏輯聯(lián)系來看，一個標準、清晰的流程圖中值得注意的主要有幾下幾種元素：開始/結(jié)束流程、流程遞進、流程分支、流程合并、選擇執(zhí)行、循環(huán)執(zhí)行。
（一）開始/結(jié)束流程
流程的開始和結(jié)束環(huán)節(jié)無需寫出。即使一個標準的流程圖必定會包含開始和結(jié)束環(huán)節(jié)，但在權(quán)利要求中通常并不需要對方法的起始和終止進行表述。部分申請中會照搬流程圖的文字表述部分在權(quán)利要求中加入類似于“終止方法/停止執(zhí)行”的步驟，但是，除非開始方法或者終止方法涉及到技術方案的重要特征，否則并不需要寫明“開始”或者“結(jié)束”作為單獨的步驟。
（二）流程遞進
流程遞進是流程圖中最為常見的邏輯關系，通常體現(xiàn)為一個常規(guī)環(huán)節(jié)（操作或者步驟）執(zhí)行后指向另一個環(huán)節(jié)。在改寫時，首先需要判斷遞進關系所關聯(lián)的兩個環(huán)節(jié)是否有必要體現(xiàn)先后關系。
以步驟A遞進至步驟B為例，如果在技術方案中（不僅僅是流程圖中）步驟A并沒有必要一定執(zhí)行在步驟B之前，那么改寫后的步驟A和步驟B并不需要體現(xiàn)先后關系，即doing A和doing B之間直接體現(xiàn)為兩個步驟即可。反之，如果技術方案中如流程圖所表示的那樣，步驟A必須執(zhí)行在步驟B之前，那么就需要在步驟A和步驟B所涉及的特征中明確二者之間的先后順序。具體操作中，可以分為明示先后順序和暗示先后順序。明示先后順序即明確寫出執(zhí)行的執(zhí)行B“之前”執(zhí)行A、或者執(zhí)行A“之后”執(zhí)行B，即doing B after doing the A或者doing A before doing the B （這里下劃線the表示需要注意引用基礎）。暗示先后順序即通過對執(zhí)行對象的描述使得A只能在B之前執(zhí)行，例如doing A to obtain an object X配合doing B on the object X，顯然，只有在獲取了object X之后才可能對其進行B所指的操作。
（三）流程分支
流程分支可以理解為流程遞進的一種特例，通常體現(xiàn)為一個常規(guī)環(huán)節(jié)（操作或者步驟）執(zhí)行后指向兩個或者更多的并行環(huán)節(jié)，且這些并行環(huán)節(jié)之間不存在特定的時序關聯(lián)。顯然，在“獨立解讀”的框架下，這些并行環(huán)節(jié)并不需要明示或者暗示其相互之間的時序關系。
同時，如果這些并行環(huán)節(jié)并沒有受到相同特征的約束，也沒有必要寫在權(quán)利要求的同一個段落。這里所說的“相同特征”有可能是“在......之前/之后/過程中”等時間特征，也有可能是“如果/當......時”等條件特征，還有可能是“......包括以下步驟”上位特征。另外，即便是并行環(huán)節(jié)收到了相同特征的約束，為了便于審查員閱讀和理解各個步驟之間的層次關系，也推薦使用“分段+縮進”的撰寫方式。例如，如果并行環(huán)節(jié)表述為“在X發(fā)生之后，執(zhí)行A和B”，則可以改寫為：
“......
after X...,
doing A，and
doing B，
......”。
此外，并行環(huán)節(jié)中各個環(huán)節(jié)與其前序常規(guī)環(huán)節(jié)之間的改寫方式可以參照流程遞進中的描述。
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流程合并是流程分支的逆過程，也可以理解為流程遞進的一種特例，通常體現(xiàn)為兩個或者更多的并行常規(guī)環(huán)節(jié)（操作或者步驟）執(zhí)行后指同一個環(huán)節(jié)，且這些并行環(huán)節(jié)之間不存在特定的時序關聯(lián)。
流程合并中并行環(huán)節(jié)之間的改寫方式可以參照流程分支中的描述、各個并行環(huán)節(jié)與其后續(xù)環(huán)節(jié)之間的改寫方式可以參照流程遞進中的描述。
（五）選擇執(zhí)行
選擇執(zhí)行時流程圖中判斷環(huán)節(jié)所開啟的邏輯要素，通常體現(xiàn)為一個判斷環(huán)節(jié)通過不同的條件（比如“是”和“否”）分別指向不同的環(huán)節(jié)。在遇到選擇執(zhí)行時，改寫時大致需要考慮以下三個方面。
首先，是否需要將判斷環(huán)節(jié)明確寫為一個步驟。比如，如果流程中有“判斷X是否成立，如成立則執(zhí)行A，如不成立則執(zhí)行B”的邏輯，那么是改寫為“判斷A是否成立”、“當判斷X成立時執(zhí)行A”、“當判斷X不成立時執(zhí)行B”三個步驟，還是改寫為“當X成立時執(zhí)行A”、“當X不成立時執(zhí)行B”兩個步驟？其實在大多數(shù)情況下，以上兩種改寫方式并不會影響到權(quán)利要求的實際范圍，本著權(quán)利要求書寫時“如無必要勿增實體”的原則，更加推薦使用無判斷環(huán)節(jié)方式的改寫。但以下三種情況例外。第一種情況比較常見，是后續(xù)特征中包含對判斷步驟的詳細限定，此時為了能夠引用（比如，“所述判斷......的步驟”）或者更加簡潔的引用，最好是在一開始就寫入判斷步驟。第二種情況在以裝置為核心的發(fā)明中更為常見，即申請中的技術方案需要一個明確的或者獨立的物理實體來執(zhí)行判斷步驟，此時為了便于對方法進行對應功能性的劃分，需要寫入判斷步驟。第三種情況較為少見，判斷步驟時申請中技術方案的重要特征，比如，判斷條件是否成立本身具有一定的技術效果，此時顯然判斷步驟是不可略去的，否則可能會影響到新創(chuàng)性的判定。
其次，是否需要完備的條件限定。雖然流程圖通常會給出判斷條件的完備集合（即所有可能的情況），但并非所有的條件都是必要技術特征。比如，如果流程中有“判斷X是否成立，如成立則執(zhí)行A，如不成立則執(zhí)行B”的邏輯，但“成立時執(zhí)行A”及其對應的后續(xù)特征明顯與現(xiàn)有技術的特征完全一致、或者是屬于顯而易見的操作，那么在改寫權(quán)項時就需要考慮將其刪除，僅保留“判斷X是否成立，如不成立則執(zhí)行B”或者“當X不成立時執(zhí)行B”的特征即可。
第三，判斷條件的引領詞如何表述。在中文申請中，條件的引領詞通常為“如果/若......”或者“在/當......時”。在轉(zhuǎn)換為英文時，長期以來的一種觀點認為，引領詞需要使用in a case that或者in a case of，而不能使用when，以突出其條件特性而非時間特征。需要指出，雖然in a case that/of在大多數(shù)英文申請（例如歐洲、印度、澳大利亞等專利申請中）是可以使用的，但在美國審查中可能會被部分審查員認為是一種“虛真”（vacuous true）限定。即，其認為doing A in a case that X僅僅是表明了一種假設X會發(fā)生的情況，而如果X沒有或者不會發(fā)生，這一特征相當于沒有對權(quán)利要求產(chǎn)生任何限制。因此，除非權(quán)利要求中寫入的所有條件組成了完備集合（即描述了所有可能的情況），比較穩(wěn)妥的改寫方式是使用美國審查中較為認可的in response to或者when來引領條件。
（六）循環(huán)執(zhí)行
顧名思義，循環(huán)執(zhí)行意味著多個執(zhí)行環(huán)節(jié)構(gòu)成了可能重復多次的循環(huán)。從之前的舉例可以看出，由于“獨立解讀”將每個環(huán)節(jié)彼此割裂，作為流程圖中循環(huán)最明顯特征的“返回......的步驟”已經(jīng)失效。因此，循環(huán)執(zhí)行可以算是流程式權(quán)利要求與“獨立解讀”框架最大的矛盾點，在改寫時尤其需要注意。
循環(huán)執(zhí)行改寫時首先需要判斷流程中的循環(huán)是否是真正的循環(huán)，還是說明書中為了寫成流程圖而構(gòu)造的、并不適合照搬進入權(quán)利要求的“偽循環(huán)”?！皞窝h(huán)”通常有兩種典型的情況：單循環(huán)即可構(gòu)成必要技術特征，或者各循環(huán)彼此獨立。第一種情況需要結(jié)合說明書中對技術方案的描述進行判斷，如果循環(huán)只執(zhí)行一次即可實現(xiàn)具有創(chuàng)造性需要的技術效果，那么在權(quán)利要求中可以將循環(huán)替換為單次執(zhí)行。第二種情況主要是指每個循環(huán)的執(zhí)行結(jié)果并不影響其他循環(huán)執(zhí)行過程。例如，對一個集合中的每個個體進行相同處理，直到所有個體處理完畢。為了清楚的表示這種操作，有些流程圖中會將單個個體的所有操作作為一個循環(huán)，但各個操作的結(jié)果均不會對其他個體產(chǎn)生影響。這種情況下，可直接改寫為“針對每個個體，執(zhí)行（各個步驟）”，其中“針對每個個體”寫在所有步驟之前作為總限定，也可以寫在每個步驟中作為單獨限定。
如果確定了流程圖中的循環(huán)需要在權(quán)利要求中確實的表達出來，那么比較合適的改寫方式是采用嵌套結(jié)構(gòu)。即，首先將循環(huán)執(zhí)行作為一個整體步驟，比如，performing cycles/iterations...，這里可以適當使用to…和/或until…來表示循環(huán)的終止條件或者執(zhí)行結(jié)果。然后，對每個循環(huán)的內(nèi)容進行限定，例如，each cycle/interatom comprises...。由于真正的循環(huán)通常會前后影響，這里需要注意的主要有兩點：第一點是每個循環(huán)中是否有對象被更新或者修改，被操作的對象就是該循環(huán)更新/修改前的還是更新/修改后的；第二點是第一個循環(huán)和/或最后一個循環(huán)往往和中間的循環(huán)不同，可能需要寫在整體之外以避免邏輯不完整。例如，雖然在流程圖中每個循環(huán)都對X進行了操作，但在權(quán)利要求中需要指明這個X是上次循環(huán)中得到的（如the X obtained...in the last cycle），同時，由于第一個循環(huán)并不存在“上次循環(huán)”，可能需要首先完整的寫出第一個循環(huán)（即對the X進行操作），然后再開啟循環(huán)（如performing cycles...）。
循環(huán)執(zhí)行中更為復雜的情況是存在中途跳出或者中途插入。前者通常表現(xiàn)為，當循環(huán)內(nèi)部執(zhí)行到某一個判定環(huán)節(jié)后，因為滿足特定條件而指向循環(huán)外的一個環(huán)節(jié)；后者通常表現(xiàn)為由循環(huán)外的環(huán)節(jié)指向循環(huán)內(nèi)的環(huán)節(jié)。
對于中途跳出的情況，較為合適的改寫方式是將跳出之后執(zhí)行的環(huán)節(jié)（即使與循環(huán)外的步驟重復）作為視為循環(huán)內(nèi)部的特征單獨撰寫。例如，一個流程的執(zhí)行順序是先執(zhí)行A，然后是B、C、D構(gòu)成的循環(huán)，最后依次執(zhí)行E、F、G，同時，C是一個判斷環(huán)節(jié)，滿足條件X時指向D、滿足條件Y時指向F。該流程可以改寫為：執(zhí)行A、執(zhí)行循環(huán)、執(zhí)行E和執(zhí)行（F + G），其中，每個循環(huán)包括執(zhí)行B、執(zhí)行C、當C判斷為X時則執(zhí)行D、當C判斷為Y時則執(zhí)行所述（F + G）。
對于中途插入的情況，較為合適的改寫方式是將插入之后直到循環(huán)返回點的部分視作循環(huán)外部的特征單獨撰寫。例如，一個流程的執(zhí)行順序是先執(zhí)行A，然后是B、C、D構(gòu)成的循環(huán)，最后執(zhí)行E，同時，A是一個判斷環(huán)節(jié)，滿足條件X時執(zhí)行B、C、D構(gòu)成的循環(huán)、滿足條件Y時先執(zhí)行F然后通過執(zhí)行C進入循環(huán)。該流程可以改寫為：執(zhí)行A、當A判斷為X時執(zhí)行循環(huán)、當A判斷為Y時執(zhí)行（F+C+D）之后執(zhí)行循環(huán)、執(zhí)行E，其中，每個循環(huán)包括執(zhí)行（B+C+D）。
以上是對流程圖中六種常見元素進行改寫的簡單介紹。此外，當改寫完成之后，建議對改寫后的權(quán)利要求進行檢查，確保其邏輯清楚且與流程圖的技術方案對應。在檢查時，可以首先檢查對各個步驟和操作對象的引用是否清楚合理，還可以根據(jù)改寫后的權(quán)利要求繪制出新的流程圖，并判斷新的流程圖是否能夠準確反映對應技術方案的所必需的技術特征。
最后需要注意，由于美國專利申請受到35 U.S.C 112f條款的限制，通常不適合使用模塊化的裝置權(quán)項，在對流程式權(quán)利要求進行改寫時并不需要考慮如何將改寫后的各個步驟對應到何種“模塊”上。對于單個實體的裝置權(quán)項，只需要采用“處理器+存儲器”的撰寫方式，直接復述改寫后的所有步驟即可。如果裝置權(quán)項實質(zhì)上為包含多個實體的系統(tǒng)，且各個實體之間的交互較為復雜，不適宜獨立描述各自對應的步驟，也可以考慮在描述“處理器+存儲器”的特征之后，按照改寫后步驟的順序來交叉描述各個實體中處理器的功能。
綜上所述，雖然流程式權(quán)利要求在美國審查對各個步驟進行“獨立解讀”的框架下可能面臨諸多問題，但在進入美國時仍然可以通過對相應流程圖的各種元素進行拆解和改寫來規(guī)避這些問題，從而在不改變技術內(nèi)涵的情況下為申請人爭取到更加合理的保護范圍并節(jié)約申請成本。同時，由于在改寫的過程對流程式表達進行了一定的提煉和優(yōu)化，改寫后的權(quán)利要求不單單只適合“獨立解讀”框架，在其他國家的審查過程中同樣會帶來一定的優(yōu)勢。