文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 張海永
引言
在美國專利的審查過程中，審查員針對專利申請的第一次審查意見通知書（以下簡稱為OA1）為Non-Final OA，而針對專利申請的第二次審查意見通知書（以下簡稱為OA2）一般會是作為Final OA下發(fā)。OA2作為Final OA下發(fā)成為了美國專利申請中比較為申請人所熟悉的實踐。申請人可以通過不同的方式對Final OA進行答復(fù)，例如直接進行爭辯，通過AFCP 2.0，提交RCE或者是提交Appeal；但是上述的答復(fù)方式要么受限于Final OA中對修改限制較多的因素，無法取得申請人想要的效果，要么需要較高的費用，增加了申請人的成本。
實際上，雖然OA2作為Final OA下發(fā)是一種比較普遍的情況，但是美國專利審查中也規(guī)定了一些例外情況，在這些情況中，OA2不能作為Final OA。本文將從這些例外情況出發(fā)，簡要探討如何判斷OA2的終局性（Finality），以及如何對OA2的終局性進行答復(fù)甚至是如何避免審查員將OA2作為Final OA下發(fā)。
一、審查指南規(guī)定
如上所述，OA2作為Final OA下發(fā)是美國專利審查過程中較為常見的情況，而OA2不作為Final OA下發(fā)卻是以例外情況在專利審查指南（Manual of Patent Examining Procedure，MPEP）中進行規(guī)定的。
MPEP 706.07（a）規(guī)定了OA2或者OA2之后的審查意見（為了方便描述，本文以O(shè)A2為例進行討論）不作為Final OA下發(fā)的幾種情形：
1）審查過程：OA2應(yīng)該作為Final OA下發(fā)，除非審查員在OA2提出了新的拒絕理由（New Ground of Rejection），并且所述的拒絕理由既不是因應(yīng)申請人對權(quán)項所作之修改所作出，也不是基于在37 CFR 1.97（c）規(guī)定的期限內(nèi)提交的信息披露聲明（Information Disclosure Statement，IDS）中的信息所作出。
2）再審程序（reexamination proceeding）：如果OA2包含了對于任何未修改的權(quán)利要求的新的拒絕理由，并且該新的拒絕理由基于新引用的對比文件，而不是基于在37 CFR 1.97（c）規(guī)定的期限內(nèi)提交的信息披露聲明中的信息，即便是有其他的權(quán)利要求進行了修改使得審查員因應(yīng)這些修改的權(quán)利要求基于新的對比文件做出拒絕授權(quán)的決定，該OA2也不應(yīng)作為Final OA下發(fā)。在再審程序中，如果OA2提出了針對任何修改后的權(quán)利要求的新的拒絕理由，并且該修改是合并有合理預(yù)期會被要求保護的限定的話，OA2不應(yīng)該作為Final OA下發(fā)；如果OA2包含新的拒絕理由，并且該新的拒絕理由是因應(yīng)知識產(chǎn)權(quán)和高技術(shù)修正法案2002（Intellectual Property and High Technology Technical Amendments Act of 2002）對35 U.S.C.102（e）的修改而做出，除非該新的拒絕理由是因應(yīng)對權(quán)利要求的修改做出或者是基于在37 CFR 1.97（c）規(guī)定的期限內(nèi)提交的信息披露聲明中的信息所作出，該OA2不應(yīng)作為Final OA下發(fā)。
二、如何判斷OA的終局性
從上述的審查指南的規(guī)定可以看出，美國審查實踐中以例外的形式對不下發(fā)Final OA的情形進行了規(guī)定。雖然如此，但是仍可以根據(jù)上述的規(guī)定來得出在何種情況下發(fā)Final OA是合適的。當申請人收到OA2后并且OA2是作為Final OA下發(fā)的話，應(yīng)該首先判斷該Final OA的終局性是否是合理的。美國專利審查采用了較為緊湊的審查程序，在上述提到的例外之外，一般OA2是作為Final OA下發(fā)的。
例如，當申請人在答復(fù)OA1時并未對權(quán)利要求進行修改，如果后續(xù)審查員在OA2中并未引用新的對比文件或者使用不同的拒絕理由，仍以相同的理由拒絕授權(quán)的話，那么這種情況下，OA2應(yīng)為Final OA；如果審查員引用了新的對比文件，并且該對比文件包含在根據(jù)37 CFR 1.97（c）規(guī)定的期限內(nèi)提交的信息披露聲明中，該OA2可作為Final OA下發(fā)，即，如果申請人在答復(fù)OA1時并未對權(quán)利要求進行修改，并且在OA2下發(fā)之前提交了IDS，則審查員可以根據(jù)提交的IDS中的現(xiàn)有技術(shù)文獻下發(fā)Final OA。如果申請人在答復(fù)OA1時對權(quán)利要求進行了實質(zhì)性修改，并且審查員在OA2中針對申請人對權(quán)利要求的修改提出了新的拒絕理由，例如引入新的對比文件等，則在這種情況下，OA2可以作為Final OA下發(fā)；如果是引入了新的對比文件，該對比文件可以是包含在根據(jù)37 CFR 1.97（c）規(guī)定的期限內(nèi)提交的信息披露聲明中的現(xiàn)有技術(shù)文獻。
可以看出，無論申請人是否對權(quán)利要求進行了修改，如果新的拒絕理由是基于IDS中提交的信息的話，審查員都可以基于該IDS中的信息下發(fā)Final OA。美國專利審查實踐中，OA下發(fā)的關(guān)鍵是要給申請人以合理的機會對審查意見的要點進行答復(fù)，IDS中的信息是申請人已經(jīng)知曉的信息，因此申請人應(yīng)能遇見到IDS中的信息可能對申請的可專利性造成影響。因此為了使得審查程序盡可能緊湊，對于申請人已經(jīng)知曉的信息，審查員可以基于此下發(fā)Final OA，以加快審查進程。
在審查過程中，審查員對于OA2的終局性的判斷也可能有誤，導(dǎo)致一些情況下作為Final OA下發(fā)的OA2實際上并不應(yīng)該作為Final OA下發(fā)。
例如在以下情況中，OA2不應(yīng)作為Final OA下發(fā)。審查員在OA1中并未拒絕某個權(quán)利要求（例如權(quán)利要求2），申請人在答復(fù)OA1時將權(quán)利要求2的特征全部合并到獨立權(quán)利要求1中，并且審查員在OA2中也沒有引用IDS中提交的對比文件；這種情況下，OA2不應(yīng)作為Final OA下發(fā)，因為OA2中對權(quán)利要求1的拒絕理由相當于對原權(quán)利要求2的拒絕理由，而在OA1中審查員并未拒絕原權(quán)利要求2，因而在OA2中對權(quán)利要求1的拒絕理由是新的拒絕理由，并且由于申請人實際上并未對原權(quán)利要求2（即，修改后的權(quán)利要求1）進行修改，因此該新的拒絕理由不是因應(yīng)申請人的修改而有必要做出。類似的，當審查員在OA1中并未對權(quán)利要求2拒絕授權(quán)，而申請人在答復(fù)OA1時并未將權(quán)利要求2合并入權(quán)利要求1而是直接進行爭辯，如果審查員在OA2中對權(quán)利要求2拒絕授權(quán)，則該OA2不應(yīng)作為Final OA下發(fā)。此外，當申請人在答復(fù)OA1時僅對某個權(quán)利要求進行了形式性的修改，例如通過修改冠詞克服缺乏先行基礎(chǔ)的問題，如果在OA2中針對該權(quán)利要求提出了新的拒絕理由——例如OA1中未拒絕該權(quán)利要求而在OA2中拒絕了該權(quán)利要求，或者在OA2中引用了新的對比文件且該對比文件不包含在IDS中——那么OA2也不應(yīng)作為Final OA下發(fā)。
三、應(yīng)對策略
當審查員錯誤的將不應(yīng)該作為Final OA下發(fā)的OA2作為Final OA下發(fā)時，申請人可以通過非正式答復(fù)與審查員進行溝通，例如通過電話會議的形式，請審查員撤回Final OA并重新下發(fā)Non-Final OA。還可以通過更加正式的途徑，例如通過遞交書面答復(fù)的方式，向?qū)彶閱T解釋OA2作為Final OA下發(fā)是不合理的。當上述兩種方法都不奏效時，申請人還可以就OA2的終局性根據(jù)37 CFR § 1.181.的規(guī)定提交正式申訴（Petition），但是在申訴被拒絕導(dǎo)致Final OA未被撤回的情況下，申請人需要提交相應(yīng)的延期費用，此外，也無法保證申訴會在答復(fù)Final OA的6個月期限內(nèi)得到處理。
除了在事后補救之外，申請人還可以在答復(fù)OA1時提醒審查員本申請符合OA2不作為Final OA下發(fā)的條件。
例如，OA1中未對某個權(quán)利要求的可專利性進行評述，例如審查員漏掉了某個權(quán)利要求，那么在這種情況下，申請人可以在答復(fù)OA1時提醒審查員該權(quán)利要求未被審查員考慮，因此下一次OA不應(yīng)作為Final OA下發(fā)；或者雖然審查員在OA1的summary部分提到了拒絕了某個權(quán)利要求，但是在正文部分未對拒絕該權(quán)利要求的理由進行具體論述，這種情況下也可以在答復(fù)OA1時提醒審查員并未針對該權(quán)利要求提供詳細的拒絕理由，因此下一次OA不應(yīng)作為Final OA下發(fā)；或者在OA1時，審查員針對權(quán)利要求的拒絕不是基于現(xiàn)有技術(shù)，例如如上一部分提到的，基于缺乏先行基礎(chǔ)等理由做出的拒絕理由，在答復(fù)OA1時也可以提醒審查員，如果審查員在OA2中基于現(xiàn)有技術(shù)提出了拒絕理由，因為這些拒絕理由不是因應(yīng)申請人的修改做出，因此OA2不應(yīng)作為Final OA下發(fā)。
參考文獻：
【1】Michael E.Kondoudis.Improper Final Rejections and Suggestions for Avoiding Them.