關(guān)于《商標(biāo)法》第十五條第二款的探討
2013-10-22 文/北京市集佳律師事務(wù)所 周丹丹
《商標(biāo)法》第十五條是2001年修改《商標(biāo)法》時(shí)新增加的一條內(nèi)容，規(guī)定：未經(jīng)授權(quán)，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標(biāo)進(jìn)行注冊(cè)，被代理人或者被代表人提出異議的，不予注冊(cè)并禁止使用。
2010年4月，最高人民法院發(fā)布《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》，其第十二條規(guī)定，商標(biāo)代理人、代表人或者經(jīng)銷、代理等銷售代理關(guān)系意義上的代理人、代表人未經(jīng)授權(quán)，以自己的名義將被代理人或者被代表人商標(biāo)進(jìn)行注冊(cè)的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定屬于代理人、代表人搶注被代理人、被代表人商標(biāo)的行為。審判實(shí)踐中，有些搶注行為發(fā)生在代理、代表關(guān)系尚在磋商的階段，即搶注在先，代理、代表關(guān)系形成在后，此時(shí)應(yīng)將其視為代理人、代表人的搶注行為。與上述代理人或者代表人有串通合謀搶注行為的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人，可以視其為代理人或者代表人。對(duì)于串通合謀搶注行為，可以視情況根據(jù)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人與上述代理人或者代表人之間的特定身份關(guān)系等進(jìn)行推定。
將于2014年5月1日施行的新《商標(biāo)法》第十五條增加了第二款的規(guī)定，內(nèi)容為：就同一種商品或者類似商品申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)與他人在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似，申請(qǐng)人與該他人具有前款規(guī)定以外的合同、業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系或者其他關(guān)系而明知該他人商標(biāo)存在，該他人提出異議的，不予注冊(cè)。
筆者認(rèn)為，從上述《商標(biāo)法》第十五條的相關(guān)規(guī)定可見(jiàn)，新《商標(biāo)法》增加的條款對(duì)于“代理人”的含義進(jìn)行了明確的廣義解釋，即做出包含合同、業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系或者其他關(guān)系在內(nèi)；同時(shí)也對(duì)以“在先使用”確定系爭(zhēng)商標(biāo)的權(quán)利歸屬予以確認(rèn)。這種擴(kuò)張適用必將使得《商標(biāo)法》第十五條更具有實(shí)際操作性，也更符合《商標(biāo)法》十五條對(duì)誠(chéng)實(shí)信用原則和信賴?yán)姹Ｗo(hù)的立法本意的貫徹。
司法實(shí)踐中，《商標(biāo)法》第十五條的適用條件是，1）系爭(zhēng)商標(biāo)的權(quán)利屬于被代理人或者被代表人；2）爭(zhēng)議雙方存在代理或者代表關(guān)系；3）系爭(zhēng)商標(biāo)指定使用在與被代理人、被代表人的商標(biāo)使用的商品/服務(wù)相同或者類似的商品/服務(wù)上；4）系爭(zhēng)商標(biāo)與被代理人、被代表人商標(biāo)相同或者近似。其中，有關(guān)系爭(zhēng)商標(biāo)的權(quán)利歸屬及代理關(guān)系的認(rèn)定，是《商標(biāo)法》第十五條適用中的核心問(wèn)題，本文擬通過(guò)新《商標(biāo)法》第十五條第二款的規(guī)定，探討其對(duì)上述兩個(gè)問(wèn)題的理解適用的影響。
一、如何認(rèn)定系爭(zhēng)商標(biāo)的權(quán)利屬于被代理人
實(shí)踐中，如果代理人與被代理人之間在合作期間就商標(biāo)的歸屬?zèng)]有明確的約定，如何判斷一個(gè)存在于代理關(guān)系之中的未注冊(cè)商標(biāo)的權(quán)利歸屬常常是一個(gè)非常困難的問(wèn)題。新《商標(biāo)法》第十五條第二款無(wú)疑為權(quán)利歸屬的認(rèn)定給出了一個(gè)判斷標(biāo)準(zhǔn)，即“在先使用”。系爭(zhēng)商標(biāo)由被代理人在先使用的，可認(rèn)定為被代理人的商標(biāo)。但這又存在一個(gè)“在先使用”的理解問(wèn)題。有的法院在法律適用過(guò)程中，認(rèn)為被代理人必須證明被代理人對(duì)系爭(zhēng)商標(biāo)在中國(guó)境內(nèi)進(jìn)行了實(shí)際使用，才能給予保護(hù)。筆者認(rèn)為，此種理解未免過(guò)于機(jī)械僵化?，F(xiàn)實(shí)情況是，經(jīng)常出現(xiàn)搶注行為發(fā)生在代理關(guān)系磋商階段，或者獨(dú)家經(jīng)銷關(guān)系，被代理人為中國(guó)大陸境外公司，通過(guò)中國(guó)境內(nèi)唯一一個(gè)代理人使用商標(biāo)，代理人搶注，這種情況下，商標(biāo)的使用行為由代理人完成，被代理人根本無(wú)法獲取該系爭(zhēng)商標(biāo)在中國(guó)境內(nèi)的使用證據(jù)。因此，如果將“在先使用”限定為被代理人對(duì)系爭(zhēng)商標(biāo)在中國(guó)境內(nèi)的在先使用，無(wú)疑將無(wú)法保護(hù)上述情形下被代理人的正當(dāng)利益。因此，筆者認(rèn)為，這里的“在先使用”也應(yīng)作廣義理解，應(yīng)當(dāng)包括在中國(guó)大陸地區(qū)以外的其他國(guó)家或者地區(qū)進(jìn)行的商標(biāo)使用行為。這里對(duì)于域外商標(biāo)使用證據(jù)的采信，并非是對(duì)域外商標(biāo)使用行為給予直接保護(hù)，而只是證明系爭(zhēng)商標(biāo)權(quán)利歸屬的客觀事實(shí)。
二、如何認(rèn)定爭(zhēng)議雙方存在代理關(guān)系
根據(jù)新《商標(biāo)法》第十五條第二款的規(guī)定，代理關(guān)系不限于商標(biāo)代理、銷售代理意義上的代理人，還延及合同、業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系或者其他關(guān)系范圍。也就是說(shuō)，只要被代理人能夠舉證證明，系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人與其存在合同、業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系或者其他關(guān)系，從而獲知被代理人的系爭(zhēng)商標(biāo)的，系爭(zhēng)商標(biāo)即不予注冊(cè)。司法實(shí)踐中，存在很多復(fù)雜的情形，如A公司通過(guò)獨(dú)家經(jīng)銷協(xié)議授權(quán)B公司使用系爭(zhēng)商標(biāo)，B公司的法定代表人設(shè)立C公司申請(qǐng)注冊(cè)系爭(zhēng)商標(biāo)，或者A公司與B公司之間存在合同關(guān)系，B公司的員工獲知系爭(zhēng)商標(biāo)后，設(shè)立C公司申請(qǐng)注冊(cè)系爭(zhēng)商標(biāo)等等。有的法院在代理關(guān)系的認(rèn)定中，非常強(qiáng)調(diào)代理關(guān)系只能擴(kuò)大解釋至經(jīng)銷代理等領(lǐng)域的直接代理關(guān)系，而不宜作更大的擴(kuò)張。但筆者認(rèn)為，在上述情形中，A公司與C公司之間顯然不存在直接的代理關(guān)系、合同關(guān)系，如果不認(rèn)定為《商標(biāo)法》第十五條所規(guī)定的代理關(guān)系，那在中國(guó)的現(xiàn)實(shí)條件下，這個(gè)法律規(guī)定還是非常容易規(guī)避的，這將非常不利于保護(hù)被代理人基于信賴關(guān)系的正當(dāng)利益，也非常不利于制止代理人的惡意搶注行為。筆者認(rèn)為，上述情形應(yīng)根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第12條的規(guī)定，推定為代理關(guān)系成立。即C公司與作為代理人的B公司之間存在串通合謀進(jìn)行搶注的行為，C公司可以推定為A公司的代理人。
綜上，筆者認(rèn)為，《商標(biāo)法》第十五條的適用，應(yīng)盡量避免機(jī)械地理解“在先使用”和“代理關(guān)系”，導(dǎo)致真正的搶注行為成為漏網(wǎng)之魚。應(yīng)充分尊重《商標(biāo)法》第十五所體現(xiàn)的誠(chéng)實(shí)信用原則，靈活處理司法實(shí)踐中的各種復(fù)雜情形。新《商標(biāo)法》第十五條第二款的規(guī)定，無(wú)疑將對(duì)未來(lái)有關(guān)代理人搶注的案件產(chǎn)生直接而明確的指導(dǎo)作用。
《商標(biāo)法》第十五條是2001年修改《商標(biāo)法》時(shí)新增加的一條內(nèi)容，規(guī)定：未經(jīng)授權(quán)，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標(biāo)進(jìn)行注冊(cè)，被代理人或者被代表人提出異議的，不予注冊(cè)并禁止使用。
2010年4月，最高人民法院發(fā)布《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》，其第十二條規(guī)定，商標(biāo)代理人、代表人或者經(jīng)銷、代理等銷售代理關(guān)系意義上的代理人、代表人未經(jīng)授權(quán)，以自己的名義將被代理人或者被代表人商標(biāo)進(jìn)行注冊(cè)的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定屬于代理人、代表人搶注被代理人、被代表人商標(biāo)的行為。審判實(shí)踐中，有些搶注行為發(fā)生在代理、代表關(guān)系尚在磋商的階段，即搶注在先，代理、代表關(guān)系形成在后，此時(shí)應(yīng)將其視為代理人、代表人的搶注行為。與上述代理人或者代表人有串通合謀搶注行為的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人，可以視其為代理人或者代表人。對(duì)于串通合謀搶注行為，可以視情況根據(jù)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人與上述代理人或者代表人之間的特定身份關(guān)系等進(jìn)行推定。
將于2014年5月1日施行的新《商標(biāo)法》第十五條增加了第二款的規(guī)定，內(nèi)容為：就同一種商品或者類似商品申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)與他人在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似，申請(qǐng)人與該他人具有前款規(guī)定以外的合同、業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系或者其他關(guān)系而明知該他人商標(biāo)存在，該他人提出異議的，不予注冊(cè)。
筆者認(rèn)為，從上述《商標(biāo)法》第十五條的相關(guān)規(guī)定可見(jiàn)，新《商標(biāo)法》增加的條款對(duì)于“代理人”的含義進(jìn)行了明確的廣義解釋，即做出包含合同、業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系或者其他關(guān)系在內(nèi)；同時(shí)也對(duì)以“在先使用”確定系爭(zhēng)商標(biāo)的權(quán)利歸屬予以確認(rèn)。這種擴(kuò)張適用必將使得《商標(biāo)法》第十五條更具有實(shí)際操作性，也更符合《商標(biāo)法》十五條對(duì)誠(chéng)實(shí)信用原則和信賴?yán)姹Ｗo(hù)的立法本意的貫徹。
司法實(shí)踐中，《商標(biāo)法》第十五條的適用條件是，1）系爭(zhēng)商標(biāo)的權(quán)利屬于被代理人或者被代表人；2）爭(zhēng)議雙方存在代理或者代表關(guān)系；3）系爭(zhēng)商標(biāo)指定使用在與被代理人、被代表人的商標(biāo)使用的商品/服務(wù)相同或者類似的商品/服務(wù)上；4）系爭(zhēng)商標(biāo)與被代理人、被代表人商標(biāo)相同或者近似。其中，有關(guān)系爭(zhēng)商標(biāo)的權(quán)利歸屬及代理關(guān)系的認(rèn)定，是《商標(biāo)法》第十五條適用中的核心問(wèn)題，本文擬通過(guò)新《商標(biāo)法》第十五條第二款的規(guī)定，探討其對(duì)上述兩個(gè)問(wèn)題的理解適用的影響。
一、如何認(rèn)定系爭(zhēng)商標(biāo)的權(quán)利屬于被代理人
實(shí)踐中，如果代理人與被代理人之間在合作期間就商標(biāo)的歸屬?zèng)]有明確的約定，如何判斷一個(gè)存在于代理關(guān)系之中的未注冊(cè)商標(biāo)的權(quán)利歸屬常常是一個(gè)非常困難的問(wèn)題。新《商標(biāo)法》第十五條第二款無(wú)疑為權(quán)利歸屬的認(rèn)定給出了一個(gè)判斷標(biāo)準(zhǔn)，即“在先使用”。系爭(zhēng)商標(biāo)由被代理人在先使用的，可認(rèn)定為被代理人的商標(biāo)。但這又存在一個(gè)“在先使用”的理解問(wèn)題。有的法院在法律適用過(guò)程中，認(rèn)為被代理人必須證明被代理人對(duì)系爭(zhēng)商標(biāo)在中國(guó)境內(nèi)進(jìn)行了實(shí)際使用，才能給予保護(hù)。筆者認(rèn)為，此種理解未免過(guò)于機(jī)械僵化?，F(xiàn)實(shí)情況是，經(jīng)常出現(xiàn)搶注行為發(fā)生在代理關(guān)系磋商階段，或者獨(dú)家經(jīng)銷關(guān)系，被代理人為中國(guó)大陸境外公司，通過(guò)中國(guó)境內(nèi)唯一一個(gè)代理人使用商標(biāo)，代理人搶注，這種情況下，商標(biāo)的使用行為由代理人完成，被代理人根本無(wú)法獲取該系爭(zhēng)商標(biāo)在中國(guó)境內(nèi)的使用證據(jù)。因此，如果將“在先使用”限定為被代理人對(duì)系爭(zhēng)商標(biāo)在中國(guó)境內(nèi)的在先使用，無(wú)疑將無(wú)法保護(hù)上述情形下被代理人的正當(dāng)利益。因此，筆者認(rèn)為，這里的“在先使用”也應(yīng)作廣義理解，應(yīng)當(dāng)包括在中國(guó)大陸地區(qū)以外的其他國(guó)家或者地區(qū)進(jìn)行的商標(biāo)使用行為。這里對(duì)于域外商標(biāo)使用證據(jù)的采信，并非是對(duì)域外商標(biāo)使用行為給予直接保護(hù)，而只是證明系爭(zhēng)商標(biāo)權(quán)利歸屬的客觀事實(shí)。
二、如何認(rèn)定爭(zhēng)議雙方存在代理關(guān)系
根據(jù)新《商標(biāo)法》第十五條第二款的規(guī)定，代理關(guān)系不限于商標(biāo)代理、銷售代理意義上的代理人，還延及合同、業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系或者其他關(guān)系范圍。也就是說(shuō)，只要被代理人能夠舉證證明，系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)人與其存在合同、業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系或者其他關(guān)系，從而獲知被代理人的系爭(zhēng)商標(biāo)的，系爭(zhēng)商標(biāo)即不予注冊(cè)。司法實(shí)踐中，存在很多復(fù)雜的情形，如A公司通過(guò)獨(dú)家經(jīng)銷協(xié)議授權(quán)B公司使用系爭(zhēng)商標(biāo)，B公司的法定代表人設(shè)立C公司申請(qǐng)注冊(cè)系爭(zhēng)商標(biāo)，或者A公司與B公司之間存在合同關(guān)系，B公司的員工獲知系爭(zhēng)商標(biāo)后，設(shè)立C公司申請(qǐng)注冊(cè)系爭(zhēng)商標(biāo)等等。有的法院在代理關(guān)系的認(rèn)定中，非常強(qiáng)調(diào)代理關(guān)系只能擴(kuò)大解釋至經(jīng)銷代理等領(lǐng)域的直接代理關(guān)系，而不宜作更大的擴(kuò)張。但筆者認(rèn)為，在上述情形中，A公司與C公司之間顯然不存在直接的代理關(guān)系、合同關(guān)系，如果不認(rèn)定為《商標(biāo)法》第十五條所規(guī)定的代理關(guān)系，那在中國(guó)的現(xiàn)實(shí)條件下，這個(gè)法律規(guī)定還是非常容易規(guī)避的，這將非常不利于保護(hù)被代理人基于信賴關(guān)系的正當(dāng)利益，也非常不利于制止代理人的惡意搶注行為。筆者認(rèn)為，上述情形應(yīng)根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第12條的規(guī)定，推定為代理關(guān)系成立。即C公司與作為代理人的B公司之間存在串通合謀進(jìn)行搶注的行為，C公司可以推定為A公司的代理人。
綜上，筆者認(rèn)為，《商標(biāo)法》第十五條的適用，應(yīng)盡量避免機(jī)械地理解“在先使用”和“代理關(guān)系”，導(dǎo)致真正的搶注行為成為漏網(wǎng)之魚。應(yīng)充分尊重《商標(biāo)法》第十五所體現(xiàn)的誠(chéng)實(shí)信用原則，靈活處理司法實(shí)踐中的各種復(fù)雜情形。新《商標(biāo)法》第十五條第二款的規(guī)定，無(wú)疑將對(duì)未來(lái)有關(guān)代理人搶注的案件產(chǎn)生直接而明確的指導(dǎo)作用。
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